Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "elpinguino.cl"

En Santiago de Chile, a 2 de marzo del año dos mil cinco.-

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 14 a 16 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 04257 de fecha 10 de noviembre de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "elpinguino.cl", surgido entre don Joaquín Andrés Boilet Huerta, ignoro profesión u oficio, domiciliado en calle Ignacio Serrano 3248, Villa Manuel Rodríguez, comuna de Maipú, Santiago y Grupo Bimbo S.A. de C.V., representada en estos autos por Silva & Cia. Patentes y Maracas Limitada, ambas con domicilio en calle Hendaya número 60, piso 4, comuna de Las Condes. Que por resolución de fecha11 de noviembre de 2004 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del  Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 y 5 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 24 de noviembre de 2004 según consta a fojas 14 a 16  de autos, con asistencia de ambas partes.

 

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Joaquín Andrés Boilet Huerta y Grupo Bimbo S.A. de C.V., representada por el Egresado de Derecho don Ricardo Montero Castillo.

 

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos Grupo Bimbo S.A. de C.V.:

La parte  demandante u opositor de autos Grupo Bimbo S.A. de C.V. funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "elpingüino.cl" a don Joaquín Andrés Boilet Huerta haciendo valer los siguientes fundamentos:

1.- Fundamentos de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 23 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante don Joaquín Andrés Boilet Huerta:

Señala que dentro de plazo Grupo Bimbo S.A. de C.V., solicitó el mismo nombre de dominio CL que don Joaquín Andrés Boilet Huerta, quien lo solicitó con fecha 5 de agosto de 2004. Agrega que en la fase de mediación, ni posteriormente se llegó a acuerdo entre las partes.

2.- Fundamentos de Derecho: Como primer argumento jurídico, Grupo Bimbo S.A. de C.V. señala que es una de las empresas alimenticias más grandes del mundo, con presencia empresarial en los cinco continentes; y que uno de sus productos de mayor venta y por ende posicionado en cada uno de sus mercados es "PINGÜINO", pequeños queques de chocolate con crema en su interior y cuyo nombre coincide plenamente con la solicitud de autos. Señala que el concepto "pingüino" se encuentra registrado como marca comercial para distinguir el producto señalado y contenido en la clase 30 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, en una gran cantidad de países, en los cuales es comercializado desde hace años. Agrega que en Chile el concepto en cuestión se encuentra registrado bajo el Nº 497.579, de fecha 26 de noviembre de 1997, y que si bien es propiedad de Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., Grupo Bimbo S.A. de C.V. es titular de un Contrato de Licencia sobre el referido privilegio industrial. Agrega que con fecha 5 de noviembre de 2004 se dictó sentencia por el Juez Arbitro de NIC Chile, don Chistían Ernst respecto del nombre de dominio "pingüino.cl", en la cual se reconoce que la demandante de autos a conferido fama y notoriedad a la expresión "pingüino" a través de los años y finalmente se le concede el nombre de dominio referido.

Agrega que en el caso de autos el nombre de dominio en conflicto el pingüino.cl, no sólo es "cuasi - idéntico" a pingüino, sino que además constituye una marca famosa y notoria.

Cita también como argumento la demandante el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria muy similar a las marcas y dominios, indudablemente empezaría a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al signo cuyo comercializador en este caso es Grupo Bimbo S.A. de C.V., afectando de esta manera el derecho de propiedad que se tengan sobre signos y respecto de los cuales existen protecciones de rango legal y constitucional.

Agrega además que a parte de la fama, notoriedad mundial y uso extensivo e intensivo que Grupo Bimbo S.A. de C.V. realiza de la expresión "PINGÜINO", más aún en consideración a la naturaleza de su giro, señala que la visibilidad de que hoy goza dicha expresión deriva de la actividad comercial de Grupo Bimbo S.A. de C.V. por lo que le asiste el derecho a capitalizar esta visibilidad que ha construido en torno al concepto, máxime cuando la Internet es un medio por el cual se complementa su actividad.

Finalmente, señala que ante el improbable hecho de que la contraparte obtuviera el nombre de dominio ELPINGUINO.CL, este quedaría en la posición de capitalizar para sí los beneficios del registro marcario del cual Grupo Bimbo S.A. de C.V., que es licenciatario y actual distribuidor y comercializador, lo cual resulta contrario al principio "first use" que inspiro a Jon Postel, cuando creó el sistema de administración de nombres de dominio. Asimismo, señala que dicho acto sería contrario a una serie de disposiciones entre las cuales podemos encontrar el artículo 20 letras e), g) y j) de la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial; los artículos 3, 31 y 33 de la Ley Nº 19.469 sobre Protección de los Derechos del Consumidor; Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Nº425, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, a través de su artículo 6 bis; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio; correspondiente al anexo 1c del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, promulgado por Decreto Nº 16, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995, a través de su artículo 16; artículos 19 Nº 24 y 25 de la Constitución Política de la República.

 

Concluye la parte demandante afirmando que en el caso de autos el principio "first come first served", debe ceder ante la tesis de un mejor derecho al nombre de dominio a favor de Grupo Bimbo S.A. de C.V. reivindicando como fundamento de su mejor derecho su trayectoria en torno a la expresión "PINGÜINO" y la aplicación de ésta en el mundo informático y solicita que le sea asignado el nombre de dominio "elpinguino.cl", a Grupo Bimbo S.A. C.V.   con expresa condena en costas a la parte contraria.

El primer solicitante no contestó la demanda de fojas 23 y siguientes, razón por la cual el Tribunal con fecha 31 de enero de 2004 y en virtud de lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento Arbitral de fojas 14 a 16 y por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándose a las partes con igual fecha por correo electrónico.

 

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

 

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "elpinguino.cl", esto es sí a don Joaquín Andrés Boilet Huerta, primer solicitante, o a Grupo Bimbo S.A. de C.V., segundo solicitante y demandante.

2º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las defensas de derecho de fondo hechas valer por la parte demandante considera que la litis no puede ser resulta por aplicación  del principio procedimental "first come first served", el que por lo tanto no se aplicará.

3° Que la parte demandante Grupo Bimbo S.A. de C.V., a efectos de acreditar un legitimo derecho respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que es licenciatario de la marca comercial "pingüino"  para servicios en clase 30, para Industria de Alimentos, en virtud de contrato de licencia celebrado con Industria de Alimentos Dos en Uno Limitada. Que la calidad de licenciataria de Grupo Bimbo S.A. de C.V. respecto de la marca comercial "PINGUINOS" invocada por el demandante, la acreditó mediante envoltorio de productos PINGUINOS, en cuyo reverso se señala que se comercializan bajo licencia de Grupo Bimbo S.A. de C.V., los que fueron acompañados al proceso con citación, y no fueron objetados por la parte contraria. Además, acompañó al proceso copia simple de fallo de fecha 5 de noviembre de 2004, dictado por el señor Juez Árbitro don Chistían Ernst, el que fue acompañado con citación por el Tribunal y tampoco fue objetado por el primer solicitante. Por tal razón, este sentenciador no puede dejar de considerar, para resolver la litis, que la marca comercial "pingüino", se asocia a la empresa de alimentos Grupo Bimbo S.A. de C.V., como asimismo el producto de que se comercializa con dicha marca comercial y que el primer solicitante no invocó argumento alguno ni rindió pruebas tendientes a acreditar un interés legitimo respecto al nombre de dominio "elpinguino.cl", ni aportó al proceso ninguna  prueba tendiente a acreditar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa.

Además en escrito de fojas 35 de autos, la demandante acompañó como medios de prueba discos compactos, con los avisos publicitarios para televisión de América Latina del producto PINGÜINO. Acompañó también publicidad utilizada en diversos "puntos de venta", tales como ejemplares de las envolturas del producto PINGÜINO, los citados instrumentos probatorios fueron acompañados, con citación al proceso y no objetados por la parte contraria, razón por la cual conforme a lo establecido en los artículos 1702 del Código Civil en relación con el artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, se ha acreditado plenamente él legitimo derecho de la parte opositora en cuanto a ser creador del concepto "PINGÜINO", para el producto alimenticio ya citado, el que tiene relación directa con el nombre de dominio en disputa.

4.- Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que Grupo Bimbo S.A. de C.V., tiene un legitimo derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, según se ha señalado en el considerando anterior y teniendo en especial consideración de que atendida la identidad existente entre el producto alimenticio "PINGUINOS" y el nombre de dominio "elpinguino.cl", se podría incurrir en confusión en los usuarios de la red Internet en cuanto a la identidad del producto y el sitio Web que eventualmente existiera para otra clase de actividades distintas a la que desarrolla la parte demandante.

 

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad, asignar el nombre de dominio "elpinguino.cl", a Grupo Bimbo S.A.de C.V.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada  y  a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como Testigos a los abogados Morris Farachi Parodi y a don Francisco José Aguayo Bahamondes, quienes autorizan la presente sentencia y firman conjuntamente con el suscrito.

 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Árbitro Arbitrador

Morris Farachi Parodi

 

 

Francisco José Aguayo Bahamondes