Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "emrsn.cl"

Santiago, a 22 de Septiembre de 2004.

MAT: Asignación de nombre de dominio "emrsn.cl".

Antecedentes:

1)                  El día 12 de Octubre de 2001 se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF01082 denominada "Arbitraje dominio "emrsn.cl", con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio "emrsn.cl" presentadas por 1) EMERSON ELECTRIC (US) HOLDING CORPORATION (CHILE) LTDA.; y 2) EMERSON RADIO CORPORATION.

2)                  Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

3)                  El día 29 de Noviembre de 2001 se verificó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de doña Bernardita Torres Arrau, en representación de EMERSON RADIO CORPORATION; y de doña Carola Canelo Figueroa, en representación de EMERSON ELECTRIC (US) HOLDING CORPORATION (CHILE) LTDA. La conciliación no se llevó a efecto y se fijó el procedimiento a seguir, salvo en lo que respecta a la presentación de las respectivas demandas, ya que las partes solicitaron un plazo suficiente para tratar de llegar a un acuerdo.

4)                  Con fecha 25 de Abril de 2003 se citó a las partes a una segunda audiencia, fijada para el día 27 de Mayo de 2003, a fin de fijar el procedimiento de presentación de demandas.

5)                  Con fecha 27 de Mayo de 2003 se llevó a efecto la audiencia citada, a la cual asistieron ambas partes, debidamente representadas. Se fijó el procedimiento para presentar las respectivas demandas, en vista de que las partes no pudieron alcanzar el acuerdo que buscaron durante los meses previos.

6)                  Con fecha 25 de Junio de 2003 EMERSON ELECTRIC (US) HOLDING CORPORATION (CHILE) LTDA. presentó su demanda y con la misma fecha EMERSON RADIO CORPORATION presentó la suya.

7)                  Con fecha 23 de Octubre de 2003 cada parte fue notificada de la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por la contraparte, concediéndose traslado por el término de 20 días hábiles.

8)                  Con fecha 20 de Noviembre de 2003 EMERSON RADIO CORPORATION contestó la demanda presentada por la contraparte. EMERSON ELECTRIC (US) HOLDING CORPORATION (CHILE) LTDA. lo hizo con la misma fecha.

9)                  Con fecha 27 de Mayo de 2004 EMERSON RADIO CORPORATION solicitó se citara a las partes a oír sentencia.

10)              Con fecha 28 de Julio de 2004 se tuvo por evacuado el traslado conferido a cada parte y se acompañaron documentos, con citación. Una vez vencido el plazo de la citación, la causa quedó en estado de ser fallada de acuerdo al procedimiento fijado por las partes.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

1.                  EMERSON ELECTRIC (US) HOLDING CORPORATION (CHILE) LTDA., en su escrito de demanda, expone como fundamentos los siguientes: a) Es una empresa eléctrica multinacional que tiene más de 100 años, con presencia en Chile desde hace más de dos décadas; b) Posee registros marcarios para la expresión EMERSON o similar, en distintas clases; c) Es titular del nombre de domino emersonelectric.cl; d) Solicitó primero el nombre de dominio en disputa; e) Tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

2.                  EMERSON RADIO CORPORATION, en su escrito de demanda, expone como fundamentos los siguientes: a) Es una empresa electrónica multinacional con más de 50 años de existencia y ha utilizado la marca EMERSON por casi 100 años; b) La marca EMERSON corresponde a su house mark; c) Tiene registrada la marca EMERSON en diversas clases, tanto en Chile como en el extranjero; d) Es titular del nombre de dominio emerson.cl; e) Posee fama y buen nombre en el mercado, que podría beneficiar indebidamente a la contraparte; f) Corresponde a su razón social; g) La solicitud de la contraparte es un acto de mala fe.

3.                  Al evacuar el traslado, EMERSON RADIO CORPORATION hace algunas precisiones sobre la afirmaciones contenidas en la demanda de la contraparte y acompaña nueva documentación probatoria relativa a registros marcarios.

4.                  Se da por reproducida en esta sentencia toda la documentación probatoria aportada por las partes.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (EMERSON ELECTRIC (US) HOLDING CORPORATION (CHILE) LTDA.), que solicitó primero el nombre de dominio "emrsn.cl", y un segundo solicitante (EMERSON RADIO CORPORATION), que solicitó el mismo nombre con posterioridad, pero que alega tener un mejor derecho sobre el nombre.

Ambas partes han reconocido que la expresión EMRSN es una variante de EMERSON. Ambos solicitantes han acreditado el uso que han hecho del nombre EMERSON en sus diversas razones sociales, bajo diversas variantes, desde hace numerosas décadas y desde mucho antes que existiera Internet. De este modo, el interés legítimo que asiste a ambas partes para usar el nombre de dominio en disputa en los términos del Reglamento para el Registro de Nombres de Dominio de Nic Chile y de acuerdo a lo previsto por el artículo 8 del Convenio de Paris (*), por estar presente la partícula EMRSN, muy similar a EMERSON, desde hace décadas en sus diversas razones sociales, basta a este árbitro para decidir el presente caso, atendida la evidente antigüedad en el mercado de ambos solicitantes y de sus correspondientes razones sociales que incluyen la denominación EMERSON, muy similar a EMRSN, sin que sea necesario entrar en otras consideraciones secundarias.

En consideración a lo anterior, lo determinante para resolver esta disputa es determinar quién solicitó primero el nombre de dominio, ya que el interés legítimo de ambos para pedirlo surge en forma previa a la creación de IANA y de Nic Chile, previa al correspondiente ccTLD.cl, a lo que se suma el hecho que el nombre de dominio en disputa estuvo disponible para las partes por muchos años, antes de que ellas decidieran protegerlo en forma exclusiva. Por lo tanto, corresponde privilegiar al solicitante más diligente y aplicar el principio first come first served, por las razones expuestas anteriormente.

Decisión del Asunto Controvertido:

-           Acéptase a registro la solicitud presentada en primer lugar para el nombre de dominio "emrsn.cl", por EMERSON ELECTRIC (US) HOLDING CORPORATION (CHILE) LTDA., y asígnase a éste el nombre de dominio pedido.

-           Recházase la solicitud presentada por el segundo solicitante, EMERSON RADIO CORPORATION. Cada parte pagará sus costas.

 

 

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

Devuélvase a las partes la documentación probatoria acompañada durante el proceso.

 

 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Luis Felipe Claro Swinburn.

 

 

Notas:
(*): Artículo 8: El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.