Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/normativa/fallos.html

ARBITRAJE:  ESCAPE.CL

En Santiago a 19 de Noviembre del 2001, Gabriela Paiva Hantke, Juez Arbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio escape.cl viene en dictar la presente resolución.

Comparecen en autos Financial Software S.A representada para estos efectos por Don Luitzen Beiboer, contacto administrativo, para estos efectos domiciliados en La Pastora 181, Dpto.161, Las Condes, y por la otra don Onias Gabriel Farías, representado por don Jorge Garay Pérez, Estudio Harnecker, ambos domiciliados para estos efectos en Av. 11 de Septiembre 1480, oficina 101, piso 10 de la comuna de Providencia, Oficina 625, Santiago, partes que se diputan el nombre de dominio escape.cl.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29 de junio del 2.000, se recibió en mi oficina la carpeta Nic 223/2.000 en la cual según Reglamentación de NIC Chile, se me proponía como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido, conflicto iniciado y a resolver de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la  solución del conflicto mediante el pronunciamiento de un árbitro en calidad de arbitrador, y entre otros la renuncia de recursos procesales por las partes.

2- Con fecha 10 de Junio de 2000 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de Nic Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y  notificó a las partes por dicho medio, y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 24 de Julio del 2000, a las 12:00 hrs., todo lo cual consta en autos.

3.- Que con fecha 24 de Julio del 2000 se suspendió el comparendo por imposibilidad del árbitro, fijándose como nueva fecha el día 1º de Agosto del 2000 a las 12:00 hrs.

4.- Que, con fecha 01 de Agosto del año 2000 se llevó a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de don Luitzen Beiboer, contacto administrativo, en representación de Financial Software S.A., y de Don Jorge Garay Pérez, Estudio Harnecker en representación de Onias Gabriel Farias, quien acompañó su poder para representar a su mandante. En dicha  oportunidad, explorada la conciliación, ésta no se produjo por lo cual se hizo necesario continuar con el procedimiento arbitral.

5.- En esa ocasión se levantó acta y se fijaron las reglas del procedimiento de acuerdo a lo previsto en la Reglamentación de Nic Chile

6.- Que con fecha 22 de Agosto del 2000 don Jorge Garay Pérez, en representación de

Onías Gabriel Farías presentó un escrito solicitando una prórroga de 15 días hábiles para presentar sus argumentos fundantes y pruebas de su solicitud y acompañando comprobante de la boleta de depósito que pagó los honorarios periciales.

7.- De acuerdo al procedimiento fijado en autos, con fecha 22 de Agosto del 2000, Financial Software S.A., representada por don Luitzen Beiboer  presentó, dentro de plazo, su  demanda y argumentos sobre su mejor derecho al nombre escape.cl. El poder para representar a Financial Software S.A. se encuentra depositado en la Oficina del árbitro.

8-  Que ambas partes dentro de plazo, depositaron en la Cuenta Corriente de Siemi Limitada los honorarios arbitrales fijados por el procedimiento. Que se acordó por las partes que las notificaciones se puedan practicar por e-mail o por fax durante el procedimiento.

9.- Que, por resolución de fecha 29 de Agosto del 2000 se tuvo por presentada la demanda arbitral  de don Luitzen Beiboer y se tuvieron por acompañados los documentos indicados en ella.

10.- Que, por resolución de fecha 29 de Agosto del 2000 se otorgó la prórroga de 15 días hábiles solicitada por don Jorge Garay Pérez, en representación de don Onias Gabriel Farías y se tuvo por acompañado el comprobante de pago de los honorarios arbitrales con citación.

11.- Que, con fecha 05 de septiembre del 2000, don Jorge Garay Pérez, en representación de don Onias Gabriel Farías, presentó, dentro de plazo, su  demanda y argumentos sobre su mejor derecho al nombre escape.cl.

12- Que dicha demanda se tuvo por presentada con fecha 6 de septiembre del 2.000. Que de acuerdo a las reglas fijadas vencido el término para presentar argumentos y pruebas se inició un término de 10 días hábiles para observaciones y comentarios al escrito y pruebas, y que ninguna de las partes efectuó presentaciones en ese sentido.

13- Que con fecha 5 de Diciembre del 2.000 se citó a las partes a oir sentencia y se notificó dicha resolución por fax a las partes con fecha 6 y 7 de diciembre de ese año respectivamente.

14- con fecha 17 de Agosto don Jorge Garay Pérez en representación de don Onías Gabrieal Farías solicitó se dicte sentencia por encontrarse la causa en estado de fallo. Que en este acto se provee dicho escrito en el sentido que se accede a lo solicitado y se dicta sentencia.

15.- Que los argumentos sostenidos por Financial Software S.A., representada por don Luitzen Beiboer se resumen en los siguientes:

a)  Haber solicitado el dominio con anterioridad a la contraparte.

Una revisión a nivel nacional de todos los dominios de tipo "escape.cl", según documento acompañado a la demanda arbitral revela que no figura la demandada en otro dominio.

Acompaña para este efecto la fotocopia de la búsqueda de los dominios de tipo "escape.cl"

b) Ser la expresión "escape" de carácter genérico.

Al efecto el solicitante acompaña los siguientes documentos:

i) Fotocopia de la página donde aparece la definición de la palabra "escape" en el "Diccionario General de la Lengua Española VOX".

ii) Fotocopia de las páginas donde aparecen las definiciones de la palabra "escape" en el Diccionario en línea "Cambridge International Dictionary of English".

c) Haber solicitado el dominio de buena fe.

Esto debido a que el nombre de dominio solicitado no es una marca de un producto o servicio conocido, ni un nombre por el cual la contraparte sea reconocida.

Además, señala tener intención de desarrollar una página web bajo el nombre escape.cl que en nada crearía confusión con el nombre de la sociedad de la contraria. Y que la contraria no tenía interés en el nombre sino que sólo se habría interesado debido a la solicitud presentada por él.

16.- Que los argumentos señalados por don Onias Gabriel Farías, representado por don Jorge Garay Pérez, se resumen en los siguientes:

a) Tener inscrita como marca "ESCAPE" en la clase 16, actual registro Nº 438.579, con lo que se establecería que su interés por la expresión "escape" no es nueva.

Para esto acompaña copias de los registros Nº 292.845 y 438.579 correspondientes a la marca "ESCAPE" en clase 16.

b) Que el giro de la sociedad Librería Gran Palace, uno de cuyos socios es don Onias Gabriel Farías, es precisamente la comercialización de productos de la clase 16 con la marca ESCAPE.

Al efecto, se acompaña copia de la escritura de constitución de la sociedad, como asimismo de su extracto.

c) Que dado el avance del comercio electrónico don Onias Gabriel Farías se encuentra analizando la posibilidad d expandir la comercialización de estos productos a través de internet.

d) Que estima que la contraparte no tiene una intención real de utilizar el dominio "escape.cl" al menos a corto plazo, dado que éste ha solicitado numerosos dominios, los cuales según su opinión se encuentran actualmente en espera de ser utilizados o incluso vendidos a un tercero, desvirtuando así el verdadero objetivo que un nombre de dominio tiene, cual es que lo  use quien lo solicita como dirección web.

e) Que por la anterior circunstancia se han adelantado a solicitar como dominio "escape.cl" para defenderse de quienes según él quieren especular a través de estas solicitudes cuyo futuro como páginas web es absolutamente incierto.

f) Que, a la luz de la legislación marcaria, la expresión "escape" no es genérica para producto o servicio alguno.

g) Que por lo anterior ha solicitado el dominio "escape.cl" dado que hoy día se encuentra en condiciones de comercializar sus productos a través de internet y, por lo tanto, hacer uso efectivo del dominio en cuestión.

h) Que, en caso que se asigne el dominio a la contraparte, solicita, en subsidio, que ésta se comprometa a excluir de dicho sitio la comercialización de todos productos de la clase 16.

17.- Que, con fecha 5 de diciembre del año 2000 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

1) Las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que como fundamento para resolver este proceso el árbitro debe considerar el artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile que dispone que será responsabilidad del solicitante que la solicitud no contrarie las normas vigentes, los principios de la leal competencia, y no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros,.

3) Que el segundo solicitante es quien origina la controversia y el procedimiento arbitral al presentar su solicitud competitiva, y que en sus argumentos y pruebas de mejor derecho alega ser titular de una marca en clase 16. Es decir, en otras palabras sostiene que su marca registrada en clase 16 es el título que le otorgaría su mejor derecho y obtener el dominio para sí, entre otros argumentos.

4) Que de acuerdo al principio de la especialidad marcaria la exclusividad que a el se le ha conferido sobre la expresión ESCAPE, su marca registrada alcanza precisamente y justamente a los productos de la clase 16.

5) Que en el caso de un nombre de dominio en Internet, este puede ser usado en alguno o varios de los rubros de 42 clases que en el ámbito marcario se han establecido separadamente.

6) Que por lo anterior no resulta equitativo a juicio de este árbitro expandir dicha protección marcaria a un ámbito mayor que el que le pertenece, lo cual se realizaría si se le otorgara el nombre de dominio basándose solamente en el registro marcario exhibido. Que a mayor abundamiento al respecto y según lo que es común en el ámbito marcario es de común ocurrencia que en otras clases distintas de la 16 la expresión ESCAPE constituya una marca registrada por terceros. Sin embargo, cabe señalar la diligencia con que actuó el titular del registro clase 16 a fin de resguardar sus derechos alegados sobre el nombre.

7) Que a mayor abundamiento, tampoco se logró acreditar por parte del segundo solicitante el hecho de ser reconocido en el mercado por el nombre ESCAPE o bien tratarse de una marca de una fama más allá de la clase involucrada o de que el público efectivamente reconociera y esperara encontrar en la Internet bajo el nombre en disputa lo prductos del titular de la marca.

8) Que en cuanto a la argumentación del primer solicitante de ser la expresión ESCAPE una palabra genérica por aparecer en el diccionario, ello no significa que por este hecho no puedan existir derechos exclusivos sobre dicha palabra, como el derecho de una marca comercial, en aquellas categorías del clasificador marcario en las cuales dicha expresión resulte distintiva.

9) Que sí el hecho de ser la expresión ESCAPE un tecla o función del teclado para uso computacional, en atención a tratarse de Internet, un campo en el cual la computación e informática son un componente inseparable, resulta un argumento atendible en el sentido de que no existiría de parte del primer solicitante la voluntad de vulnerar un derecho marcario adquirido por el segundo solicitante.

10 ) Que por las razones señaladas, a criterio del árbitro que resuelve, los argumentos del segundo solicitante no resultan de una fuerza tal que frente a las circunstancias descritas de la cobertura marcaria en clase 16 y otros, sean suficientes para otorgar el dominio al segundo solicitante.

11) Que si cabe considerar para resolver en autos la petición de compromiso que en subsidio ha formulado el segundo solicitante y es que en caso que se asigne el dominio al primer solicitante se comprometa a excluir de dicho sitio la comercialización de todos productos de la clase  16.

12) Que en su escrito de demanda arbitral el primer solicitante asevera y establece que utilizará el dominio sin crear confusión con el nombre de la sociedad demandante con lo cual expresa su voluntad al respecto, no obstante señalar el nombre de la sociedad demandante lo que expresa con amplitud es su voluntad de no crear confusiones en la utilización del sitio a futuro, a mayor abundamiento puesto que justamente alude el primer solicitante a su buena fe en la petición del dominio. Que en ese sentido existe un acuerdo de voluntades expresado en autos  en el sentido que el segundo solicitante pide el compromiso del primero de no usar el nombre para productos clase 16 y el primero que manifiesta su voluntad de no crear confusión. Que justamente atendido el asunto debatido en autos,  la forma de no crear confusión consiste en abstenerse de usar el nombre para productos clase 16 , de acuerdo a lo solicitado por el segundo solicitante. Que por lo demás le asisten en ese ámbito al segundo solicitante derechos otorgados por la ley 19.039 que podría usar según sean las circunstancias.

Se da lugar a los argumentos señalados por la parte de FINANCIAL SOFTWARE, primer solicitante en autos y se rechaza la petición del segundo solicitante en el sentido de otorgársele a él el dominio. Se tiene como fruto del proceso y de las expresiones vertidas por las partes  un acuerdo o compromiso en la forma expresada respecto del uso que el primer solicitante hará del nombre de dominio. Este acuerdo o compromiso que emana de las expresiones vertidas en autos por el primer solicitante, así como de la petición subsidiaria efectuada por el segundo,  en la esencia es el compromiso del primer solicitante de no crear confusión entendido esto como la abstención de uso del nombre ESCAPE.CL en productos de la clase 16, de acuerdo a lo señalado por el segundo solicitante, es de responsabilidad de las partes. Este compromiso debe entenderse en tanto el primer solicitante sea titular del dominio,  sus cesionarios o herederos a cualquier título, a quienes adquieran de ellos a cualquier título el dominio en disputa y a las renovaciones que se puedan efectuar de este ya sea por el primer solicitante o por las personas mencionada. Lo anterior mientras se encuentre en vigencia el registro de marca ESCAPE clase 16 citado o sus renovaciones. Materia que tal como se indica es de responsabilidad de las partes.

En mérito de las consideraciones precedentes, SE RESUELVE::

Se asigna el dominio ESCAPE.CL al primer solicitante FINANCIAL SOFTWARE S.A.

Notifíquese a las partes o sus representantes por carta certificada:

1-Sr. Luitzen Aant Beiboer por FINANCIAL SOFTWARE S.A . La Pastora 181, Dpto. 161, Las Condes, Santiago.

2- Sr. Jorge Garay Pérez por don ONÍAS GABRIEL FARÍAS, Av. 11 de Septiembre 1480, piso 14, Providencia , Santiago

3- NIC CHILE.

(SIN PERJUICIO DE LA NOTIFICACIÓN POR FACILIDAD PARA LAS PARTES PODRÁ EL ÁRBITRO ENVIAR POR E-MAIL COPIA DE LA SENTENCIA A LAS PARTES Y NIC CHILE.)

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Arbitro Arbitrador

Gabriela Paiva Hantke.