NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio "faber.cl"



ARBITRAJE:FABER.CL


En Santiago a  25 de Septiembre del 2002, Gabriela Paiva Hantke, Juez Arbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio faber.cl viene en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile he asumido.

Comparecen en autos por una parte A.W. Faber- Castell Germany, representado por el abogado del Estudio Sargent & Krahn doña Carmen Paz Alvarez, para estos efectos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 13, Comuna de Las Condes, Santiago, y por la otra Faber S.P.A, representado por el Estudio Beuchat, Barros & Pfenninger, para estos efectos domiciliados en Europa 2035, Comuna de Providencia, Santiago, partes que se disputan el nombre de dominio faber.cl.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29 de Enero de 2001, se recibió en mi oficina la carpeta Oficio No NIC 782 en la cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación de un árbitro arbitrador, y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2- Con fecha 05 de Febrero de 2001 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de Nic Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes por dicho medio, y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 28 de Febrero de 2001, a las 12:00 hrs., todo lo cual consta en autos.

3.- Con fecha 28 de Febrero de 2001 se llevó a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de doña Carmen Paz Alvarez, abogado, en representación de A.W. Faber-Castell Germany y con la asistencia de don Felipe Vinagre, abogado en representación de Faber S.P.A.

4.- En dicha oportunidad, explorada la posibilidad de una conciliación, ésta no se produce, razón por la cual el árbitro levantó un acta y se fijaron las reglas del procedimiento de acuerdo a lo previsto en la Reglamentación de Nic Chile. En esa oportunidad, los poderes de ambos abogados se tuvieron por presentados y por autorizados.

5.- Que con fecha 21 de Marzo de 2001, doña Carmen Paz Alvarez, en representación de A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung presentó dentro de plazo demanda arbitral por asignación de nombre de dominio conteniendo sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho al dominio faber.cl.

6.- Que con la misma fecha 21 de Marzo de 2001, doña Cristina Errázuriz Tortorelli, abogado, por Faber S.P.A., de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de autos, solicitó una  prórroga de 15 días más para presentar argumentos y pruebas en relación a los derechos de su mandante sobre el dominio en disputa.

7.- Que con fecha 04 de Abril de 2001 se resolvió otorgar una prórroga por 15 días hábiles más a contar de la notificación de la resolución, y se tuvo por acompañada boleta bancaria de consignación por la suma de $250.000.-. En esa misma resolución, se tuvo por presentada demanda arbitral de la parte de A.W. Faber Castell Germany, se tuvo por acompañados con citación los documentos ofrecidos y se tuvo por acompañada boleta bancaria de consignación por la suma de $250.000.- respecto de esa parte.

8.- Que con fecha 24 de Abril de 2001 don Felipe Vinagre Larraín, en representación de Faber S.P.A., presentó, dentro de plazo, sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho al dominio en disputa faber.cl.

9.- Que por resolución de fecha 13 de Noviembre de 2001, se tuvo por interpuesta dentro de plazo, la demanda arbitral de la parte de Faber S.P.A., se tuvo por acompañados, con citación, los documentos ofrecidos en ella y se tuvieron por pagados los honorarios arbitrales respecto de esa parte. En esa misma resolución, se tuvo por cerrado el plazo para que las partes presentaran sus argumentos y pruebas respecto a sus derechos  sobre el dominio en disputa, y se abrió a partir de la notificación de la resolución, el plazo de 10 días hábiles para que cada parte presente sus observaciones y comentarios a los escritos y  pruebas presentados.

10.- Que con fecha 22 de Noviembre de 2001 y estando dentro de plazo, doña Carmen Paz Alvarez, en representación de A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung, presentó mediante un Téngase Presente sus observaciones a las defensas presentadas y a la prueba rendida por don Felipe Vinagre Larraín en representación de Faber S.P.A. acompañando nueva documentación, con citación.

11.- Que por resolución de fecha 28 de Noviembre de 2001, se tuvo presente los argumentos expuestos por esa parte y por acompañados con citación, los documentos ofrecidos en ella. En esa misma resolución, en mérito de autos y del estado del proceso, ce citó a las partes a oir sentencia.

12.- Que con fecha 09 de Enero de 2002, doña Carmen Paz Alvarez, en representación de A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung, presentó escrito Téngase Presente, el cual se tuvo presente por resolución de fecha 14 de Enero de 2002.

13.- Que con fecha 25 de Enero de 2002, doña Cristina Errázuriz Tortorelli, en representación de Faber S.P.A., presentó por su parte escrito Se Tenga Presente, a lo que se resolvió con fecha 29 de Enero de 2002, que estando la causa en estado de sentencia, solamente se tienen por archivado en autos.

14.- Que los argumentos sostenidos por A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung, representada por doña Carmen Paz Alvarez se resumen en los siguientes:

a)"Orígenes de Faber-Castell". Señala que Faber-Castell data desde el año 1761 cuando Kaspar Faber fabrica los primeros lápices. En este sentido, agrega que el nombre de dominio "faber.cl" corresponde al nombre de los socios fundadores, Kaspar Faber y Lothar Von Faber, por lo que existiría una creación intelectual que data del siglo XVIII.
Al efecto acompaña los siguientes documentos:
i. Diverso material publicitario consistente en poster publicitario de lápices de colores; folleto publicitario "Faber -Castell, Form & Function" que presenta nuevos productos con nuevos materiales y usos; catálogo "Faber-Castell since 1971-1999/2000 de todos los productos de su mandante, donde consta la historia de la empresa y direcciones en el mundo, folleto de lanzamiento de un producto nuevo denominado "Faber-Castell since 1971, el único marcador fluorescente que se rellena automáticamente; folleto publicitario de artículos propios de los artistas, tizas, carbones y lápices de grafito y accesorios denominado "Faber-Castell since 1971, Pitt Monochrome"; folleto publicitario de lápices pastel entre otros, denominado "Daber-Castell since 1971, Lápices Pastel Pitt"; folleto individual publicitario de un nuevo producto Faber-Castell; folleto publicitario del nuevo lápiz del año 2001.

b) Su mandante es conocida internacionalmente como FABER-CASTELL o simplemente FABER. Señala que este conocimiento es fruto del reconocimiento y prestigio por la calidad de sus productos desde hace muchos años.

c)Solicitudes anexas faber-castell.cl  y fabercastell.cl. Agrega que con el objeto de publicitar y comercializar sus productos, así como de dar una adecuada protección a sus nombres de dominio, marcas comerciales y razón social, como asimismo porque la expresión FABER es también la forma habitual en que se identifican los productos de su mandante solicitó el mismo día 04 de Julio de 2000 los nombres de dominio faber.cl, faber-castell.cl y fabercastell.cl. AL respecto, señala que el elemento idiomático CASTELL no es fácil de pronunciar por lo tanto es difícil digitar  por el usuario chileno en la red, el cual tiende a buscar una palabra corta y precisa que se identifique plenamente con el producto, en este caso FABER. Agrega que si el nombre de dominio faber.cl se le adjudicara a Faber S.P.A., sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio web, se encontrarán con información de otra compañía lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante, pues serían clientes de su representada los que ingresarían a dicha página y además produciría confusión en los usuarios de Internet, puesto que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares.
Al efecto acompaña los siguientes documentos:
i. 2 impresos computacionales de la página de Nic Chile donde consta que su mandante es titular de los nombres de dominio fabercastell.cl y faber-castell.cl de fecha 04 de Julio de 2000.

d) Teoría del Medio. Señala que en ningún caso la solicitud de su mandante afecta los productos protegidos por el registro marcario de la oponente ya que tienen ámbitos operacionales y canales de distribución distintos.
Al efecto acompaña los siguientes documentos:
i. Copia de texto denominado "Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile" donde se explica la teoría del Medio.
ii. Copia de sentencia por el dominio "lasbrisas.cl"

e) Criterio del primer solicitante o "first to file system". Señala que su mandante solicitó el nombre de dominio con fecha 04 de Julio de 2000, en tanto que Faber S.P.A. lo solicitó con fecha 19 de Julio de 2000, por tanto su mandante tendría una prioridad, respaldada por el hecho que su mandante al solicitar el nombre de dominio "faber.cl" respetó las normas indicadas en el artículo 14 de la reglamentación, ya que no contrarió las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil ni tampoco contrarió derechos válidamente adquiridos por terceros.

f) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Señala que en el derecho comparado y en los últimos años en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, puesto que ambos compartirían un sinnúmero de aspectos, así como un rol fuadamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Por lo anterior agrega, los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio. De esta manera, la abogado enumera los registros de su mandante los cuales son: Registro No. 416.653 A.W. FABER clase 39; Registro No. 416.654 A.W. FABER, Establecimiento Industrial, clase 16; Registro No. 416.690 A.W. FABER, Establecimiento Comercial, clase 16; Registro No. 429.361 A.W. FABER GOLDFABER, mixta, clase 16; Registro No. 469.894 FABER-CASTELL, mixta, clase 16; Registro No. 500.894 FABER-CASTELL, clase 16; Registro No. 515.486 JOHANN FABER, mixta, clase 16; Registro No. 548.822 A.W. FABER-FIX, clase 16; Registro No. 530.844 A.W. FABER, clase 16. Agrega que estos registros, los que corresponden a renovaciones de registros marcarios solicitados con anterioridad, tienen en común la expresión FABER, por lo cual evidentemente prosigue, sería más fácil para el usuario recordar a su mandante mediante el dominio faber.cl, más que la palabra FABER acompañada de otra expresión.
Al efecto acompaña los siguientes documentos:
i. Copia de los siguientes registros: No. 416.654 A.W. Faber; 416.655 A.W. FABER; 429.361 A.W. FABER GOLDFABER; No. 469.894 FABER-CASTELL; 500.894 FABER-CASTELL; 515.486 JOHAN FABER; 548.822 A.W. FABER-FIX; 530.844 A.W. FABER.

g) Criterio del Uso del Signo Pedido. Señala que también se ha venido aplicando el criterio que efectúa una inmediata y lógica relación  entre los nombres de dominio y el uso, fama y notoriedad de un nombre o razón social. En este orden de cosas agrega que el Convenio de París en su artículo 8o. establece que "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio" Esto es agrega, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial, teniendo la norma citada del Convenio plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tiene el rango de Ley. Asimismo, señala, el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombre de Dominio CL establece que por el sólo hecho " que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación" es una circunstancia que servirá para evidenciar y demostrar que "el asignatario del  dominio afectado no ha actuado de mala fe". Llevando este principio al caso concreto, sería evidente que nuestra legislación ampara los casos de nombre de dominio en que sus titulares, a pesar de no tener marcas registradas, y que no es el caso, le han dado fama al signo en controversia.

h) Criterio del Mejor Derecho. Señala que su representada solicitó el nombre de dominio "faber.cl" desde el momento que cuenta con innumerables registros marcarios que ha usado en nuestro país. Asimismo, prosigue, habría que destacar que el nombre de dominio "faber.cl" es de gran importancia ya que en el mundo real su mandante es conocido simplemente como FABER y cuenta con registros marcarios que no se pueden modificar, porque de hacerlo  le causaría grandes  perjuicios, y que la única manera de hacerlo constar en el mundo virtual es mediante los nombres de dominio. Agrega que hay que añadir que su mandante es el primer solicitante y está actuando con absoluta buena fe, mientras que por otro lado Faber S.P.A. ya cuenta con el nombre de dominio "faberspa.cl", por lo cual de ninguna manera su mandante le estaría impidiendo publicitar y comercializar sus productos y/o servicios.
Al efecto, acompaña los siguientes documentos:
i. Impreso computacional de la página de Nic Chile donde consta Faber S.P.A. como titular del nombre de dominio faberspa.cl de fecha 19 de Julio de 2000.

i) Criterio del Creador Intelectual. Señala que la expresión FABER corresponde a los nombres de los creadores de la famosa empresa de lápices , Kasper Faber y Lothar von Faber, es parte de la razón social de su mandante A.W. FABER-CASTELL UNTERNEHMENSVERWALTUNG y asimismo corresponde a 8 registros marcarios de su representada.

15.- Que los argumentos sostenidos por Faber S.P.A., representada por don Felipe Vinagre Larraín, se pueden resumir en los siguientes:

  1. Registro de la marca FABER a nombre de Faber S.P.A. Señala que Faber S.P.A. es una empresa italiana dedicada hace más de cuarenta y cinco años a la fabricación y comercialización de productos de la clase 07 y 11 del Clasificador. Agrega que Faber S.P.A. es la verdadera creadora y dueña de l a marca comercial FABER, nombre idéntico al de su razón social, que se encuentra registrada en varios países, entre los cuales están Italia, Alemania, Benelux, Egypto, España, Francia, Portugal, Suiza, Indonesia, Estados Unidos, Turquía, Canadá, Brasil, Gran Bretaña, Nueva Zelandia, Malasia, Korea, Hong Kong, Japón, China y Chile. Señala que en Chile tienen registrada en forma exclusiva la marca FABER, con el No. 409.184 para distinguir productos de las clases 07 y 11 concedida el 13 de Julio de 1993. Agrega que a lo largo de su existencia, ha promocionado, comercializado y exportado sus productos con el nombre FABER, siendo el elemento más distintivo y característico de la marca, razón por la cual existe una estrecha relación entre la palabra FABER, a solas, y los productos que ella distingue. Agrega que actualmente, el uso de las marcas ya no se limita al envase de un producto o a la publicidad mediante letreros, o  publicidad escrita, radiada o televisada, sino que se proyecta a un nuevo mundo y cada vez más masivo e importante como es el Internet, por lo que se hace cada vez más necesario proteger las marcas conocidas, tal cual ellas son promocionadas y publicitadas al público.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

  1. Una copia o certificado de registro para la marca FABER en los siguientes países: Italia, Registro Internacional de la Propiedad Intelectual (Alemania, Benelux, Egypto, España, Francia, Portugal y Suiza), Indonesia, Estados Unidos de América, Turquía, Canadá, Brasil, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Nueva Zelandia, Malasia, Korea, Hong Kong, Japón, China, Chile y solicitudes en trámite para la extensión del uso de la marca FABER en los territorios de Ucrania y la federación Rusa.
  2. Catálogo titulado FABER y FLAMINIA, que contiene la historia del Establecimiento Comercial e Industrial denominado FABER, una explicación sobre el grupo económico que sostiene esta empresa y sobre las investigaciones científicas que se han realizado para incorporar tecnología de vanguardia en los productos de marca FABER.
  3. Catálogo titulado FABER que contiene una completa descripción sobre máquinas de cocina y, en general, sobre aparatos de calefacción, extractores de aire y ventilación.
  4. Abuso del derecho sobre la marca FABER-CASTELL. Señala que las partes en esta causa son comerciantes que operan en rubros distintos y sus marcas registradas distinguen productos de distinta clase. Sin embargo, lo que su mandante reclama en autos es que la contraparte al solicitar el dominio faber.cl, ha cometido un abuso de su derecho sobre la marca FABER-CASTELL, ya que pretende tener el dominio exclusivo del nombre FABER, en perjuicio del derecho de mi mandante sobre su marca registrada FABER, idéntica al nombre de dominio en conflicto. Señala que este abuso del derecho se prueba, además, con la declaración de la contraria en su escrito de fecha 21 de Marzo de 2001, en el cual señala que, si en definitiva se asigna el dominio faber.cl a Faber S.P.A., sus clientes se verían inducidos a error o confusión. Esta declaración revelaría que la contraparte, al solicitar el nombre faber.cl lo hizo sin considerar a los consumidores y usuarios de la marca FABER, registrada por su mandante en las clases 07 y 11. Agrega que si la contraparte reconoce que existe una relación entre la titularidad de las marcas comerciales y los nombres de dominio, es lógico concluir que este abuso del derecho puede configurar una restricción a la libre competencia y una infracción a la ética mercantil, en perjuicio de su mandante, ya que A.W. Faber-Castell estaría impidiendo a Faber S.P.A. el acceso a un sitio en Internet bajo un nombre idéntico a su razón social y marca registrada.
  5. Principio de Indivisibilidad de las Marcas. Señala que la distinción entre mundo real y mundo virtual sostenida por la contraparte, en el sentido que los usuarios de Internet reconocerían la marca FABER-CASTELL por el nombre de dominio faber.cl, nos parece artificial y carente de fundamento jurídico, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley No. 19.039.-, "las marcas deberán usarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro". Por consiguiente, prosigue, siendo los nombres de dominio en Internet una forma de ejercitar el derecho a una marca registrada, el único modo lícito de identificar a su contradictor y a sus productos es a través de la denominación FABER-CASTELL, nombre que guarda perfecta armonía con su razón social, con sus marcas registradas y, lo que es más importante, como son sus productos sin lesionar los derechos adquiridos por mi mandante. Agrega que reconoce la validez de todos los documentos acompañados por la contraparte ya que éstos prueban y confirman lo sostenido por esta parte, en cuanto a que todos los productos y publicidad de la empresa A.W. Faber -Castell Unternehmensverwaltung se ha efectuado y se efectúa a través de la marca "FABER-CASTELL", "A.W. FABER" o "FABER" unido a otro término. En otras palabras, agrega, la empresa contraria no tiene NINGUN registro, NINGUN folleto publicitario, que demuestre un USO de la marca FABER a solas, ni PROMOCION de sus lápices con la palabra FABER a solas. En cambio, su mandante sí USA la marca FABER a solas, sí tiene REGISTRADA la marca FABER a solas y sí PROMOCIONA sus productos con el nombre de FABER a solas.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

  1. 3 páginas extraídas del sitio FABER-CASTELL.COM, en donde se acreditará que A.W. Faber Castell Germany es una empresa que se reconoce con el nombre y marca comercial FABER-CASTELL, en todos los rubros y países en donde tienen presencia comercial.
  2. Página de Periódico Italiano, en el que aparece un aviso publicitario para los productos de la marca FABER., 1993
  3. 2 páginas de la revista Italiana Tuttocucina '89, en las que aparecen muebles de cocina marca FABER.
  4. Página de Periódico Italiano, en la que aparece un aviso publicitario para productos de la marca FABER, 1987.
  5. Página de Periódico Italiano, en la que aparece un aviso publicitario para productos de la marca FABER, 1989.
  6. 15 copia de facturas de venta de productos FABER, de los años 1991 y 1993, en las que aparece en la esquina superior izquierda el membrete con la marca FABER, junto a la sigla S.p.A.

16.- Que las observaciones efectuadas por doña Carmen Paz Alvarez, en representación de A.W. Faber.Castel Unternehmensverwaltung, en resumen son las siguientes:

  1. La creación de la marca FABER no puede ser atribuida a Faber S.P.A. La contraria señala que  Faber S.P.A. desarrolla actividades relacionadas con la fabricación y comercialización de productos de las clases 07 de y 11, siendo la creadora de la marca FABER. Señala que la contraparte no puede arrogarse ser el creador de la marca ya que existen numerosos registros marcarios para FABER en distintas clases. Agrega que su representado es conocido también como FABER desde el siglo XVII, y que los registros marcarios acompañados por la contraparte de manera alguna ser relacionan con los productos que comercializa su mandante.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

i. Copias de registros marcarios para la expresión FABER en Estados Unidos a nombre de distintos titulares.

  1. Teoría del Medio. Señala nuevamente que no es posible pretender un derecho per ser sobre una denominación en Internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca. Señala que se estaría frente a una sociedad que se pretende apropiar de un nombre de dominio solicitado por su representada que tienen un giro distinto, por lo tanto no está relacionado con sus productos.
  2. Abuso de derecho. Señala que si su mandante hubiese incurrido en abuso de derecho, todos los titulares de los nombres de dominio www.faber.com, www.faber.org, www.faber.info y www.faber.ws,  estarían violando los derechos de Faber S.P.A., lo que no es el caso, ya que lo que precisamente hacen estos sitios web es promocionar los productos y servicios FABER registrados en otras clases del Clasificador Internacional. Agrega que ni siquiera Faber S.P.A. ha intentado su revocación. Agrega que ni siquiera en Italia se encuentra el nombre de dominio faber.it registrado a nombre de Faber S.P.A. sino que por el contrario, está a nombre de un tercero que promocional calzado, lo cual no le ha causado absolutamente ningún tipo de perjuicio, aún en su país de origen. Los nombres  de dominio que tienen registrados la oponente Faber S.P.A. y a través de los cuales publicita y comercializa sus productos son faberspa.com, faberspa.net y faberspa.org, por lo tanto, si los usuarios quisieran  ingresar en Chile a la página web de la contraria, lo harían a través de faberspa.cl, que es la denominación por  la cual son conocidos y que por lo demás ya se encuentra registrada y no a través de faber.cl. De esta manera agrega, Faber S.P.A. no es titular de ningún nombre de dominio para la expresión FABER en ningún nombre de dominio primario o country code, ni siquiera en Italia, su país de origen.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

  1. 5 Copias de la base de datos de Register.com donde aparece como titulares de los dominio faber.com, faber.org, faber.net, faber.info y faber.ws, Faber&Associates con domicilio en Estados Unidos, Faber A/S con domicilio en Dinamarca, NetIdentity con domicilio en Estados Unidos, Faber A7S con domicilio en Dinamarca y Nomen International NV con domicilio en Holanda respectivamente.
  2. Copia de la base de datos de Register.com donde aparece que el titular de kis nombres de dominio faberspa.com, faberspa.net y faberspa.org es Faber S.P.A.
  3. Principio de la indivisibilidad de las marcas. Señala que este principio se aplica a las marcas y no a los nombres de dominio, por lo que no es atingente a este caso.

16.- Que las observaciones efectuadas por doña Cristina Errázuriz Tortorelli, en representación de Faber S.P.A. se resumen en las siguientes:

  1. Falta de autenticidad y de veracidad. Los documentos acompañados por la parte contraria son impresos extraídos de Internet, en los cuales no consta quién es el responsable del sitio register.com ni cómo se obtiene o cuál es la fuente de la información contenida en ese sitio web, ni la veracidad de los datos que en él se contienen. No comparece ningún órgano autorizado o funcionario público que certifique la veracidad de la información contenida en los referidos documentos, no concurre ninguna autoridad competente en marcas comerciales o nombres de dominio, que otorgue credibilidad a  los documentos que la contraparte acompañó. Por tanto, los documentos acompañados no tendrían valor legal ni tampoco constituirían un medio de prueba válido.
  2. Falta de eficacia probatoria para desvirtuar los argumentos expuestos por esa parte. Señala que la contraparte intenta distraer la atención del Sr. Juez hacia un asunto ajeno a la cuestión controvertida en autos. En el presente caso corresponde decidir quién tiene mejor derecho a la asignación de nombre de dominio faber.cl. Por consiguiente, no es pertinente ni útil para la solución de este conflicto, señalar titulares de nombres de dominio de otros países, ya que la situación comercial de las empresas en cada país es distinta, según las necesidades del mercado y las proyecciones de cada empresa. Por lo demás agrega, no existe impedimento jurídico para que terceras personas usen la expresión FABER, en la medida que no interfiera en la clase de productos que distingue la marca registrada de su mandante, principalmente en las clases 07 y 11. Agrega que consta en autos que todos los registros invocados por la contraparte consisten en el término CASTELL o prefijo A.W. junto con la expresión FABER. La contraparte no ha acreditado ningún registro de la marca FABER, como denominación individual, en cambio su mandante acreditó ser dueña de la marca FABER Registro No. 409.184 en Chile, que distingue todos los productos de las clases 07 y 11, concedido en el año 1993, con lo cual se acredita que su signo distintivo y característico es la expresión FABER, individualmente considerada.
  3. Infracción al principio de indivisibilidad en el uso de una marca registrada. Destaca que la pretensión de la contraparte de obtener el nombre de dominio FABER.CL constituye una infracción al principio mencionado establecido en el Reglamento de la Ley No. 19.039 y que señala que las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro, y para los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el privilegio.

CONSIDERANDO

1) Las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros.

3) Que ambas partes basan sus argumentos en derechos marcarios  en torno a la expresión FABER,  a saber A.W FABER y FABER-CASTELL por una parte y FABER por la otra, todo lo cual se encuentra acreditado en autos mediante documentos acompañados en autos ya citados.

4) Que por otra parte ambas partes poseen ya otros registros de nombres de dominio en Chile, esto es FABER-CASTELL.CL Y FABERCASTELL.CL por una parte y FABERSPA.CL por la otra.

5) Que ambas partes realizan sus actividades o tienen giros diferentes, encontrándose el giro de A.W. Faber Castell Germany en el rubro de lápices y similares de la clase 16, en tanto Faber SPA realiza sus actividades en el rubro de aires acondicionados, campanas de cocina, y otros similares de las clases 7 y 11.

6) Que por otra parte en Internet y en el sistema de nombres de dominio, según se ha indicado por este árbitro en decisiones anteriores, existe una limitación en el sentido de que el nombre de dominio sólo puede entregarse a un solicitante, a diferencia del mundo marcario en donde pueden coexistir registros idénticos en las distintas clases a nombre de diversos titulares, sin que uno entrabe o vulnere el derecho del otro.

7) Que la situación referida en el número anterior ha llevado a las empresas enfrentadas a la necesidad de identificarse que ven copada su natural opción de nombre de dominio a cambiar estas pautas teniendo que optar por identificarse ya sea por una letra, siglas u otros signos alfanuméricos agregados a la expresión por la cual el público las reconoce. Que también la velocidad de la Internet ha influido en el sentido que las empresas busquen acortar al mínimo y a la expresión más distintiva de cada una su identificación en Internet.

8) Que la expresión FABER corresponde íntegramente a la marca registrada por el segundo solicitante en Chile FABER SPA, por lo cual a juicio del árbitro queda clara su buena fe al iniciar el procedimiento arbitral mediante la presentación de una solicitud competitiva. Que por otra parte a juicio del árbitro también está demostrada la buena fe del primer solicitante ya que la expresión FABER forma parte de su marca, la parte inicial y con la cual más la identifica su público relevante, es el apellido de uno de sus fundadores, y que con justa razón atendiendo a la agilidad y prácticas en Internet ha querido identificarse con tal expresión FABER a secas bajo .C, y que dicha conducta forma parte del alcance de la autonomía de la voluntad y libertad comercial de cada persona natural o jurídica.

9) Que atendidos los rubros de ambos solicitantes es que no se presentan en el ámbito comercial conflictos entre ambos y en autos ninguna de las partes ha alegado o acreditado la existencia de tales conflictos.

10) Que atendida la totalidad de antecedentes que constan en autos especialmente el giro de cada solicitante, y los considerandos precedentes es que a juicio del árbitro al analizar la solicitud FABER.CL de A.W Faber Castell, primer solicitante en autos, a la luz del artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile puede concluirse que dicha solicitud no vulnera derechos adquiridos de terceros ya que el primer solicitante también posee justos derechos alrededor de la expresión faber y en el ámbito en el cual se desenvuelve no interfiere con los derechos sobre la misma expresión de FABER SPA.

11) Que a mayor abundamiento A.W. Faber-Castell Germany es el primer solicitante en autos,


Que en estas circunstancias, SE RESUELVE:

Se da lugar a los argumentos señalados por la parte de A.W. Faber-Castell Germany primer solicitante en autos y se rechazan los argumentos del segundo solicitante Faber SPA respecto del otorgamiento del dominio en disputa., por lo cual,

Se asigna el dominio FABER.CL a A.W. Faber-Castell Germany.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia  por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos solamente.



Santiago, 25  de Septiembre del 2002


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Juez Arbitro Arbitrador

GABRIELA PAIVA HANTKE