Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "fantuzzi.cl"

Santiago, diecinueve de julio de dos mil cuatro.

 

VISTOS:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "fantuzzi.cl", siendo partes don Miguel Jaime Luis Palet Alarcón, en representación de don Renzo y Víctor Fantuzzi Silva, domiciliado en Lo Gallo Nº 1845, Vitacura, Santiago y Comercial Indecor S.A., con domicilio en Lourdes Nº 1548, Quinta Normal, Santiago.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Nueva York Nº 17, oficina 201, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

 

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Primer solicitante asistió representado por don Víctor Fantuzzi Silva, en calidad de agente oficioso, mientras que el Segundo Solicitante asistió representado por don Rodrigo Puchi Zurita, quien exhibió los poderes respectivos. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

 

CUARTO: Que, a fojas 20 don Miguel Palet Alarcón declara haber actuado en representación de los señores Renzo y Víctor Fantuzzi Silva en lo referente a la inscripción del nombre de dominio en disputa, ratificando lo obrado por don Víctor Fantuzzi Silva y renunciando a la representación conferida, aclarando que la tramitación del conflicto corresponde a las personas bajo cuyo mandato inscribió el nombre de dominio en conflicto. Así las cosas y, constando a fojas 29 que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

 

QUINTO: Que, dentro de plazo, a fs. 31, el Segundo Solicitante presenta al Tribunal  sus pretensiones y argumentos,  acompañando documentos, con citación. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

 

a)     El Segundo Solicitante corresponde a un agente empresarial titular de un sinnúmero de marcas con la expresión FANTUZZI, las cuales individualiza en su presentación.

b)     En virtud de lo anterior, al Segundo Solicitante le asiste un derecho prioritario sobre dicha expresión.

c)     El nombre de dominio solicitado coincide con una marca registrada y usada mercantilmente.

d)     Las normas de la Reglamentación para la asignación de los nombres de dominio .CL, en su artículo 14 expresa que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

e)     Es un hecho evidente que el Segundo Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre la expresión Fantuzzi, amparados tanto por la Constitución, como por la Ley 19.039, razón por la cuál la atribución de este nombre de dominio a un tercero, importaría una privación de una facultad propia del dominio, consistente en la posibilidad de usar su signo en este medio de comunicación.

f)      El Segundo Solicitante es titular de propiedad industrial sobre la expresión en cuestión.

g)     No puede desconocerse que el Primer Solicitante detenta el apellido Fantuzzi, sin embargo es menester considerar  los argumentos esgrimidos, en el sentido que existen fallos de órganos encargados de velar por la libre competencia, que señalan claramente que existe un mercado virtual que debe ser protegido.

h)     Importaría la introducción de un elemento de confusión mercantil el hecho de atribuir un nombre de dominio a una persona que sólo tiene un atributo consistente en el apellido, pero que no usa mercantilmente el mismo.

i)      El Segundo Solicitante acompaño los siguientes documentos, con citación:

 

1) Copia del registro Nº 412.360, marca FANTUZZI (etiqueta), que distingue productos de la clase 21.

2) Copia del registro Nº 429.301, marca LA CASA FANTUZZI, para distinguir productos de la clase 08.

3) Copia del registro Nº 429.302, marca LA CASA FANTUZZI, que distingue productos, de la clase 09.

4) Copia del registro Nº 429.303, marca LA CASA FANTUZZI, para distinguir productos de la clase 11.

5) Copia del registro Nº 429.304, marca LA CASA FANTUZZI, para distinguir productos de la clase 21.

6) Copia del registro Nº 489.115, marca FANTUZZI, para distinguir productos de las clases 03, 08 y 21.

7) Copia del registro Nº 559.243, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir establecimiento comercial de fabricación de productos de las clases 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

8) Copia del registro Nº 559.244, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 21.

9) Copia del registro Nº 559.245, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 11.

10) Copia del registro Nº 559.246, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 09.

11) Copia del registro Nº 559.247, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 08.

12) Copia del registro Nº 559.248, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 07.

13) Copia del registro Nº 559.249, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 06.

14) Copia del registro Nº 559.250, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 03.

15) Copia del registro Nº 587.965, marca FANTUZZI, para distinguir productos de las clases 06, 07, 08 y 21.

16) Copia del registro Nº 600.969, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 21.

17) Copia del registro Nº 622.241, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de las clases 11 y 21.

18) Copia del registro Nº 655.353, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 21.

19) Copa del registro Nº 655.560, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 07.

20) Copia del registro Nº 655.561, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 09.

21) Copia del registro Nº 655.562, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir productos de la clase 11.

22) Copia del registro Nº 664.852, marca FANTUZZI (etiqueta), para distinguir establecimiento industrial de fabricación de productos de las clases 06, 07, 09 y 11.

23) Copia del registro Nº 664.853, marca FANTUZZI, para distinguir productos de las clases 06, 07, 09 y 11.

24) Revista publicitaria de Preunic, en cuya página 12 aparece producto y publicidad de la marca FANTUZZI.

 25) Revista Easy del año 2003, en cuya página 3, se señalan una serie de productos con la marca FANTUZZI.

26) Revista Avon, campaña 16 de 2003 en cuya página 79 se demuestra publicidad de la marca FANTUZZI.

27) Revista Avon, campaña 06 de 2004 en cuya página 97 aparece publicidad de la marca FANTUZZI.

28) Revista Avon, campaña 07 de 2004 en cuyas páginas 69 y 70 aparecen productos con la marca FANTUZZI.

 

SEXTO: Que, a fojas 98 este Tribunal da traslado de la presentación del Segundo Solicitante a su contraparte respectiva. El Primer Solicitante evacuó el traslado a fojas 100, esgrimiendo los siguientes argumentos:

 

a)     Don Renzo y Víctor Fantuzzi Silva, son dos jóvenes hermanos estudiantes de administración de empresas, con estudios en gastronomía por parte de uno de ellos.

b)     Los hermanos Fantuzzi han comenzado a trabajar y prestar servicios en el área gastronómica, ya sea asistiendo o trabajando con conocidos banqueteros.

c)     Los hermanos Fantuzzi decidieron comenzar a desarrollar un proyecto con el fin de abrir un restaurante, y así poner en práctica y desarrollar los estudios de cada hermano.

d)     Lógico y natural resulta que los hermanos Fantuzzi pretendan identificarse y reflejarse en sus actividades mediante su apellido paterno.

e)     Los registros marcarios del Segundo Solicitante no dicen relación alguna con las actividades de los hermanos Fantuzzi.

f)      El Segundo Solicitante, por ende, no posee derecho preferente y excluyente alguno al uso de la expresión "fantuzzi".

g)     Los hermanos Fantuzzi son los Primeros Solicitantes.

h)     La denominación "fantuzzi" corresponde al apellido de los Primeros Solicitantes por lo que son titulares de un derecho subjetivo que emana de los atributos de la personalidad.

i)      Existe buena fe en la solicitud presentada por don Renzo y Víctor Fantuzzi Silva.

 

SÉPTIMO: Que, a fojas 106 este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Actividades que realizan don Renzo y Víctor Hugo Fantuzzi en el área gastronómica, estudios, experiencia y servicios prestados a banqueteros y/u otras personas en el área señalada que signifiquen una utilización efectiva del nombre de dominio en disputa. 2.- Derecho y/o interés del segundo solicitante en la asignación del nombre de dominio en disputa.

 

OCTAVO:Que, a fojas 111 el Primer Solicitante acompaña los siguientes  documentos en parte de prueba con citación:

 

1)         Tres liquidaciones de sueldo de don Renzo Fantuzzi, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril.

2)         Comprobante de pago de matrícula y mensualidad del mes de mayo del presente año en el Centro de Formación Técnica, Escuela de Proyectos S.A, Escuela de Negocios o IFE.

3)         Certificado Nº 19/2004 emitido por Centro de Formación Técnica, Escuela de Proyectos S.A, Escuela de Negocios o IFE, con fecha 10 de junio del presente año.

4)         Certificado emitido por la empresa Gastronomía Viña Marina Ltda..

5)         Copia autorizada de certificado emitido por empresa Mare S.A.

6)         Copia de certificado emitido por la Academia J.Elton, Gastronomía y Gestión Hotelera a don Víctor Fantuzzi.

7)         Certificado Nº 18/2004 emitido por Centro de Formación Técnica, Escuela de Proyectos S.A, Escuela de Negocios o IFE, con fecha 10 de junio del presente año.

8)         Comprobante de pago de matrícula del presente año y comprobante de pago de la mensualidad del mes de mayo del año 2004.

9)         Copia de facturas Nº 02428 y Nº 02432 emitidas por la Escuela de Tripulantes Hernández y Marticorena Ltda.

10)      Copia de dos certificados emitidos por Royal Caribbean Cruises Ltda..

11)      Copia del diploma otorgado por la Academia J. Elton, Gastronomía y Gestión Hotelera a don Víctor Fantuzzi en agosto del año 2000

12)      Copia del diploma otorgado por la Academia J. Elton, Gastronomía y Gestión Hotelera a don Víctor Fantuzzi en octubre del año 2001

13)      Copia de certificado otorgado por Le Cordon Bleu, Academia de arte culinario de París, en noviembre del año 2000.

14)      Copia de dos certificados emitidos por The Culinary Institute of America en septiembre del año 2000 y octubre del mismo año.

15)      Copia del fallo del departamento de Propiedad Industrial emitido con fecha 8 de agosto del año 2003.

16)      Copia del fallo del departamento de Propiedad Industrial emitido con fecha 3 de octubre del año 2003.

 

NOVENO: Que, a fojas 136 el Segundo Solicitante solicita tener por acompañados dentro del término probatorio los documentos agregados en su presentación de fecha 30 de abril de 2004.

 

DÉCIMO: Que, a fojas 136 el Segundo Solicitante acompaña los siguientes documentos:

 

1)    Catálogo de productos Fantuzzi.

 

 

DÉCIMO PRIMERO:Que, a fojas 142 el Primer Solicitante solicita que se tengan presente las observaciones que se señalan.

 

CONSIDERANDO:

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los documentos acompañados por las partes, presentados en tiempo y forma, no fueron objetados, por lo cual se los tendrá por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

 

DECIMO TERCERO:Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Así las cosas, podemos establecer un primer grupo en que un solicitante pretende, ostensiblemente, sacar partido del buen nombre o reputación de una marca, ya sea por la fama de ésta o por la proximidad competitiva con la empresa afectada. Un segundo grupo estaría constituido por aquellas disputas relativas a personas que registran nombres de dominio, generalmente ligados a marcas comerciales, con el objeto de posteriormente venderlas a los titulares de éstas. Un tercero, que estaría vinculado a aquellos que pretenden ridiculizar u obstaculizar deliberadamente la comercialización de los productos de la marca en cuestión y, por último, encontramos aquellas contiendas en que dos o más personas tienen, en principio, el interés de utilizar una denominación sin un ánimo especulativo, lo que atañe generalmente a nombres genéricos u otros de naturaleza híbrida.

 

DÉCIMO CUARTO: Que, este sentenciador estima que, atendiendo a la clasificación expuesta en el apartado anterior, nos encontramos frente al último de los grupos descritos, ya que se desprende del mérito de autos que ambas partes tienen un interés legitimo en utilizar la denominación "fantuzzi.cl" sin ánimo especulativo alguno, sin perjuicio de lo cual, como más adelante se señalará, el antecedente marcario resulta de relevancia para la decisión de la litis trabada. En consecuencia, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a establecer cuál de las partes solicitantes tiene el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa teniendo especialmente presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

 

DÉCIMO QUINTO: Que, de las alegaciones hechas valer por el Primer Solicitante y la vasta documentación acompañada a los autos, se establece que don Renzo y Víctor Fantuzzi Silva, efectivamente han comenzado a trabajar, prestar servicios y estudiar en las áreas de gastronomía y administración de empresas, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretenden proteger provienen de la legítima aspiración que puede tener cualquier persona de capitalizar los conocimientos y experiencia laboral adquirida bajo el amparo de un atributo de la personalidad como es el nombre.

 

DÉCIMO SEXTO:Que, de las alegaciones hechas valer por el Segundo Solicitante y la vasta documentación acompañada a los autos, se establece que Comercial Indecor S.A. es titular de un sinnúmero de marcas con la expresión FANTUZZI, desarrollando sus actividades comerciales a través de dicha expresión, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger provienen de la comercialización de sus productos y del uso que se le ha dado a la expresión como signo distintivo de ellos, teniendo presente la consiguiente inversión en publicidad y reconocimiento que ha realizado.

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en diversos fallos, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni  decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos, por lo que la titularidad de las marcas comerciales en cuestión serán consideradas como prueba relevante para acreditar el hecho controvertido señalado en el numeral 2.- de la resolución que recibió la causa a prueba.

 

DÉCIMO OCTAVO:Que, en este orden de ideas, cabe preguntarse si ambas partes, presumiéndose que han actuado de buena fe y persiguiendo fines lícitos y dignos de tutela jurídica mediante este mecanismo arbitral, gozan de derechos de diversa prestancia y relevancia jurídica que hagan inclinar la recta prudencia y sana crítica a favor de uno de ellos.

 

DÉCIMO NOVENO:Que, siguiendo con el razonamiento anterior, no sólo aparece acreditado en autos sino que es de público conocimiento que una amplia gama de productos se comercializan a través de la marca "FANTUZZI" en las categorías señaladas por el Segundo Solicitante, lo que se ha venido desarrollando consistentemente desde hace ya décadas, otorgándole a dicho signo distintivo empresarial una notoriedad evidente, no contradicha por el Primer Solicitante. La comercialización de estos productos relacionados directa y decisivamente con la expresión "FANTUZZI" ha conferido naturales y consecuentes derechos de propiedad intelectual e industrial a Comercial Indecor S.A. sobre la expresión en cuestión, los que son dignos de tutela jurídica atendida su relevancia y consistencia.

 

VIGÉSIMO: Que, la protección referida en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, dar certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.

 

VIGESÍMO PRIMERO: Que, en este sentido cabe señalar la tesis que ha sido recogida por una amplia gama de la doctrina y jurisprudencia afirmando que el nombre de dominio, en cuanto signo con identidad identificativa, proporciona información sobre el origen de la página WEB, por lo que es de esperar que los individuos que accedan a la misma encontrarán en ella los productos que su sentido común y racionalidad le indican atendida, desde luego, la fama y notoriedad que se le han conferido.

 

VIGESIMO SEGUNDO:Que, ponderados los intereses y argumentaciones de las partes de acuerdo a la recta prudencia y sana crítica, parece incuestionable que asignar el nombre de dominio al Primer Solicitante podría acarrear confusión en los usuarios de Internet en relación con los productos que comercializa el segundo de ellos.

 

VIGÉSIMO TERCERO: Que, reconociendo este sentenciador el pretendido espíritu empresarial que puede inspirar a don Renzo y Víctor Hugo Fantuzzi Silva, la documentación acompañada por ellos no da cuenta alguna de que las actividades por ellos desarrolladas en sus respectivos ámbitos académicos y laborales se hayan ejecutado al amparo de la expresión "FANTUZZI", por lo cual no puede ponderarse su interés en la asignación del nombre de dominio en disputa de la misma forma que el interés que asiste al Segundo Solicitante. De esta forma, el primer punto de prueba de la resolución respectiva no ha sido acreditado por el Primer Solicitante, ya que no se han acompañado antecedentes concluyentes que señalen  una utilización efectiva del nombre de dominio en disputa en las actividades comerciales que desarrollan, sino por el contrario, de los mismos es posible deducir una intención de emprendimiento empresarial mas no una actividad desarrollada o en vías de consolidarse, cuestión que sí sucede con evidencia suficiente respecto del segundo de los solicitantes. 

 

 

VIGÉSIMO CUARTO: Que, siendo efectivo que los hermanos Fantuzzi solicitaron con anterioridad la inscripción del nombre de dominio en disputa, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que debe fallarse en conformidad al análisis de fondo que se realice de ellos.

 

VIGÉSIMO QUINTO: Que, con lo expresado en los considerándoos anteriores, este Tribunal se ha formado convencimiento de que el Segundo Solicitante ha efectuado su requerimiento teniendo una identificación comercial con el nombre de dominio real, concreta, notoria y evidente, la que le otorga un mejor derecho a su asignación.

 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

 

RESUELVO:

 

 

Asígnaseel nombre de dominio "fantuzzi.cl" al Segundo Solicitante, Comercial Indecor S.A., domiciliada en calle Lourdes Nº 1548, Quinta Normal, Santiago.

 

Cada parte responderá de sus costas.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Rol Nº 05-2004

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muñoz Danesi.