Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "farmacias.cl"

Santiago, 18 de agosto de 2003

VISTOS:

1. Que por oficio Nº OF01980 de fecha 26 de agosto de 2002, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "farmacias.cl";

2. Las partes de dicho conflicto eran Vincentius Heemskerk y Farmacias Ahumada S.A.

3. Que con fecha 14 de enero de 2003 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 29 de enero de 2003;

4. Que dicha resolución fue debidamente notificada a las partes.

5. Que el día 24 de enero de 2003 se realizo consignación por la parte 2ª del conflicto.

6. Que al día de la citación se realizo el comparendo, con la asistencia de ambos litigantes.

7. Que con fecha 10 de marzo de 2003 presenta demanda el segundo solicitante y con fecha 14 marzo de 2003, hace téngase presente el primer solicitante.

8. Que con fecha 30 de mayo presenta observaciones a la presentación del primer solicitante el segundo solicitante.

9. Que con fecha 11 de agosto de 2003 se cita a oír sentencia.

10. Que los argumentos expuestos por el segundo solicitante, básicamente son los siguientes: Que desde hace mucho se dedica al rubro farmacéutico, que al entrar al mundo de dominios pretende facilitar acceso a sus clientes y protegerlos; que es asignataria de "farmacia.cl" y "lasfarmacias.cl"; que es titular de 25 nombres de dominio con el sustantivo farmacias; que hay jurisprudencia que lo favorece; que es dueña de la marca comercial farmacias ahumada; que ha realizado fuertes inversiones a favor de la comunidad a través de estas marcas registradas y nombres de dominio; que ha tenido buena fe. Que los argumentos expuestos por el primer solicitante son los siguientes: Está amparado por el principio "First come First Served", que el vocablo farmacias es plural y un genérico; que tiene buena fe; cita jurisprudencia; que por ser expresión genérica no induce a confusión.

11. Que a fojas 63 el primer solicitante señala que debe rechazarse el principio "First Come First Served" que reconoce que el nombre es genérico, pero es parte integrante de la razón social de su representada; que es el giro principal de su mandante, el que es asignatario del singular de dicho nombre de dominio, esto es "farmacia.cl"; que al corresponder "farmacia" al segundo solicitante y "farmacias" al primero, sólo genera confusión; vuelve a citar nombres de dominio con  la expresión farmacias; cito nuevamente los registros marcarios; que también tiene buena fe.

12. Considerando:

a. Que ambos solicitantes invocan la buena fe como sustento de sus posiciones,  que luego de un análisis de los antecedentes, no es posible a este arbitro vislumbrar mala fe en ninguno de los ponentes, ya que el nombre de dominio en disputa corresponde a una palabra genérica y que tiene significado en el idioma castellano, como los reconocen ambas partes. La mala fe del primer solicitante indicaría una actitud predatoria o parásita con relación a la marca del segundo solicitante, para aprovecharse de su fama o posterior venta. Pero lo más distintivo de la marca del segundo solicitante es la palabra Ahumada y no la palabra Farmacia, es decir, si se hubiese mostrado interés por la parte no genérica del segundo solicitante, podríamos hablar de mala fe, pero no en el caso contrario.

En el mismo sentido fallo de OMPI con relación al nombre de dominio "famosa.com", resolviéndose que la persona que lo registro podía utilizarlo, "por considerar que ese termino tiene significado en español, y si el contenido de la página guarda relación con el nombre, entiende que tiene el mismo derecho a su utilización la persona que lo registro que la marca, por muy conocida que sea, por haber registrado el nombre con anterioridad". Como se ve, OMPI considera, que al inscribir un termino genérico y con significado en el idioma respectivo, se esta haciendo uso de un legitimo derecho, es decir, se esta actuando de buena fe.

b. La segunda preocupación del segundo solicitante esta expuesta al principio de su solicitud de asignación de nombre de dominio, en efecto, señala que: "Al ingresar a este nuevo mundo de los dominios, mi representada, lo ha hecho con dos finalidades: a) facilitarle el acceso de información a los consumidores; y b) protegerlos, para que al navegar y entrar a un dominio, que diga relación con el rubro farmacéutico tenga la certeza de que va a encontrar el dominio también de mí representada y de este modo evitar que gente inescrupulosa valiéndose de la fama y notoriedad de otros establecimientos adquieren dominios con nombres semejantes a los ya registrados, o genéricos con la única finalidad de inducir a error a los consumidores, quienes advertirán esto sólo una vez que los hayan adquirido".

Al respecto, cabe señalar lo siguiente: el que una persona llegue a una página web a través de un motor de búsqueda, no tiene relación alguna con el nombre de dominio, en efecto, el programa que proporciona asistencia en la preparación de documentos para World Wide Web (WWW), llamado HTML editor, exige que al inscribir las direcciones de web de una página nueva (URLs) en un buscador o motor de búsqueda, se coloquen las llamadas "Etiquetas Meta" o palabras con las que él que elaboró la página para la Red considera que está va a ser buscada al interior de ella. (esta acción es esencial en un hipertexto, entendido éste como Documento que reúne imágenes, textos, sonidos o vídeos relacionados entre sí por medio de enlaces, de tal modo que al señalar una palabra o gráfico se pasa de uno a otro. La World Wide Web es una forma de usar la Internet por medio de hipertextos conectados entre sí.) De ahí, que la relación entre nombre de dominio, motor de búsqueda, y una página determinada, no tiene asidero técnico, siendo, por lo demás, imposible para el titular de una marca registrada, el evitar que al inscribirse una página en la Red, se pongan las "Etiquetas Meta" que el diseñador de la página estime conveniente, inclusive dicha marca. Por lo que se rechazan estas aprehensiones del segundo solicitante.

c) No obstante lo anterior, hay otros riesgos, a los que el titular de una marca, está sujeto cuando alguien solicita la inscripción de un nombre de dominio similar o idéntico a su marca comercial, esto sucede una vez que las "Etiquetas Meta", llevaron al navegante a decidir por una página, habiendo el motor de búsqueda desplegado los resultados de dicha acción, estos son, el riesgo de confusión en el mercado y el riesgo de asociación, los que serán analizados, por estar implícitos en la argumentación del segundo solicitante.

El primero, de confusión en el mercado, es un principio aplicable a las marcas famosas, como lo es, por lo demás, Farmacias Ahumada, ya que una nueva marca o nombre de dominio, puede provocar confusión con la marca notoria. Para que se dé esta situación, se requiere de dos requisitos: "identidad de los signos en conflicto" y "similitud o identidad de los productos a que se refiere", el primero, se da evidentemente en este caso, la diferencia entre "farmacia.cl" y "farmacias.cl" es mínima; pero no se vislumbra la identidad de producto, en efecto, de los antecedentes de autos, las actividades del primer solicitante y del segundo, no tienen relación alguna. Más aún, esto podría variar si la marca Farmacias Ahumada, fuera inscrita en la clase 38, Telecomunicaciones, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, ya que indicaría una inequívoca actitud de proteger la marca registrada en el mundo virtual, lo que no consta en ninguno de los Registros Marcarios acompañados.

El segundo riesgo, de asociación, no previene la confusión de productos, sino que estos se asocien, ya que una persona ajena a la marca famosa, se podría aprovechar de la reputación de ésta, perjudicando al titular de la marca conocida. Si bien en este caso, no se requiere la identidad de producto, se requiere la identidad de los signos en conflicto, lo que se da en este caso, como se expuso en el párrafo anterior; no obstante, para que este riesgo sea real, necesita de las siguientes condiciones: a) Que la marca tenga carácter renombrado; b) Que se produzca aprovechamiento ilícito de la reputación del signo anterior; c) Que el aprovechamiento ilícito se haga en beneficio propio o de un tercero (al respecto véase Factbook Comercio Electrónico, Davara&Davara Asesores Jurídicos, Editorial Aranzadi, año 2001, páginas. 120 y sgtes.). En el presente caso, el requisito a) es evidente, pero no así b) y c), ya que como se explico en la letra a) del presente ordinal, no se vislumbra aprovechamiento ilícito de una palabra genérica de una marca famosa, y si no hay aprovechamiento ilícito, menos será en beneficio personal. Lo que se corrobora con el aserto del primer solicitante, en el sentido de que al inscribir el dominio pretende "desarrollar un directorio de farmacias en Internet", lo que no fue rebatido por el segundo solicitante y nada tiene que ver con el negocio de este último. Por lo que no se vislumbra el riesgo de asociación.

d) Habiéndose descartado las aprehensiones del segundo solicitante, queda por analizar el principio "First come First Served", este principio que sustenta Internet, implica que hay una preferencia a favor del primer solicitante, por el hecho de requerir en primer lugar la inscripción del nombre de dominio. Dicho principio cae en caso de acreditarse, de alguna manera, la mala fe del primer solicitante, lo que por lo ya expuesto, no fluye de los antecedentes de autos, por lo que se mantiene incólume el citado principio.

13. En merito de lo expuesto, considerado que no se ha encontrado mala fe en el primer solicitante, que el proyecto al que alude no afecta al segundo solicitante, en ninguna de las formas expuestas.

Y TENIENDO PRESENTE: 

lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuel­vo:

Asignase el nombre de dominio "farmacias.cl" a la parte Vincentius Heemskerk.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile.

 

Resolvió  el Juez Árbitro abogado Pablo Cánovas Silva.