Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "farmaprecio.cl"

MAT.: sentencia definitiva. Conflicto por el nombre de dominio farmaprecio.cl.

 

PARTES:   S Y B FARMACEUTICA (SALCOBRAND S A)

               FARMACIAS AHUMADA S.A. (FARMACIAS AHUMADA S A)

 

En Santiago de Chile, a veinticuatro de julio de dos mil tres, en el conflicto por la inscripción del nombre de farmaprecio.cl, suscitado entre S Y B FARMACEUTICA (SALCOBRAND S A), RUT 53.003.850-5, domiciliada en Av. General Velasquez 9981, San Bernardo, Santiago, Representada por su contacto administrativo, Sharon Gottlieb, del mismo domicilio y FARMACIAS AHUMADA S.A. (FARMACIAS AHUMADA S.A.) RUT: 93.767.000-1, Representada por su contacto administrativo Alex Severin Saavedra, domiciliado en General del Canto N° 105, oficina N° 314, Providencia, Santiago se ha dictado la siguiente sentencia definitiva:

VISTOS:

1. Que por Oficio N° 02595 de 07 de enero de 2003, de fojas 1, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de farmaprecio.cl.

2. Que por carta de 16 de enero de 2003 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes personalmente o legalmente representadas a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 25 de enero de 2003 a las 9:00 horas, como consta a fojas 4, resolución que fue notificada a las partes por carta certificada, como consta a fojas 5.

4. Que a fojas 14 consta texto del acta que se levantara de la primera audiencia realizada en autos, en reveldía del primer solicitante, en la que se procedió a la fijación del procedimiento arbitral.

5.- a Fojas 19 la primera solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, que en substancia se basan en los siguientes argumentos: Señala que a sumandante le asiste el mejor derecho para la asignación del nombre de dominio FARMAPRECIO.CL, puesto que solicitó su inscripción dando cumplimiento a los requisitos de legitimidad establecidos por el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, ajustándose la inscripción a las normas

vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo los derechos válidamente adquiridos por terceros.

Agrega que la denominación FARMAPRECIO.CL es una creación que cumple con todos los requisitos exigidos por el reglamento de Nic Chile y por tanto es un calificativo que perfectamente puede constituirse en un nombre de dominio, toda vez que no existe ningún dominio ni marca registrada hasta esta fecha con tal denominación, no habiendo conflicto en su inscripción.

Señala que acredita su interés por instaurar este proyecto en el mercado nacional, el que su representado ha solicitado la expresión FARMAPRECIO como marca comercial, ante el Departamento de Propiedad Industrial, en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas, dichas solicitudes son:

a)   N°- 526.431, para distinguir Establecimiento comercial de venta de toda clase de productos en todas las regiones del país.

b)   N° 534.206, para distinguir productos de la clase 03.

c)   N° 534.207, para distinguir productos de la clase 03.

d)   N°- 534.208, para distinguir productos de la clase 30.

e)   N°- 534.209, para distinguir productos de la clase 03.

f)      N° 534.210, para distinguir productos de la clase 03.

g)    N°- 534.211, para distinguir productos de la clase 03.

h)    N° 534.212, para distinguir productos de la clase 03.

i)      N° 534.213, para distinguir productos de la clase 03.

 

Agrega que también existen solicitudes respecto de la denominación FARMAPRECIO SALCOBRAND;

j)    N° 526.432, para distinguir productos de la clase 03.

k)   N°- 526.433, para distinguir productos de la clase 05.

l)    N°- 526.434, para distinguir productos de la clase 10.

m)N° 526.432, para distinguir productos de la clase 16.

Todas estas solicitudes fueron objeto de oposición por parte de Farmacias Ahumada S.A., fundada en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley 19.039, las cuales fueron rechazadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, quien aceptó el registro de tales denominaciones, al tenor de la siguiente resolución: "Que procede rechazar la oposición fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que del examen del conjunto pedido es posible advertir que no es carente de novedad ni indicativo de los productos a distinguir, por cuanto reúne los requisitos establecidos por la Ley del ramo para objeto de protección. Atendido lo expuesto no se advierte impedimento Jurídico para otorgar la marca solicitada de autos". Señala que de esta resolución se entiende que no concurren las causales de irregistrabilidad de la Ley 19.039 que le atribuye la demandante, consecuencia de ello deducimos que la registrabilidad del dominio solicitado es aún más posible toda vez que incluso el Reglamento de Nic no impide la inscripción de signos genéricos.

Hace presente que el proyecto impulsado por Salcobrand es de tal trascendencia que incluso se ha extendido al extranjero a través de la presentación de solicitudes de marcas comerciales FARMAPRECIO en Perú, como son las solicitudes:

a) N° 142.760, para distinguir productos de la clase 03.

b) N° 142.761, para distinguir productos de la clase 05.

c) N° 142.762, para distinguir productos de la clase 10.

d) N° 142.763, para distinguir productos de la clase 21.

e) N° 142.764, para distinguir productos de la clase 29.

Agrega que si bien en rigor Salcobrand S.A. no detenta registros propiamente tales sobre la marca FARMAPRECIO, es evidente que sobre éstos sí existe al menos un interés legítimo de su parte conforme a lo expuesto precedentemente, es por ello que si bien no existe una vinculación formal, sí existe en todo caso un nexo de tipo material o substancial, el cual debe ser tenido en cuenta en la especie, conforme a principios de prudencia y equidad aplicables.

En segundo lugar, alega que es común que las entidades que ejercen un determinado rubro lo indiquen e integren dentro de los nombres de dominio que solicitan, lo mismo que ocurre dentro del rubro farmacéutico, donde existen, entre otros, los siguientes dominios vigentes que integran la denominación FARMA o PHARMA: a) FARMAX.CL, de SOFOCAR S.A.; b) PHARMACOS.CL, de BESTPHARMA S.A.; c) FONOFARMA.CL, de EMILIO ESPINOLA SILVA; d)  FARMALATINA.CL, de FARMALATINA LTDA.; y e) PHARMAFINA.CL, de PHARMAFINA S.A.

Los elementos que componen los dominios transcritos los hacen diferentes y distinguibles entre sí, aún cuando todas contengan un componente en común.

Incluso, la expresiones transcritas conviven en el mundo de Internet perfectamente con otros dominios inscritos por Farmacias Ahumada, que también contienen el segmento FARMA sin causar confusiones en los consumidores, lo que hace deducir que, con mayor razón, las denominaciones en conflicto no conducirán a errores en los mismos.

Concluye que es de uso general que los dominios de Internet que identifican a empresas que se desarrollan dentro del rubro farmacéutico, integren la denominación FARMA, PHARMA, FARMACIAS, DROGUERIA, etc., que individualizan los productos y servicios que entregan en el mercado, con ello se logra desplegar una pluralidad de funciones, entre las cuales se encuentra posibilitar al consumidor el identificar y facilitar la elección entre varios servicios de la misma especie.

En tercer lugar alega que existe un negocio real y concreto relacionado con la denominación FARMAPRECIO: Sostiene que su representada es una empresa que se constituyó a inicios del año 2000, como resultado de la fusión de Farmacias Brand y Salco Farmacias. En Junio del mismo año se unieron bajo la nueva marca Farmacias SALCOBRAND, que hoy cuenta con más de 250 locales en las 13 regiones del territorio nacional desde Arica a Punta Arenas. Con ello, poseen una participación de mercado aproximada de 32%, además de contar con 32 locales en Perú, bajo la filial Incafarma.

Hace presente que en todos los locales se venden los productos FARMAPRECIO, que son los artículos propios y más económicos vendidos en ellos. Constituyen uno de los preferidos y más buscado por los clientes de la farmacia dada su gran calidad y cobertura, gozan de un grado de prestigio logrado a través de presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial consolidado, elementos que perfilan a ese solicitante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

Señala que estos productos equivalen a los productos FASA vendidos por la oponente en sus locales y que los productos propios ofrecidos por las cadenas farmacéuticas constituyen hoy en día un imperativo para ellas, además de constituir una necesidad para los consumidores a quienes se les da una alternativa económica y de calidad reconocida para cubrir sus necesidades.

Argumenta que Salcobrand S.A. solicitó el registro del nombre de dominio FARMAPRECIO.CL con la legítima aspiración de utilizar dicho identificador para promocionar los productos que se identifican con dicho nombre. De este modo, es bajo todo punto de vista razonable y comprensible que se haya solicitado ante Nic Chile la expresión FARMAPRECIO.CL, pues la misma evoca en forma perfecta dos conceptos que son inherentes al producto que pretende ofrecer.

Sostiene que no se puede privar a su representado de la posibilidad de vender dichos productos a través de la red de Internet, que abre un mercado múltiple e interesante, que a su vez beneficia a los consumidores que utilizan ese medio de información y comunicación. La necesidad de publicar los productos a través de este canal de comunicación es indispensable para una empresa con reales proyecciones, especialmente si ello se realiza a través de un ".cl" que indica el origen de la entidad que los ofrece, es decir dentro del territorio nacional.

Enfatiza que Farmacias Ahumada es la mayor competidora de su mandante dentro del giro farmacéutico, de lo que deduce que mediante esta oposición infundada pretenden frustrar las expectativas y desarrollo de negocios proyectados por nuestra parte con el fin de crear una competencia desleal contraria a los principios de la ética mercantil que deben reinar entre las empresas que concurren en el mercado. Ello constituirúa un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita la máxima protección jurídica.

En cuanto a los principios doctrinarios y Jurisprudenciales que deben ser considerados y aplicados al momento de fallar la causa señala que para obtener el registro de un nombre de dominio por parte del segundo solicitante es necesario que este pruebe la mala fe y ausencia de legitimo interés del primer solicitante. Para acreditar la mala fe los supuestos de las normas aplicables al caso concreto, exigen que por parte del primer solicitante se acredite  intentos de venta, al denunciante, a un competidor de éste o uso del dominio para atraer a su dirección Web a más público por la mera confusión o registro con el simple fin o bien de obstaculizar su actividad o impedir que pueda llegar a registrar él el dominio.

Detrás de está solicitud no existen razones económicas desleales o que atenten contra el justo derecho de la otra parte o de un tercero. En ningún caso su intención ha sido crear una similitud engañosa con algún dominio o marca registrada por la oponente, de modo que no hay engaño alguno de su parte a terceros.

En segundo lugar, debe acreditarse la ausencia de un legítimo interés del primer solicitante, cuestión que no es del caso por la venta y promoción actual en sus locales de los productos denominados FARMAPRECIO, que son reconocidos, buscados, elegidos por la generalidad de los consumidores consecuencia de sus costos y beneficios. Es más, dichos artículos pueden considerarse como "productos ganchos" para efectos de atraer a los consumidores a elegir el establecimiento.

La denominación solicitada, conforme a lo señalado con anterioridad, obedece a un negocio actual, efectivo y de aran envergadura que hace evidente el mejor derecho de mi representado.

Sostiene que en el caso de autos debe ser aplicado el Principio "First filed, First served", que ha sido mundialmente acogido por la Doctrina y Jurisprudencia y que tiene por objeto otorgarle al primer solicitante un derecho preferente de obtención del nombre de dominio. Además, señala que se debe aplicar a su representado la "presunción de derecho e interés" a su favor, que otorga la calidad de primera solicitante del nombre de dominio y que se traduce en que, a falta de prueba de un mejor derecho en contrario, debe prevalecer el que ella invoca.

Por último, invoca una gran cantidad de Jurisprudencia arbitral que existe en Nic Chile, que otorga el dominio pedido al primer solicitante, luego de reconocérseles su mejor derecho, entre las que encontramos las siguientes;

a) Fallo dictado por el juez árbitro por Cristián Saieh Mena, en relación al conflicto sobre el nombre de dominio E-COMPUTACION.CL, en el cual se le asigno el dominio a la primera solicitante, rechazándose la oposición presentada; Dicho fallo en su parte considerativa señaló; "Que, sin perjuicio de lo anteriormente expresado y que denota validez y legitimidad al Primer Solicitante en su proceder y subsecuentes pretensiones, es pertinente apuntar que su conducta a juicio de este Tribunal Arbitral se encuadra en las diversas disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile para acreditar que no ha actuado de mala fe. En efecto, la utilización del nombre de dominio se realizaría con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios; no se ha acreditado ni se divisa que sea su motivación transferirlo o cederlo, ni menoscabar una marca comercial determinada que goce de cierta fama, notoriedad o prestigio ya que, como se ha dicho repetidamente, la palabra "computación" denota un genérico; ni que se pretenda perturbar o afectar los negocios del Segundo Solicitante, señor Ojeda Méndez. Adicionalmente, tampoco se divisa que el Primer Solicitante esté contrariando normas de abusos de publicidad o principios de competencia leal, ética mercantil o derechos adquiridos de terceros, todas circunstancias cue, de haberse alegado y acreditado, también podrían haber importado una apreciación diversa de los intereses manifestados por las partes en este proceso".

b) Sentencia de Juan Agustín Castellón Munita, dictada el 17 de diciembre del año 2002, en el conflicto del nombre de dominio MI-RALLY.CL, el cual fue asignado al primer solicitante. Dicho fallo en su parte considerativa indicó: "Las razones desarrolladas en los considerandos quinto y sexto precedentes llevan a la conclusión de que la demandante no ha podido acreditar un mejor derecho al nombre de dominio en disputa que aquél gue~posee la demandada y primera solicitante, ,V que de la existencia de dicho dominio en su poder no se le sigue privación, perturbación ni amenaza a su propio derecho en el nombre de dominio RALLY.CL".

c) Fallo por arbitraje de dominio "CRISTAL INTERNET", seguido entre las partes Productora CTM Ltda., como primer solicitante y Compañía de Cervecerias Unidas S.A., como oponenete, dictado por Lorena Donoso Abarca, que en su considerando quinto señaló; "Que en el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in íure'; que en esta materia se ve potenciado por cuanto, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, "el primero que llega es el único servido". Este principio, sólo podrá desatenderse cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes v que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante".

Este último fallo dictado por vuestra persona privilegió como principio básico el de que "el primer solicitante tiene un privilegio de asignación del dominio, salvo que el segundo solicitante demuestre tener un mejor derecho vulnerado con tal registro", este criterio debe ser aplicado en el caso concreto dado que concurren los mismos sucesos y circunstancias que en el caso planteado.

Concluye que atendido lo expuesto en este escrito y tendiendo presente los diversos argumentos indicados, considera que Salcobrand S.A. es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, la asignación a Farmacias Ahumada S.A., constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos legalmente por NIC Chile. Es por ello que solicita se tenga por interpuesta demanda arbitral y que en definitiva se ordene registrar el dominio FARMAPRECIO.CL a nombre de su representada, con expresa condena en costas a la otra parte.

6.- Que a fojas 25 la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho. Argumenta que FARMACIAS AHUMADA S.A. desde 1969 se estableció en Chile, y ha permanecido durante todo este período de años, incluso abarcando no sólo el mercado nacional, sino que también el Latinoamericano, ello fruto de la constante dedicación especializada, no sólo en lo que dice relación con los establecimientos farmacéuticos, sino que también con los rubros que de alguna u otra forma se relacionan con ella, como publicidad, atención al cliente, nombres de dominio y marcas comerciales entre otros. Dentro de su dedicada labor ha debido adecuarse a los nuevos tiempos, con el fin de facilitar a su público consumidor el acceso a la información que requiera, y es por ello que ha ingresado al mundo de los nombres de dominio. Al ingresar a este nuevo mundo de los dominios, su representada, lo ha hecho con dos finalidades: a) facilitarle el acceso a información a sus consumidores; y b) protegerlos, para que al navegar y entrar a un dominio, que diga relación con el rubro farmacéutico tenga la certeza que va a encontrar también el dominio de mi representada y de este modo evitar que gente inescrupulosa valiéndose de la fama y notoriedad de otros establecimientos adquieren dominios con nombre semejantes a los ya registrados, o genéricos con la única finalidad de inducir a error a los consumidores, quienes advertirían esto sólo una vez que lo hayan adquirido. Es por ello que ya es titular de más de 170 nombres de dominios. Agrega que su mandante adecuándose a los nuevos tiempos, es que ha querido ingresar al mundo de Internet, por lo que ha pedido el nombre de dominio del sitio "farmaprecio.cl" y pretende tener mejor derecho a dicho nombre de dominio, que el primer solicitante, por los siguientes motivos:

a.- Su mandante es asignataria de los nombres de dominio "farma.cl" y "farm.cl."

b.- Además de ser asignataria de los nombres de dominio "farma.cl" y "farm.cl", lo es también de los siguientes dominios que llevan como prefijo el término "farma", ellos son: "farmastore.cl", "farmamed.cl", "farmahorro.cl", "farmanet.cl" y "farmaweb.cl".

c.- Como vemos el nombre de dominio solicitado, "farmaprecio.cl", constituye solo un sustantivo que se incorpora a esta familia "farma", que ha creado FARMACIAS AHUMADA S.A. para indicar y distinguir en la red los distintos productos y servicios que ofrece a su público consumidor en general y usuarios de Internet.

d.- De este modo los usuarios de Internet ya saben que al buscar un sitio que comience con "Farma", se encontraran con un sitio perteneciente a su mandante y encontrarán la calidad esperada, es decir, relacionan el término farma a FARMACIAS AHUMADA.

e.- Asignarle este nombre de dominio a un tercero, más aún, a un tercero del mismo rubro de mi mandante, conllevaría consecuencias nefastas para mi representada y su público, puestos que estos últimos por error o confusión asociarían el término "farmaprecio.cl" a mi representada, perjudicándose éstos y beneficiándose terceros.

f.- La asignación "definitiva" del nombre de dominio "farmaprecio.cl" obedece a un interés de su representada en orden a no ocasionar confusiones entre los usuarios de Internet y público en general respecto del origen del origen de los productos o servicios ofrecidos al creer estos que los servicios provienen de su parte, por la similitud que este nombre presenta en relación a las marcas registradas por FARMACIAS AHUMADA S.A. y a los dominios de que ella es titular.

g.- Lo dicho en el número anterior obviamente va asociado a un proyecto, debemos recordar que Farmacias Ahumada desarrolla una actividad económica de carácter comercial, donde existen flujos asociados al desarrollo de dicha actividad que generan utilidades que benefician a la economía nacional. Otro de los criterios para asignar un nombre de dominio está dado por el hecho de existir inversiones o proyectos desarrollados para alcanzar el prestigio que hoy tiene.

8-.Un último criterio que es necesario tener presente es el de la Buena fe, esto es que los motivos que deben existir para adquirir un nombre de dominio no deben ser el ánimo de perjudicar a un tercero obteniendo un nombre respecto del cual otro ha hecho fuertes inversiones para posesionarlo en el mercado, con la finalidad última de una vez obtenido vendérselo y de este modo obtener un beneficio económico. Situación en la cual su mandante nunca se ha encontrado.

Por lo anterior estima que a su mandante "FARMACIAS AHUMADA S.A." le asiste un mejor derecho como solicitante a la asignación de dominio "farmaprecio.cl", por lo que solicita se tenga por alegado el mejor derecho que corresponde a FARMACIAS AHUMADA S.A., para la asignación del nombre de dominio "farmaprecio.cl"

7.- Que a fojas 35 la segunda solicitante evacua el traslado conferido en autos, en los términos siguientes: Sostiene que el primer solicitante, en su escrito de demanda ha señalado una serie de dominios que contienen el sufijo "farma" o pharma", cabe hacer presente que de todos los por ella señalados, ninguno reviste la relevancia de los asignados a su mandante, como lo es el nombre de dominio "farmahorro.cl". Al respecto señala que como se aprecia ambos nombres de dominio "farmaprecio.cl" y "farmahorro.cl" guardan estrecha relación; ambos se vinculan con el dinero, siendo el precio, el valor pecuniario en que se estima algo, y el ahorro, la acción de ahorrar, es decir, reservar alguna parte del gasto ordinario. Dada la vinculación de ambos términos es que cree que de asignársele el nombre de dominio al primer solicitante se van a producir toda suerte de errores y confusiones entre los usuarios de Internet y público en general respecto del origen de los productos o servicios que se pretenden ofrecer a través del portal, al creer estos que los servicios provienen de mi parte y que además se debe tener presente que Farmacias Ahumada desarrolla una actividad económica de carácter comercial, donde existen flujos asociados al desarrollo de dicha actividad que generan utilidades que benefician a los usuarios y a la economía nacional. Los proyectos por ella implementados para alcanzar el prestigio que hoy tiene son por todos conocidos y hemos visto la concreción de sus proyectos. Agrega que otro punto importante de señalar es que su mandante se encuentra de buena fe, su ánimo no ha sido perjudicar al primer solicitante, sino sólo evitar que se produzcan errores o confusiones entre los usuarios de Internet.

8.- Que a fojas 53 la segunda solicitante solicita que se tenga presente que Farmacias Ahumada S.A. considera tener mejor derecho al nombre de dominio "farmaprecio.cl", por las razones que rolan en autos y por ser asignataria de dominios similares al solicitado y que comienzan con la palabra farma, como son los siguientes: "farma.cl , farm.cl, farmastore.cl, farmamed.cl, farmahorro.cl, farmanet.cl y farmaweb.cl. Pero existe un nombre de dominio asignado a mi mandante que reviste aún mayor importancia que los recién señalados, es "farmahorro.cl", puesto que guarda estrecha "farmaprecio.cl", ambos se vinculan con el dinero, siendo el precio el valor pecuniario en que se estima algo, y el ahorro, la acción de ahorrar, es decir, reservar alguna parte del gasto ordinario".

Dada la vinculación existente entre los nombres de dominio recién citados, es que creemos perjudicial que se asigne al primer solicitante el dominio de autos, ello debido a que se producirán toda suerte de errores y confusiones entre los usuarios de Internet y público en general respecto del origen de los productos o servicios que se pretenden ofrecer a través del portal al creer estos que los servicios provienen de mi parte.

9.- Que a fojas 55 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del debate suscitado en la etapa de discusión de estos autos se desprende que son hechos substanciales y pertinentes, más no controvertidos, los siguientes:

a.- Que ambas solicitantes se desarrollan en el ámbito farmacéutico, área en la cual tienen una presencia de mercado tanto a nivel nacional como internacional.-

b.- Que de ellos el primer solicitante es S y B farmacéutica  (SALCOBRAND) RUT: 53.003.850-5.

c.- Que la inscripción del primer solicitante se ha realizado de buena fe.

En consecuencia, el conflicto de estos autos gira en torno a cual de estas partes detenta un mejor derecho al momento de decidir la asignación del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO:Que para efectos de acreditar su mejor derecho la primera solicitante invoca un legítimo interés, que hace desprender de diversas solicitudes de registro marcario que individualiza y a las que se aludió en la expositiva de esta sentencia, respecto de las cuales si bien se habría formulado oposición de parte de Farmacias Ahumada, éstas habrían sido rechazadas por el Departamento de Propiedad Industrial, lo que daría mayor certidumbre a su argumento a este respecto. En segundo lugar, invoca que detrás de este dominio habría un negocio real y concreto, el que acredita a través de folleto de fojas 37 a 51, que en la página 50 VTA. Promociona productos identificados "farmaPrecio". Asimismo, lo acredita mediante set de productos que ha dejado en custodia del Tribunal consistentes en varitas de algodón, espuma de afeitar, colonia desodorante, talco desodorante perfumado, todos ellos individualizados bajo la marca "FarmaPrecio".

De estos antecedentes aparece que la primera solicitante tiene un ánimo cierto de identificarse en el mercado bajo la expresión FarmaPrecio para una cierta línea de productos.

TERCERO: Que de su parte, el segundo solicitante invoca en pos de alegar su mejor Derecho el que sería titular de una "familia" de nombres de dominio relativos al rubro farmacéutico, entre las que destaca "farma.cl" y "farmahorro.cl", los que acredita con impresiones de búsqueda a base de datos de Nic Chile, de fojas 27 y 31, sin perjuicio de acreditar que también sería titular de los dominios "farm", como se desprende de documento de fojas 28, farmastore, según documento de fojas 29,  "farmamed", según documento de fojas 30, farmanet, según documento de fojas 32 y farmaweb, según documento de fojas 33.

Asimismo, su argumentación en se centra en la vinculación existente entre los términos farmahorro y farmaprecio, que, según señala

CUARTO: Que para efectos de lograr un cabal conocimiento al respecto, este tribunal efectuó navegaciones en Internet para efectos de constatar el uso de los nombres de dominio que invocan las partes. En esta indagación, se ha verificado que al escribir en la barra de navegación las correspondientes URL para los dominios farmaweb.cl, farmahorro.cl, farmamed.cl, farma.cl y farmanet.cl, estos no son utilizados por la segunda solicitante.

QUINTO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es en este sentido que en forma secundaria les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios, pasando a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su actuación en la Red. Sin embargo, este carácter sólo se ha reconocido respecto de aquellos casos en que exista una clara intención de parte del solicitante, en orden a identificarse en la Red de Redes con la expresión que ha elegido como nombre de dominio, vinculación que sólo podrá constatarse y sostenerse a partir de la navegación efectiva en las páginas web respectivas.

Que a este respecto, la segunda solicitante no ha acreditado una vinculación de las cadenas de caracteres invocadas e inscritas con los contenidos efectivos de las páginas web que pretende alojar bajo las URL correspondientes. Es más, las mismas, en su aplicación a un proceso de navegación  conducen a páginas inhabilitadas, en se visualiza un mensaje de error, que señala expresamente que el dominio no está en uso.

SEXTO:Que, atendidas las funcionalidades técnicas de la Red es imposible que subsistan dos inscripciones sobre dominios idénticos bajo un mismo TLD, por lo cual, ante inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en base a los cuales habrá de resolverse el conflicto y decidirse la consolidación del nombre de dominio en disputa. Base de estos principios es el de "first come, first served", aforismo técnico que recoge el tradicional aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure". Es más, en el caso de los nombres de dominio "el primero que llega es el único servido", salvo que concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que acrediten el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante.

SEXTO: Quela circunstancia de que la segunda solicitante sea titular de distintos nombres de dominio, sin darles el uso que naturalmente les corresponde, diluye el argumento que esta misma parte invoca, en cuanto a la necesidad de proteger su derecho dada la vinculación que existiría entre farmaprecio y farmahorro, además de proteger a los consumidores de las eventuales confusiones que pudieren producirse, pues el "público en general respdecto del origen de los productos y servicios que se pretenden ofrecer a través del portal, al creer que los servicios provienen de mi parte", pues al no utilizarse estos dominios es imposible que se produzca tal confusión. Es más, es esta misma parte la que con su actitud perjudica su imagen en Internet, puesto que los usuarios de Internet, en su utilización, serán reconducidos a páginas vacías de contenido, en las que a lo sumo podrían, mediante una consulta a NIC Chile, enterarse de quien es su titular, más en ningún caso de producto o servicio alguno que se pretenda ofrecer a través de él. De esta forma, el que esa parte, pese a ser titular de distintos nombres de dominio no los utilice diluye su argumentos al punto que habrá que desestimarlos en todas sus partes.

SEPTIMO:Que a mayor abundamiento, no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador derivado de la mecánica con que opera la Red, constituyéndose sólo en este aspecto en un signo distintivo atípico e instrumental, la ausencia de fines distintivos en su utilización como nombre de dominio inscrito, derivada de que en su utilización conduzcan a páginas web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" u otro similar excluye de antemano la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos o renombrados, registrados, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades, aún totalmente distintos de los distinguidos por tales signos en su condición de marca registrada.

OCTAVO:Que a mayor abundamiento, si bien la utilización del nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio, en que el principio "prior in tempore prior in iure" se exacerba al punto que el primero que lo solicita es el único que podrá ser servido. Esta práctica, que puede llegar a constituirse en un atentado contra la libre y leal competencia que debe imperar en un mercado específico, siendo necesario que los actores de Internet la erradiquen de sus comportamientos habituales, bajo el riesgo, en definitiva, de producir un daño difícilmente reparable respecto de la Desarrollo de la Red Internet en Chile y de la presencia de los distintos actores nacionales en el nuevo espacio de mercado que constituye el ciberespacio.

NOVENO:Que en consecuencia, atendido que la segunda solicitante no ha logrado en este árbitro la convicción necesaria para que se desatienda el principio de "first come first served" en la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio "farmaprecio.cl", habiendo de su parte la primera solicitante acreditado en forma suficiente su interés legítimo, habrá de resolverse a favor de esta última, acogiendo su demanda.

Que en todo caso, no constando en autos que la segunda solicitante haya litigado temerariamente, no podrá acogerse la demanda de la primera solicitante en lo que se refiere a la condena en costas del segundo solicitante.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "farmaprecio.cl" al primer solicitanteS Y B FARMACEUTICA (SALCOBRAND S A), ya individualizada en autos.

Fíjense los honorarios arbitrales definitivos en la suma de $250.000 y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. Emítase la boleta de honorarios correspondiente a nombre del primer solicitante.

Devuélvanse las especies al primer solicitante.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Dictada por doña Lorena Donoso Abarca, Árbitro Arbitrador

 

 

Actúan como testigos los abogados

 

 

Rodrigo Moya García                                                       Alberto Cerda Silva