Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "finissima.cl"

Santiago, 10 de septiembre  de dos mil tres.

VISTOS:

 

PRIMERO: Que,  en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "finissima.cl", siendo partes en este conflicto Jorge Rodrigo Reveco Granifo, con domicilio en Federico García Lorca 7480, La Florida, Santiago y Consorcio Radial de Chile, representado por Albagli, Zaliasnik y Cía, domiciliado en Miraflores 130, piso 25, Santiago.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha para la primera actuación, en Nueva York 17, oficina 201, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

 

TERCERO: Que, en la fecha indicada se llevó a cabo la audiencia de conciliación con la asistencia de ambos solicitantes, el primero personalmente y el segundo representado por Sharon Gottlieb Sabah. En dicha oportunidad, no se llegó a avenimiento.

 

CUARTO: Que, constando en autos el cumplimiento de las cargas procesales por parte del segundo solicitante, se ordenó a las partes hacer sus presentaciones en el plazo de ocho días.

 

QUINTO: Que, a fs. 30 el primer solicitante expone sus pretensiones sobre el nombre de dominio en disputa, señalando lo siguiente:

 

a) Que no se encuentra de mala fe, por cuanto la inscripción solicitada para el nombre de dominio "finissima" obedece a la realización de una actividad comercial lícita no tiene por objeto obstaculizar la actividad económica del segundo solicitante ni perjudicarlo de forma alguna.

 

b) Que la inscripción de su dominio no afecta la imagen de la empresa del segundo solicitante, por cuanto la radio finísima, cuyo nombre se estaría protegiendo, salió del aire en el año 1996 y en la actualidad no existe comercialmente.

 

c) Que existen otras marcas similares a finísima, como "FINISIMA DE MONARCH", "L'ASST FINISIMA" que, al igual que el nombre solicitado, inciden en categorías distintas que la marca que pretende defender el segundo solicitante. Que ambas empresas prestan servicios completamente distintos, siendo uno la radiotelefonía y el otro la publicidad erótica.

 

d) El primer solicitante no acompañó documentos en esta etapa.

 

SEXTO: Que, a fs. 34 y dentro de plazo, el segundo solicitante deduce demanda de oposición al nombre de dominio en disputa, basándose en los siguientes argumentos que esgrimió:

 

a) Que el segundo solicitante, Consorcio Radial de Chile S.A. es un conglomerado empresarial dedicado a las radiotelecomunicaciones y entre sus emisoras radiales se encuentran entre otras, la denominada "FINISIMA".

 

b) Que, con el objeto de proteger dicha radioemisora y su signo empresarial distintivo, se encuentran registradas las marcas "FINISIMA" con el registro 553.328 y "FINISIMA TONELADAS DE MÚSICA" con el registro 492.842, ambas a nombre de Sociedad Radioemisora del Norte Ltda, que, según señala, formaría parte del Consorcio Radial de Chile. Que dichas marcas han sido creadas, desarrolladas y utilizadas por el Consorcio Radial de Chile desde hace años.

 

c) Que en el área de la radiofonía es importante cubrir el ámbito Internet porque día a día serían más las personas que escuchan radio por este medio.

 

d) Que el primer solicitante ha solicitado la inscripción de mala fe, con la intención de perjudicar al segundo solicitante y apropiarse de un signo distintivo empresarial que le pertenece a éste, lo que habría generado un perjuicio irreparable para él.

 

e) El segundo solicitante no acompañó documentos en esta etapa.

 

SÉPTIMO: Que a fs.40 el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1. Efectividad de que el segundo solicitante es dueño de las marcas comerciales "finísima" y "finísima toneladas de música". 2. Efectividad de que la marca "finísima" fue creada y ha sido utilizada desde hace varios años por el segundo solicitante. Fama de la marca. 3. Efectividad de lo afirmado por el segundo solicitante en orden a que el primer solicitante habría requerido la inscripción del dominio "finissima.cl" para apropiarse de un signo identificador perteneciente al segundo solicitante. Hechos que constituirían esta conducta. 4. Relación comercial del primer solicitante con la expresión "finissima". 5. Efectividad de lo afirmado por el primer solicitante en orden a que la marca comercial "finísima" se encontraría en desuso desde mil novecientos noventa y seis.

 

OCTAVO: Que con el objeto de probar sus alegaciones, el primer solicitante acompañó copia simple de los siguientes documentos:

 

a)       Página Internet de inicio del sitio finissima.cl que opera el primer solicitante.

b)      Página Internet de búsqueda y resultados de la radio Finísima en el archivo de la Asociación de Radiodifusores de Chile.

c)       Comunicación de e-mail y respuesta entre el primer solicitante y Radio Activa.

d)      Listado de frecuencias radiales asignadas en el territorio nacional, con sus respectivos asignatarios.

 

NOVENO: Que, por su parte, el segundo solicitante no acompañó documento alguno en esta etapa del conflicto.

 

DÉCIMO: Que, a fs.54 se citó a las partes a oír sentencia y se dictó una medida para mejor resolver apercibiendo a las partes para que en el plazo de tres días hicieren llegar los documentos necesarios para probar lo aseverado en sus respectivas presentaciones.  A fs. 56 el segundo solicitante acompañó copia simple del poder en virtud del cual actuó en autos, y otros documentos para probar su derecho. Por su parte, el primer solicitante acompañó un disco compacto en que incluyó copia electrónica de los documentos que ya había acompañado.

 

CONSIDERANDO:

 

UNDÉCIMO: Que, los documentos acompañados por el primer solicitante no fueron objetados por su contraparte, por lo cual se los tendrá por reconocidos para los eventuales efectos probatorios que se les otorguen.

 

DECIMOSEGUNDO: Que del análisis preliminar de los documentos acompañados por el primer solicitante, y de aquéllos que se tuvieron a la vista por orden del Tribunal, según consta a fs. 54, puede deducirse suficientemente que ambos requirentes han actuado en sus respectivas solicitudes con buena fe y motivados por un interés comercial legítimo.

 

DECIMOTERCERO: Que, como ha expresado este sentenciador en otras causas ventiladas tales como "isantamaria" y "trabajadores-ccu", roles 17-2002 y 21-2002 y, en términos generales, los Tribunales Arbitrales llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio deben analizar y establecer el derecho o grupo normativo afectado, pudiendo configurarse, a grandes rasgos, tres principales categorías de conflictos: aquellos que dicen relación con signos distintivos empresariales, lo que deberá ser resuelto teniendo presente, entre otras, la legislación marcaria y, eventualmente, de defensa de la competencia; las contiendas relativas a derechos de propiedad intelectual, tales como libros, obras de arte u otras de naturaleza análoga y, por último, aquellas relacionadas con derechos de la personalidad y otros similares, entre los que cabe destacar los nombres de personas naturales, localidades, regiones, entre otros.

 

DECIMOCUARTO: Que, por consiguiente de lo aludido en el considerando anterior referenciado, y dado que evidentemente nos encontramos frente a uno de aquellos conflictos en que el derecho marcario es una fuente relevante normativa que debe ser consultada  a efectos de dilucidar el asunto sub lite, a continuación se analizarán los derechos marcarios del segundo solicitante y su gravitación en la constitución del mejor derecho que les pueda asistir para la utilización del dominio en disputa. En este sentido,el segundo solicitante ha esgrimido en su favor la existencia de dos marcas comerciales que se encontrarían registradas a su nombre, que contienen la expresión "finísima" y que le otorgarían preeminencia sobre ella. Estas marcas son "FINISIMA" y "FINISIMA TONELADAS DE MUSICA", cuyos registros se tuvieron a la vista a fs. 74 y 75.  El Tribunal no prestará atención a la insignificante diferencia ortográfica entre las expresiones "finísima" que se encuentra protegida por derechos marcarios y "finissima" que forma el nombre de dominio que se disputa en autos, por cuanto dicha diferencia no influye en las expresiones de manera suficiente para diferenciarlas con un criterio de protección marcaria. Sin embargo, el argumento de los derechos marcarios preexistentes no será atendido por este sentenciador, por cuanto el principio de especialidad de las marcas protege la expresión registrada en cuanto es amenazada o vulnerada  por un producto o servicio que incide en igual categoría jurídica de protección, es decir, en la misma clase para la cual el producto ha sido registrado. En la especie, la expresión "finísima" recibe protección para la clase 38, que incluye radioemisoras y programas hablados, radiados y televisados, y ello constituye un servicio o producto absolutamente distinto que el ofrecido por el primer solicitante, quien acreditó a fs.42 que su actividad comercial es la provisión de escoltas personales.  Por lo demás, los registros marcarios tenidos a la vista no se encuentran inscritos a nombre del segundo solicitante, sino, y respectivamente en el orden enunciado a principios de este párrafo, a nombre de "Sociedad Radiodifusora del Norte Limitada" y "Sociedad Radioemisora del Norte Limitada", personas jurídicas ajenas a este conflicto y de cuya composición o existencia no se tuvo antecedente alguno.

 

DECIMOQUINTO: Que, el segundo solicitante arguyó haber creado la marca "finísima" hace años y ser el responsable de su fama en nuestro país. Sin embargo, con los documentos que el Tribunal ordenó tener a la vista a fs. 54 no se acredita de forma alguna que la expresión "finísima" se encuentre en actual utilización por el segundo solicitante, ni se probó la fama de dicha expresión en nuestro país, ni que dicha eventual fama fuera el resultado de la actividad comercial desarrollada por el segundo solicitante. En efecto, a fs. 66, y según destaca el segundo solicitante, consta que existió una radio denominada finísima, hecho que jamás se controvirtió en esta causa, y que la radioemisora podría volver al aire, pero "con otro nombre", lo que prueba el actual desuso del término para la actividad comercial que se pretende proteger.

 

DECIMOSEXTO: Que, el primer solicitante acompañó a fs. 42 y siguientes copia simple de documentos que acreditaron su relación comercial con la expresión "finissima". En efecto, acreditó, sin oposición de su contraparte, que utiliza comercialmente la expresión "finissima" para ofrecer el servicio de escoltas personales a privados, en forma permanente y legítima, servicio que posee el nombre señalado. La documentación acompañada se tendrá por suficiente para acreditar que su solicitud de inscripción del nombre de dominio "finissima.cl" se realizó de buena fe, con un interés económico y jurídico legítimo y con la intención de realizar una actividad empresarial real y lícita, por lo cual le corresponde la debida protección en el tráfico comercial virtual. A mayor abundamiento y finalmente, cabe señalar que la recta prudencia y la sana crítica indican a este sentenciador que el interés del primer solicitante resulta de mayor relevancia que el eventual interés del segundo solicitante, interés que además de no haber sido objeto de pruebas suficientes ante este Tribunal, es de menor entidad que el del primero ya que como, incluso el mismo peticionario reconoce, la actividad comercial asociada a la marca "finísima" no existe en la actualidad y no se han evidenciado antecedentes de hecho que hagan siquiera presumirla en un futuro cercano.

 

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado, resuelvo:

 

Asígnase el nombre de dominio "finissima.cl" al Primer Solicitante Jorge Rodrigo Reveco Granifo, con domicilio en Federico García Lorca 7480, La Florida, Santiago

 

Comuníquese a NIC Chile, por carta certificada, para su cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Rol N° 84-2003

 

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos Francisca Morales Labbé  y Claudia Fernández Pizarro.