Fallo de Arbitraje "flujometros.cl", NIC Chile

MAT: Asignación de nombre de dominio "flujometros.cl".

Santiago, 12 de Octubre de 2.004.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF03612 de fecha 5 de abril de 2.004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidadde Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "flujometros.cl"; entre la sociedad Latin America Marketing and Service Ltda. y la sociedad Metro S.A.;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Arbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 15 de Abril de 2.004, el suscrito aceptó el cargo de Arbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 27 de Abril de 2.004 a las 12:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 27 de Abril de 2.004, con la asistencia de los apoderados de las partes, don Jorge Díaz Z. por Latin America Marketing and Services Ltda., y don Ricardo Montero Castillo por Metro S.A., ambos con poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otros apoderados para actuar con la misma representación;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Latin America Marketing and Service Ltda., dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio "flujometros.cl" ante este Tribunal Arbitral, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que la denominación "flujometros.cl" es una palabra eminentemente técnica, propia de la rama de la mecánica en las ciencias físicas, la que no obstante no estar recogida como tal en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, corresponde a la traducción del idioma inglés de la palabra "flowmeter", y que de acuerdo a su definición en ese idioma, constituye una palabra genérica y descriptiva del conjunto de instrumentos de medición de flujos líquidos o gaseosos, sean éstos que escurran o fluyan por medios abiertos o cerrados, como por ejemplo canales, ríos, cañerías, tubos, etc.; b) Que en este sentido, la petición de Metro S.A., no resulta congruente en atención al objeto social con el que opera esa sociedad. Señala que Latin America Marketing and Service Ltda., tiene por giro social, entre otros, la comercialización, distribución, importación, exportación y representación de todo tipo de productos, y que precisamente es bajo ese mismo giro que promociona, vende y compra instrumentos de medición descritos como "Flujómetros", tal como aparece actualmente en su página web, identificada en la web bajo el nombre "lams.cl". Cita como productos típicos y representativos de especies de "Flujómetros", los caudalímetros, rotámetros; c) Señala también que tanto el nombre de fantasía, como el logo de la empresa "Lams", están registradas como marca comercial en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial; d) Asimismo, sostiene que por el giro o actividad de la sociedad Metro S.A., transporte de pasajeros, la definición que tiene el dominio en disputa, y el sólo hecho que la palabra "flujometros" contenga como parte de ella la denominación "metro", no autoriza per se al segundo solicitante a pretender detentar con exclusividad este nombre de dominio, así como tampoco otros que estén integradas o compuestas por la palabra "metro", más aun cuando carecen de relación con su objeto social; e) Argumenta también que esta conducta se enmarca dentro de la conducta denominada por la doctrina, abuso del derecho propio, misma que sería incompatible con las reglas que rigen la inscripción de nombres de dominio en Internet, y las reglas de la sana competencia en el comercio; f) Cita también a su favor, sentencias dictadas por otros Jueces Árbitros en relación a los conflictos planteados por los nombres de dominio "tecnometro.cl" y "mediometro.cl", transcribiendo algunos párrafos de la primera de las sentencias, los que no van al caso reiterar en este resolución; g) Sostiene como conclusión lógica, que el segundo solicitante al pretender apropiarse de este nombre de dominio, entorpece la legítima actividad de la empresa de la cual es representante legal, impidiendo promover en forma eficaz y exacta, por medio de Internet, los productos que ofrece;

6.- Por su parte, la sociedad Metro S.A., acorde con las normas de procedimiento fijadas, estando dentro de plazo, hizo también valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones sobre el nombre de dominio en cuestión. Al efecto, sostuvo su mejor derecho sobre el nombre de dominio fundado esencialmente en la importancia e identificación que tiene sobre la denominación "Metro", para cuyo objeto sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que desde un punto de vista general, la Internet ha surgido como una realidad que debe armonizarse con los principios generales del derecho. Que la misma no constituye en sí un fenómeno jurídico que se escapa a las reglas generales del derecho, y que en ese entendido, por su carácter económico, en su regulación se aplican los principios legales esenciales que regulan la actividad económica; b) Que precisamente dentro de estos aspectos o criterio fundamentales, debe considerarse la posibilidad de capitalizar su trayectoria económica y comercial, a través de la posesión y titularidad del nombre de dominio en pugna y de esa forma aplicar un criterio concordante con un mejor derecho que le asistiría; c) Que precisamente la aplicación inflexible e implacable en este caso del principio del "first come, first served", naturalmente provocaría una injusticia o entregaría una mala señal a los actores económicos, al asignar un nombre de dominio irrestrictamente a quién primero lo solicita, sin considerar un juicio previo respecto a quién le asiste un mejor derecho; d) Que asimismo, la sociedad Metro S.A., es por todos bien conocida, reflejo de un servicio de transporte expedito, seguro y económico, constituyéndose en un medio esencial para la actividad económica de la Región Metropolitana, con flujos por sobre los 162 millones de pasajeros anuales; e) Que también tiene registrada a su nombre la marca comercial "Metro" en el Departamento de Propiedad Industrial desde hace varias décadas, siendo en la actualidad titular de variados registros de esa marca, tanto denominativos como mixtas, para distinguir una gran variedad de productos y servicios, hecho que se acreditó debidamente en autos; f) Que desde el punto de vista de la actividad desarrollada por la empresa Latín America Marketing and Service Ltda., argumenta que esta última ha concebido este nombre de dominio en función de su cliente, específicamente de su house mark "Metro", lo que obviamente inducirá a una confusión y dilución de su marca, induciendo a que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia comercial de un determinado producto o servicio; g) Indica también que la conducta del primer solicitante no sólo sería arbitraria por ser contraria a los principios que informan la asignación de nombres de dominio, sino que también antojadizo, por que desde un punto de vista práctico no hay constancia de su uso, desde el momento que el concepto requerido no direcciona a ninguna página web, situación que se considera del todo injusta al aprovecharse de la trayectoria y posicionamiento que la sociedad Metro S.A. tiene en el mercado, como consecuencia de su titularidad e identificación con la denominación "Metro"; h) Señala asimismo que el concepto "flujometros.cl" se estructura en base a la palabra "Metro", y se estima que la posibilidad de confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado; i) Que para fundamentar lo anterior también, se citan profusamente, con trascripción textual, las normas del Art. 14 y Art. 22 del Reglamento de NIC Chile, resumiéndose en términos generales que la inscripción o registro de una nombre de dominio no debe atentar contra normas de abuso de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, así como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros. Que la misma tampoco debe ser abusiva, o se haya realizado de mala fe; j) Argumenta también a su favor el segundo solicitante, la relación entre los conceptos "Metro " y "Flujometros", que por el hecho de que ambos estén compuesto o integrados con la denominación "Metro" son semejantes, lo que inducirá al público a confundirlos, provocando una dilución de la denominación "Metro" en perjuicio del segundo solicitante, con daño a la propiedad que tiene esta última sobre esa denominación; k) Finalmente, el segundo solicitante concluye a la luz de los argumentos antes expuestos que la buena fe, el interés legítimo, las marcas y dominios registrados, la presencia comercial, la trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son todos elementos que lo perfilan como titular de un mejor derecho para optar al nombre de dominio en cuestión;

7.- De las presentaciones de cada parte, con fecha 19 de Mayo de 2.004 se dio traslado para contestar o rebatir las pretensiones o aseveraciones efectuadas por sus respectivas contrapartes, el que fue evacuado por ambas partes. Esencialmente, ambas partes reiteran sus argumentos, y agregan otros que a juicio de este Arbitro no vale la pena referirse por estar latamente contenidos en las mismas argumentaciones aludidas en sus escritos iniciales, y no aportar nuevos elementos substanciales para la resolución del caso. No obstante, la parte de Latin America Marketing and Service Ltda. acompañó variados documentos, entre ellos copias de la página web que la identifica, donde se promocionan diferentes tipos de aparatos o instrumentos identificados como "flujometros";

8.- Por resolución de fecha 2 de junio de 2.004, el Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado, y por resolución de fecha 6 de julio de 2.004, por estimar que no existían hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, omitió recibir la causa a prueba, y citó derechamente a las partes a oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "flujometros.cl", basado en argumentos de hecho, toda vez que ninguno de ellos ha acreditado tener un derecho preferente sobre idéntica denominación fundado en alguna forma de protección jurídica, esto es, nombre comercial, marca comercial o de fábrica;

10.- Que atendido lo expuesto en el numeral anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados, también permiten a este Árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En efecto, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "metro" como uno de sus componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando este último ha demostrado por antecedentes fidedignos e indubitados, que la expresión "flujometros" es una denominación genérica, de uso técnico, y que a través de la misma se identifican los productos que comercializa. Por esa razón, se desecha esa argumentación del segundo solicitante;

11.- Que entonces aplicando un criterio concordante al expuesto, cabe entonces determinar en que medida el nombre de dominio solicitado tiene alguna similitud con la denominación "Metro", en términos de afectar substancialmente la actividad del titular de esta última. Esta situación a juicio de este Árbitro no ocurre por las siguientes razones:

a) Por que ambos términos difieren substancialmente desde el punto de vista de su concepción. El sentido y alcance de uno y otro son distintos. Por una parte la expresión "flujometros", asociada con instrumentos o aparatos técnicos medidores de flujos; y por la otra la expresión "Metro", notoria y conocida en nuestro país, como identificatoria de un sistema de transporte de pasajeros, léase "Ferrocarril Metropolitano";

b) Que de acuerdo a las concepciones de cada una de esas expresiones, resulta entonces claro para este Árbitro que los ámbitos o esferas de uso y campos de acción comercial también son diferentes, situación suficiente para desestimar las alegaciones del segundo solicitante en cuanto a las posibilidades de confusión de público y dilución de la denominación "Metro";

c) Que asimismo, la locución "Metro" no identifica única y exclusivamente un servicio de transporte como lo hace ver el segundo solicitante, sino que es más preciso aun que ello, y al tener diferentes acepciones, no cabe duda que el uso de una palabra que está compuesta en parte por esa expresión, no permite presuponer o conjeturar que por ello se afectará la "trayectoria económica y comercial" del segundo solicitante;

12.- Que respecto a los argumentos esgrimidos en cuando a la ausencia de uso por no existir una página web identificada con el nombre de dominio en conflicto, no constituye para este Árbitro un argumento válido, ya que dada la precariedad de la situación mientras no se asigne el nombre de dominio en definitiva, es razón más que suficiente para que ello no ocurra. Además, en la actual página web del primer solicitante, según se acredita en autos, se hace profusamente alusión al concepto y/o denominación "Flujometro", situación que permite de sobra sostener que existe un claro uso e identificación de éste, por sobre la sociedad Metro S.A. que no acreditó un uso actual de la denominación en cuestión;

13.- Que aun cuando esta Árbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "first come, first served", no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto si corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Latin America Marketing and Service Ltda. tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio;

11.- Que no obstante la sola aplicación del principio de "first come, first served", resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este Arbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por un asunto de certeza jurídica;

12.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada por el primer solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "flujometros.cl";

13.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art.º 6 que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie."

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "flujometros.cl" a la parte de la sociedad Latin America Marketing and Service Ltda. Rechazase la solicitud presentada por el segundo solicitante, Metro S.A.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que mas abajo se indican

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Alejandro Muñoz Danesi Christian A. Melis Pérez

C.I. Nº 12.659.135-7 C.I. Nº 11.600.570-0

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