Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "franja.cl"

MAT.:sentencia definitiva conflicto franja.cl.

 

PARTES:       DIEGO ALONSO VICENTE SÁEZ TRUMPER

                         COMERCIAL FRANJA LIMITADA REP. SARGENT & KRAHN, (COMERCIAL FRANJA LTDA)

 

En Santiago de Chile, a veintiocho de julio de dos mil tres, en el conflicto por la inscripción del nombre de franja.cl, suscitado entre DIEGO ALONSO VICENTE SÁEZ TRUMPER, RUT: 13.588.075-2, domiciliado en Tornagaleones 1030 Depto 4, Valdivia, Valdivia y COMERCIAL FRANJA LIMITADA RUT: 85.573.600-4, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de doña Sandra Seguel, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, of, 1701, Santiago. Se dicta la siguiente sentencia definitiva:

VISTOS:

1.- Que con fecha 17 de marzo del año en curso mediante oficio OF02679 de fojas 1, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro en el conflicto de que tratan estos autos.

2.- Que por carta de fojas 2 se aceptó la designación jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible y se citó a las partes personalmente o legalmente representadas a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 11 de abril de 2003 a las 11:00 horas, lo que fue notificado a las partes por carta certificada como consta a fojas 5.

3.- Que el día y hora señalados se realizó la audiencia decretada en autos, como consta a fojas 21, con la sola comparecencia del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación, se fijó derechamente el procedimiento arbitral.

4.- Que a fojas 22 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral en que solicita la asignación del nombre de dominio franja.cl, en atención a los argumentos de hecho y de derecho que expone en los términos siguientes:

I. ANTECEDENTES DE HECHO: Señala que Comercial Franja Limitada es la sociedad matriz de la afamada boutique "Borders", la que a través de su marca "Franja" realiza todos los servicios de importación de productos para abastecer a sus diversas tiendas. Dado que Comercial Franja Limitada es su razón social, es la denominación que  utiliza en  forma permanente en todas sus actividades comerciales. Agrega que esta parte ya era titular del presente nombre de dominio y por un descuido de su parte no lo renovó en su debido tiempo. Como consta de copia de base de datos de Nic Chile, su mandante solicitó y obtuvo el nombre de dominio "franja.cl con fecha 6 de julio de 2000 y a su fecha de renovación, 6 de julio de 2002 no lo hizo y fue eliminado por el sistema el 5 de agosto de ese año. Aduce con esto la buena fe de su mandante y la importancia que este nombre de dominio tiene para su cliente. Agrega que con fecha 24 de octubre de 2002, la contraparte,Diego Alonso Vicente Sáez Trumper, solicitó el nombre de dominio "franja.cl" y que su parte lo hizo dentro del plazo correspondiente, con fecha 6 de noviembre de 2002.

Agrega que su representada cuenta a la fecha con  dos registros marcarios, registrados en Chile, para su marca "FRANJA": Registro marcario Nº 505.402 "FRANJA", para distinguir "importación y exportación de toda clase de artículos y productos, clase 35", solicitado el 12 de diciembre de 1997 y Registro marcario Nº 505.403 "FRANJA", para distinguir "establecimiento comercial para la compra y venta de toda clase de artículos y productos; en la Región Metropolitana de Santiago", solicitado con fecha 12 de diciembre de 1997. Sostiene además su mandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país. Prueba de ello son los registros marcarios, además de material documental que demuestra que su mandante es una empresa en operaciones y que utiliza y es conocida habitualmente en el comercio como "Comercial Franja" o "Franja".

Continúa sosteniendo que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet.  Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real", por tanto, estima que si el nombre de dominio "franja.cl" se le adjudicara a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "franja.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido, hace presente que su representado ha registrado el nombre de dominio www.borders.cl, correspondiente a la extensión local .CL, creado con fecha 20 de agosto de 2001, fecha anterior  a la solicitud presentada por el demandado.

II.-  ANTECEDENTES DE DERECHO: Sostiene que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores INTERNET, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico, uno de los cuales dice relación con los "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Agrega que en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una  "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido y se identifica dentro de l red,  para de esta forma poder utilizar sus diversos servicios tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc. Este concepto, continúa, lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

En cuanto a los criterios para la resolución de conflictos en la materia esgrime en primer lugar el de titularidad sobre marcas comerciales. A este respecto sostiene que en el derecho comparado, y en los últimos años también en nuestro país se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, porque comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con éstas, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de su función técnica tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos  bienes y/o servicios ofrecidos vía Internet. Por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debiera ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido.

En este contexto, agrega con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN", entidad de mayor autoridad en la materia, que reúne a las comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. Esta política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo solicitado. Así, en su título preliminar señala: "se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos". Criterios recogidos en los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Concluye por tanto que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

Hace presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio al la contraparte se produciría una dilución de la marca "FRANJA" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al dominio "franja.cl" con la intención de informarse sobre los productos que ésta comercializa en el país y se encontraran con cualquier otra  información. Enfatiza a este respecto que su mandante tiene dominios para sus marcas en extensiones .cl. Agrega que en la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001 sobre el nombre de dominio "kiwi.cl" se resuelve que "Sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior."

En segundo lugar esgrime el criterio de la notoriedad del signo pedido que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o  internacional. Según esta parte este criterio en el caso de autos obligaría a concluir que sus mandantes tienen el mejor derecho sobre el nombre de dominio "franja.cl",  debido que ésta la que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional a la denominación "FRANJA".

En tercer lugar aduce el criterio del Mejor Derecho y Buena Fe, el que funda en que su representada cuenta con  registros marcarios en Chile y en el extranjero para la expresión "FRANJA", marca que habría sido creada, desarrollada y publicitada por ella, y a la cual le ha dado fama y notoriedad. Agrega al no existir ningún registro marcario para la expresión "FRANJA", a nombre del demandado al momento de trabarse la litis, esa parte no tenía ningún derecho sobre la expresión FRANJA y por lo tanto el mejor derecho lo detentaría su representada. Sostiene que si el dominio se  asignara a al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

A continuación hace presente que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 8° establece que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio".                Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial, lo que ocurre con "FRANJA", que constituye lo esencial del nombre comercial de la matriz de mi mandante, Comercial Franja Limitada. Enfatiza a este respecto que las normas del Convenio de París antes citadas, tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley.

A continuación señala que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, por lo que la asignación del dominio "franja.cl" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables a la materia. Sostiene que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos es fundamental para los intereses de su representada. Finalmente, reitera que aún prescindiendo de las consideraciones relativas a una eventual infracción marcaria descritas, la sola aplicación de los criterios de resolución de conflicto reflejados en la  Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio de ICANN y reflejada en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio llevan a concluir que Comercial Franja Limitada es la llamada a la titularidad del dominio "franja.cl".

Concluye que existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, en base a los queestima el derecho prioritario de su mandante sobre el signo en disputa.

Solicita se tenga por presentada demanda en juicio arbitral contra de Diego Alonso Vicente Sáez Trumper, ya individualizado en autos, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "franja.cl" a sus mandantes, con expresa condenación en costas de la contraria.

5.- Que en orden a acreditar su mejor derecho el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, inobjetados de contrario:

a.- Copia del registro de nombre de dominio www.borders.cl a nombre de su representado creado con fecha 20 de agosto de 2001, de fojas 31.

b.- Copia de Registros marcarios de titularidad de su mandante y copia de búsqueda en base de datos del Departamento de Propiedad Industrial: i.- Registro marcario Nº 505.402 "FRANJA", clase 35, de fojas 28; Registro marcario Nº 505.403 "FRANJA", establecimiento comercial, de fojas 29.

c.- Fotocopia de Rol Unico Tributario de Comercial Franja Ltda., de fojas 32.

d.- Fotocopia de Patente Municipal de Comercial Franja Ltda., de fojas 33

e.- Fotocopia de Orden de Ingreso Municipal de Comercial Franja Ltda. de fojas 34

g.- Fotocopia de Patente otorgada por la I. Municipalidad de Viña del Mar a Comercial Franja Ltda., de fojas 35.

h.- Fotocopia de Factura Nro. 0597 emitida por Comercial Franja Limitada, de fojas 36.

i.- Fotocopia de Guía de Despacho Nro. 0647 emitida por Comercial Franja Limitada, de fojas 37.

j.- Fotocopia de Nota de Crédito Nro. 0004 emitida por Comercial Franja Limitada, de fojas 38

k.- Fotocopias de boletas de ventas y servicios de Comercial Franja Limitada, de fojas 39.

6.- Que a fojas 41 se dio traslado de la demanda arbitral del segundo solicitante.

7.- Que la primera solicitante no se apersonó en autos ni allegó antecedentes probatorios en apoyo de su mejor derecho.

8.- Que a fojas 42 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que son hechos substanciales, pertinentes y no controvertidos en autos que en el conflicto de autos obra como primer solicitante DIEGO ALONSO VICENTE SÁEZ TRUMPER y que la segunda solicitud corresponde a la empresa COMERCIAL FRANJA LIMITADA. Siendo así y no habiéndose invocado mala fe respecto de ninguna de las solicitudes competitivas que dan lugar al conflicto que se resuelve por esta vía, habrá de discurrirse acerca de cual de estas partes detenta un mejor derecho sobre el dominio franja.cl en disputa.

SEGUNDO:Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que por el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localización de las páginas que integran la gran telaraña mundial de información y que en muchos casos representan a personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es así como sin perjuicio de cumplir una función técnica primaria, cual es coadyuvar al funcionamiento práctico de la Red, les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" como consecuencia de su uso de cara a los usuarios, en que han pasado a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su localización en la Red. Sin embargo esta cualidad no ha alcanzado aún reconocimiento legislativo en cuanto a estar amparados bajo los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio que habremos de atender a ellos al momento de resolver en aquellos casos en que por usos indiscriminados o abusivos de los mismos, se pueda inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso se pueda causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas.

TERCERO:Que para la resolución de los conflictos de nombres de dominio el árbitro reviste el carácter de arbitrador y en consecuencia habrá de estar en sus resoluciones, a aquello que la prudencia y la equidad le aconsejen, más que al Derecho Vigente, sin perjuicio de lo cual, en sus resoluciones no podrá actuar en forma arbitraria o ilegal. Para la formación de su convicción, en todo caso, habrá de atender a los principios generales del derecho y a aquellos  especiales aceptados para la resolución de este tipo de conflictos. Es así como conforme a los principios generales del Derecho, en la era tecnológica se ha reconocido el viejo aforismo prior in tempore prior in iure, que se ha plasmado a través del anglicanismo "first to file first served" o "first come first served", el que tiene plena aplicación entre partes que se encuentran en igualdad de condiciones, esto es, que ambas hayan cumplido todos los requisitos necesarios para la inscripción del dominio, que ambas se encuentren de buena fe y que no existan antecedentes que lleven a concluir el mejor derecho de alguna de las partes.

CUARTO: Que en el caso de autos, la segunda solicitante en primer lugar estima que tiene un mejor derecho por la circunstancia de ser titular de la marca comercial Franja, lo que acredita mediante la documental antes individualizada, inobjetada en autos, por lo que habrá de tenerse por acreditados los derechos que invoca. Esto sin perjuicio de tener presente que, tal y como esta parte esgrimiera, el argumento marcario es uno de los que habrá que atenderse al momento de resolver la controversia, más no el único criterio. Es así como este árbitro estima que este argumento reviste especial importancia tratándose de entidades o personas que se desempeñan en el ámbito comercial, más cuando alguna de las partes se desenvuelve en otro ámbito, éste pierde fuerza, recuperándola aquellos otros principios que rigen la materia.

Es así como en el caso de autos, tratándose la primera solicitante de una persona natural y habiéndose examinado el sitio web alojado bajo la URL http://www.franja.cl se ha constatado que el uso que se le da es no comercial, relativo a una Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, habrá de darse paso a otros argumentos, distintos del marcario. Es así como en sede de principios generales del derecho aplicables a la solución de controversial es universalmente reconocido el principio de buena fe, el que ha sido reconocido en el Reglamento para la asignación de nombres de Dominio en Chile, en el título relativo a la Revocación. En efecto, si bien en nuestro Derecho la buena fe se presume, para esta materia el referido reglamento especifica algunas circunstancias que permitirán evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe. Especialmente, habrá que tener presente la letra c) del artículo 22, que reconoce que se evidenciará la buena fe  del solicitante el que haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

Además de lo anterior este árbitro estima que ante el uso no comercial de parte del primer solicitante no es posible en este caso aplicar el argumento de posible confusión a los consumidores que esta parte invoca.

QUINTO:Que en cuanto al posible perjuicio comercial a su parte al verse privados del dominio franja.cl, la segunda solicitante hace presente que actualmente cuenta con el nombre de dominio borders, inscrito bajo el DNS .cl. Es del caso que además la documental acompañada por la segunda solicitante, consistente en documentos relativos al tráfico mercantil, tales como facturas y guías de despacho, de fojas 36 a 39, se aprecia que se identifican con un logo ovalado que en su interior se lee el escrito BORDERS y bajo esta expresión se lee from New York. De lo que podría deducirse que si bien su razón social es Comercial Franja Ltda., en dichos documentos se potencia la imagen BORDERS. Esta apreciación diluye el argumento esgrimido por la demandada respecto del eventual perjuicio comercial.

Además de lo anterior, este árbitro ha constatado en el registro de nombres de dominio, en el cual la expresión borders está registrada y vigente, más al intentar abrir la página web correspondiente, se aprecia que el dominio está inactivo.

SEXTO:Que en cuanto a la titularidad anterior del dominio franja.cl esgrimida por la segunda solicitante, este árbitro tiene especialmente presente que conforme al Reglamento de Nic Chile, en su numeral quinto se establece que Será requisito esencial para mantener la vigencia de una inscripción de nombre de dominio el pagar oportunamente todas las tarifas que sean aplicables.  De esta forma es de cargo exclusivo del titular del nombre de dominio el pago de las tarifas asociadas a su mantención en el sistema y si así no lo hiciere la consecuencia lógica es la disponibilidad del Dominio. Así en un nuevo proceso de activación el hecho de haber sido titular histórico del registro no entrega una preminencia especial al momento de decidir su asignación. Además de lo anterior, en el caso de autos, la eliminación del registro bajo la titularidad de Comercial Franja Limitada se produjo el día 05 de agosto 2002, como se aprecia de la documental que rola  a fojas consulta efectuada al Registro histórico de NIC Chile, mientras que la inscripción del primer solicitante de estos autos recién se realiza el día 24 de octubre de 2002, esto es más de dos meses después de su expiración.

SEPTIMO:Que de su parte, del análisis del sitio web http://www.franja.cl se desprende que el primer solicitante está haciendo un uso legítimo del dominio, sin perjuicio a terceros, de lo que se hace desprender su interés legítimo en la asignación definitiva del nombre de dominio.

 

En virtud de los argumentos antes señalados y lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile, SE RESUELVE:

Siendo así, en el caso de autos no existen antecedentes suficientes para tener por acreditado el mejor Derecho de la segunda solicitante, razón por la cual habrá de rechazarse su demanda, consolidando el dominio en el primer solicitante, en consecuencia, consolídese el nombre de dominio "franja.cl" en la persona del primer solicitante DIEGO ALONSO VICENTE SÁEZ TRUMPER ya individualizada en autos.

Fíjense los honorarios arbitrales en la suma de $250.000 y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. Emítase la boleta de honorarios correspondiente a nombre del segundo solicitante.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

 

 

Paula Jervis Ortiz,	Alberto Cerda Silva
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.472.069-9