Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "fuchs.cl"

Santiago, lunes veintisiete de septiembre de dos mil cuatro.-

 

VISTOS:

Con fecha 19 de diciembre de 2003, la sociedad Fuchs Petrolub A G, representada por  Soc. Estudio Harnecker Ltda., ambos con domicilio en Av. 11 de Septiembre Nº 1480, piso 14, comuna de Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "fuchs.cl".

Posteriormente, con fecha 24 de diciembre de 2003, la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., representada por Silva & Cía., ambos domiciliados en  Hendaya Nº 60, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "fuchs.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 3584 de 22 de marzo de 2004 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las partes, según consta en autos.

            En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

            A fs. 18, el primer solicitante durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

            A fs. 28, el segundo solicitante hizo valer igualmente sus derechos solicitando en definitiva la asignación del nombre de dominio en conflicto.

            A fs. 32 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

            A fs. 33 de oficio este Tribunal declaró la nulidad de todo lo obrado y citó a una nueva audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento.

            A fs.43, se llevó a efecto la nueva audiencia decretada, y al no producirse avenimiento entre las partes se fijó el procedimiento arbitral a seguir.

            A fs. 54, el primer solicitante durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

            A fs. 62, el segundo solicitante hizo valer igualmente sus derechos solicitando en definitiva la asignación del nombre de dominio en conflicto.

            A fs. 66 se dio traslado a las partes por tres días para que hicieran sus respectivos descargos.

            A fs.70, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "fuchs.cl".   

            A fojas  87, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 19 de diciembre de 2003, Fuchs Petrolub A.G., representada por Sociedad Estudio Harnecker Ltda., solicitó la inscripción del nombre de dominio "fuchs.cl". Posteriormente, con fecha 24 de diciembre de 2003, la sociedad central Impulsora S.A. de C.V., representada por Silva & Cía.,  solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "fuchs.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambos solicitantes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante hace presente que su empresa Fuchs Petrolub A.G.  es una antiquísima y prestigiada Compañía en todo el mundo, por sus innovadores lubricantes, y demás productos especiales relacionados a la industria. Que fundada en el año 1931 por don Rudolf Fuchs se inició como una Compañía de importaciones y venta de productos de refinería de alta calidad, estableciéndose inicialmente en la ciudad de Mannheim, Alemania. Que sólo 20 años después comenzaron las primeras entregas a clientes extranjeros. Que así se inició una cadena de relaciones internacionales, convirtiéndose esto en uno de los principales activos de la Compañía. Que la inversión, compras, absorción y  el desarrollo de nuevos negocios en los cinco continentes, más de ciento veinte países incluido Chile, fueron marcando el rumbo de una exitosa estrategia corporativa. Que hoy en día es una de las empresas líderes en el mundo en el desarrollo, comercialización y distribución de lubricantes y sus productos derivados y relacionados, logrando de esta manera una preferencia por parte del público consumidor de esta clase de productos por cada una de sus marcas comerciales y especialmente aquellos distinguidos bajo la voz "Fuchs", logrando con ello prestigio, fama y notoriedad en el mundo entero. Que tales productos son comercializados en nuestro país bajo algunos de los registros de su marca comercial "Fuchs" cuyo primer registro se remonta al año 1990 y que además la tiene registrada en otros 47 países. Que por  tanto es la creadora de la expresión "Fuchs" hace más de setenta años, es su legítima titular y dueña de la misma y que igualmente dicha expresión corresponde a su razón social y que por lo mismo no le corresponde a la segunda solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y que la solicitud de autos no obedece sino a su legítimo derecho sobre la expresión "Fuchs".

 TERCERO: Que, la parte del segundo solicitante en el período de discusión solicitó el rechazó de las pretensiones del primer solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "fuchs.cl" a su favor.

Funda su pretensión en primer lugar señalando que el presente juicio no debe ser resuelto bajo el solo criterio del principio "First Come First Served", sino que a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho, ya que el primer criterio ha sido superado. A continuación la segunda solicitante Central Impulsora, S.A. DE C.V., expresa que es la titular de la empresa de renombre nacional "Fuchs", verdadero creador, usuario y quien ha posicionado el concepto "Fuchs" en nuestro país, ya que es el titular de la panadería y pastelería del mismo nombre, de gran prestigio en Chile. Que se trataría de un establecimiento con décadas en nuestro mercado y que ha sido publicitado en Chile y en el extranjero y que tiene un mayor posicionamiento al ser una de las empresas de comestibles más grandes del mundo y que ha protegido su propiedad intelectual a través del registro de una serie de signos marcarios "Fuchs". Que el primer solicitante con su solicitud ha incurrido en una conducta que lo perjudica ya que se produce en el mercado la confusión o dilución marcaria, traduciéndose en que los consumidores tengan dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto, favoreciéndose el primer solicitante con la trayectoria y posicionamiento que tiene en el mercado el segundo solicitante, lo anterior sería un atentado a la identidad comercial. Que igualmente el segundo solicitante cita las normas que la Reglamentación de Nic Chile establece a propósito de las revocaciones de nombres de dominio. Que concluye que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto "Fuchs" al primer solicitante, generará todo tipo de confusiones en el mercado respecto del origen empresarial de los productos o servicios y que posee un mejor derecho que el primer solicitante sobre el nombre "Fuchs".

CUARTO: Que dentro del período de discusión, el primer solicitante al evacuar el traslado de lo expresado por el segundo solicitante, señala que su derecho sobre el nombre de dominio en disputa "Fuchs", no se basa solamente en el hecho de ser el primer solicitante, sino también en ser el creador como marca comercial en el mundo entero a partir del año 1931 de dicha expresión. Además, funda su pretensión en el hecho de ser la titular y dueña de más de 120 registros en todo el mundo correspondiente al privilegio "Fuchs" incluido Chile, según constaría en documentos ya acompañados a los autos. Que en cuanto a "capitalizar la trayectoria comercial" a que se refiere la segunda solicitante, expresa que a él le resulta igualmente esencial el continuar "capitalizando" su trayectoria por medio de la solicitud de autos y durante toda su vigencia, más de siete décadas en múltiples países por medio de un centenar de registros e inscripciones de dominios de la expresión "fuchs". Afirma además, que lo señalado por el segundo solicitante en cuanto a que esta parte buscaría con esta solicitud "que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto, al solicitar el nombre de dominio en función de su mandante", resulta inaceptable e impertinente, por cuanto para cualquier persona que observe su trayectoria e historia, será fácil advertir que no requiere ser relacionado con el segundo solicitante para tener éxito en sus empresas, más aún si se observa los innumerables registros de su propiedad correspondiente a la marca comercial  y dominios "Fuchs".  Que tampoco su solicitud vulnera disposición alguna relacionada con los arts. 14 y 22 de la Reglamentación de Nic Chile, ni tampoco el orden público económico y que al efecto expresa que su primer registro en Chile a su nombre de una marca comercial de la palabra "Fuchs" data de 1981. Que en cuanto a la afirmación de la segunda solicitante en torno a que el primero no tiene un derecho equivalente al suyo,  esto no es verdadero, ya que no sólo fue el primero en solicitar en Chile el dominio fuchs.cl, sino que fue la creadora como marca comercial de la expresión "fuchs" en mas de 120 países y especialmente en Chile a partir del año 1981. Que por último, al contrario de lo que expresa la segunda solicitante, su solicitud y en los antecedentes acompañados, constan su buena fe, interés legítimo que obedecen a su larga y antigua trayectoria y a una presencia comercial consolidada, no sólo en nuestro país desde hace más de dos décadas, sino en el mundo entero.

QUINTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del primer solicitante acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario: Copia de certificado de registro internacional de la marca "Fuchs" en 29 países; un listado de registros de la marca comercial "fuchs" en diversos países del mundo incluido Chile; copias de búsqueda en base de datos del sitioweb del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía donde consta que el registro mas antiguo es el 376.497 renovado por el Nº 612.987 del año 2001; un listado de los websites distinguidos por sus respectivos nombres de dominio; certificado de la marca "fuchs" correspondiente a la Comunidad Europea; copia de un catálogo de de productos elaborados, comercializados y distribuidos por él a través de la marca comercial "Fuchs"; una breve reseña histórica del nacimiento y evolución de la marca "Fuchs" y que consta que fue fundada en 1931 por don Rudolf Fuchs.

SEXTO: Que a su vez, el segundo solicitante para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario: Copias impresas de la base de datos del sitioweb del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía cuyo registro más antiguo es el Nº328.472 renovado por el Nº 515.349 de 24 de junio de 1998 de la marca "Fuchs".

 SEPTIMO : Que del análisis de lo expresado por las partes y de la prueba rendida en autos, se tienen por establecido que el primer solicitante de autos es Fuchs Petrolub AG, por lo que de acuerdo al principio imperante en materia de nombres de dominio resumido en la expresión inglesa "first come first served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un posterior solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

Que en consecuencia le correspondía al segundo solicitante probar la mala fe del primero o que posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.   

OCTAVO: Que en apoyo de sus pretensiones el segundo solicitante sólo acreditó que tiene registrada a su nombre la marca comercial "Fuchs" cuyo registro más antiguo es 328.472 renovado por el registro 515.349 de 24 de junio de 1998 y no acreditó mala fe del primer solicitante con respecto al nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que consta de los antecedentes que obran en autos que la denominación "Fuchs" corresponde al nombre de don Rudolf Fuchs fundador y creador de la empresa Fuchs Petrolub AG, primera solicitante de autos, la cual fue fundada en el año 1931 y que se identifica plenamente con su razón social y por otra parte,  su uso se inició con mucha anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por parte del segundo solicitante y de las fechas de solicitudes de sus registros de marcas en Chile.

DÉCIMO: Que las normas y principios del derecho de propiedad industrial invocados por el segundo solicitante, como las que regulan la irregistrabilidad de las marcas y el principio de la especialidad de las mismas, no rigen ni se aplican en esta materia por ser inconciliables con las normas y principios que informan el derecho referido a los nombres de dominio. 

DÉCIMOPRIMERO: Que del mismo modo no son aplicables en la especie las normas sobre revocación de registros de nombres de dominio que contempla la Reglamentación de Nic Chile, por tratarse el presente juicio de un conflicto de solicitudes.

DÉCIMOSEGUNDO: Que la prueba rendida en autos por el segundo solicitante no representan un mejor derecho sobre la expresión "Fuchs" y no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos de Fuchs Petrolub AG ante Nic Chile.

DÉCIMOTERCERO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del primer solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "fuchs.cl"

 

            POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "fuchs.cl" al primer solicitante Fuchs Petrolub AG.

II.- Que se rechaza la solicitud de Central Impulsora, S.A. DE C.V.

III.- Que atendido que el segundo solicitante tuvo motivos plausibles para litigar, cada parte pagará sus costas.

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes. -

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. -

 

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA  ADRIANA FREDES TOLEDO.- 

Rol 15 - 2004.