Fallo de Arbitraje "genfar.cl", NIC Chile

Santiago, catorce de marzo de dos mil cinco

VISTO:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", por oficio OF04184, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "genfar.cl", siendo partes Christián Aguilar González, Rut 06.861.658-1,con domicilio en calle Las Loicas 3300, Macul, Santiago y Laboratorios Genéricos Farmacéuticos, representados por el estudio jurídico Sargent & Krahn, con domicilio en Avenida Andrés Bello Nº 2.711, oficina 1.701, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación, el día viernes 05 de noviembre de 2004, a las 09:50 horas, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación, asistieron ambos solicitantes, el primero compareció personalmente y el segundo asistió representado por el abogado Fernando Ureta Icaza, no hubo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, a fojas 20, el Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días hábiles formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa, contados desde el 09 de noviembre de 2004, fecha en que se decretó abierto el período de planteamientos de mejor derecho.

QUINTO: Que, dentro de plazo, a fojas 21, don Jaime Palma Oyedo, por el primer solicitante dedujo demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, señalando que el dominio "genfar.cl" debe serle asignado a su representado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

a. Que su cliente solicitó el nombre de dominio Genfar ante Nic-Chile con fecha 8 de julio de 2004 y cumpliendo con todos los trámites legales exigidos, incluido el pago de los derechos pertinentes, y con fecha 30 de julio de 2004, la empresa colombiana Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S. A. presentó idéntica denominación, constituyéndose en oponente a la petición de su representado.

b. Que en toda actividad que tenga que ver con derechos de Propiedad Intelectual, el tema de la prioridad es fundamental y, en relación a este punto, es innegable que su representado ha sido el primer solicitante ante NIC Chile del término Genfar.

c. Que el dominio CL administrado por NIC Chile corresponde al reconocimiento de denominaciones de Internet en Chile, lo cual también le otorga derechos prevalentes a su cliente, ya que la segunda peticionaria es una persona jurídica de origen colombiano, en tanto que su representado es una persona natural de nacionalidad chilena, por lo que quien mejor derecho tiene a poseer en definitiva la expresión Genfar, para el área de Internet en Chile, es su mandante, siendo muy injusto que en Chile se le otorgara protección bajo el dominio CL a una empresa de origen colombiano, toda vez que implicaría grandes posibilidades de confusión para los usuarios de Internet, quienes pensarían que la oponente es una empresa de origen chileno y no colombiano, como es en la realidad.

d. Que sería conveniente que el Tribunal pidiera a la oponente los antecedentes que acrediten propiedad de la expresión Genfar como nombre de dominio para la territorialidad Colombiana (CO), con fecha anterior a la petición del dominio Genfar en Chile (8 de julio de 2004).

e. Que la principal característica de la actividad en Internet es que ella no está regida por fronteras típicas, sino que se trata de un universo abierto en que cualquier usuario, desde cualquier lugar del mundo, puede acceder a pesquisar datos mediante una denominación, independientemente de donde se ubique la empresa o persona dueña de dicha denominación, por ello, es que lo justo y conforme a principios de identificación de signos relativos a propiedad Intelectual (marcas o dominios) es que dichos términos se asignen evitando la posibilidad de generar confusiones al potencial usuario de Internet.

f. Que su mandante es dueño de la expresión Genfarma como nombre de dominio debidamente inscrito en NIC Chile, desde el 3 de julio del 2004, lo que tiene clara relevancia, ya que la denominación Genfar está enteramente contenida en el dominio Genfarma de su cliente, lo cual también contribuiría a generar las confusiones ya señaladas en el amplio espectro de usuarios de internet y consumidores en general.

g. Que su representado es titular de las marcas Genfar y Genfarma solicitadas en el Departamento de Propiedad Industrial, para distintos servicios de la clase 38, en donde se incluyen los servicios marcarios de Internet, privilegios que le otorgan derechos de Propiedad Industrial prioritarios, para que se le reconozca también titularidad para dichas expresiones en el ámbito territorial CL, relativo a nombres de dominio correspondientes a Chile, siendo también relevante indicar que su representado es dueño de registros marcarios para la denominación Farmagen, incluidos los servicios de Internet para la clase 38 del Clasificador de Niza, así como también cuenta con protección de dicho nombre de dominio en el NIC Chile.

h. Finalmente señala que el nombre de dominio Genfar debe ser asignado en definitiva a su representado, por los siguientes argumentos:

La prioridad (primer archivo o solicitud) en NIC Chile.

La nacionalidad de origen de su cliente, que le otorga derechos prevalentes para el dominio CL (Territorio de Chile), toda vez que la oponente se trata de una empresa de origen colombiano.

No se ha acreditado la existencia de protección de dominio en el territorio Colombiano (dominio CO) para la recurrente.

Su cliente cuenta con precedentes marcarios que también le asignan derechos adquiridos sobre la expresión en disputa, para ser reconocida a su vez como nombre de dominio CL.

i. Por lo que solicita desechar la oposición de la empresa colombiana Laboratorio de Productos Genéricos S. A., asignando al Sr. Christián Aguilar González la propiedad del dominio genfar.cl o, en subsidio, suspender su resolución respecto del presente conflicto, mientras no se determine marcariamente la propiedad de la marca genfar, para los servicios de Internet, en los organismos encargados de la administración de la Propiedad Industrial en Chile.

SEXTO: Que a fojas 46, con fecha 24 de noviembre de 2004, este Tribunal Arbitral tuvo por interpuesta demanda de mejor derecho por parte del primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, a fojas 26, con fecha 24 de noviembre de 2004, don Luis Fernando Ureta Icaza, por el segundo solicitante, presenta demanda de mejor derecho señalando que el nombre de dominio genfar.cl, debe serle asignado a su representado por los antecedentes de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que los Laboratorios Generico Farmaceuticos S.A. "Laboratorios Genfar S.A", es una compañía farmacéutica colombiana fundada en el año 1967, líder en el mercado de productos farmacéuticos Latinoamericano, dedicada desde hace más de 30 años a la producción y venta de medicamentos genéricos en diversos países de América Latina.

b. Que, con fecha 18 de julio de 2004, el primer solicitante solicitó el otorgamiento del nombre de dominio "genfar.cl". Posteriormente, con fecha 30 de julio de 2004 su representada solicitó a su vez el mismo nombre de dominio.

c. Que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real".

d. Que, si el nombre de dominio "genfar.cl" se le adjudicara al primer solicitante, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "genfar.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido, su representado ha registrado, entre otros, los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones mundiales como locales y que son de fecha anterior a la solicitud presentada por el demandado: www.genfar.com., www.genfar.com.co.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO

a. Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.

b. Que, en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc.

c. Que el concepto de nombre de dominio, lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

d. Que, como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el "mundo real" sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el Derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

e. Que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, que en razón de lo anterior la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

f. Que cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, que regulan el sistema de resolución de conflictos en el .CL.

g. Que, si se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la marca "genfar" de su mandante, lo que podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "genfar.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el país y se encontrarán con cualquier otra información, sobretodo teniendo en cuenta que su mandante tiene dominios para su marca en extensiones .com, .com.co, entre otras.

h. Que, en relación al punto anteriormente expuesto, la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001 respecto al nombre de dominio "kiwi.cl" señala que. "Sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior."

i. Que su mandante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "genfar.cl", debido a que es ella quien le ha otorgado notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "genfar".

j. Que la marca genfar es una marca creada, desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al primer solicitante, se crearía confusión entre los usuarios de Internet.

k. Que la marca de su mandante es una sigla tomada de su razón social "Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A.", lo que demuestra que es éste quien cuenta con mejores derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

l. Que no existe ningún registro marcario para la expresión "genfar", a nombre del demandado. Lo anterior reviste vital importancia ya que al momento de trabarse la litis Christian Aguilar González no tenía ningún derecho sobre la expresión genfar, por lo tanto el mejor derecho lo detenta su representada.

m. Que su representada cuenta a la fecha con más de 10 registros y solicitudes de marca comercial en nuestro país, dentro de los cuales se pueden mencionar:

· Registro Nº 698.943, "GENFAR", clase 35, solicitado con fecha 20 de febrero de 2004; Registro Nº 698.069, "GENFAR", clase 5, para distinguir "productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebes; emplasto, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas", solicitado con fecha 20 de febrero de 2004.

· Registro Nº 698.070, "GENFAR", clase 16, para distinguir "papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés", solicitado con fecha 20 de febrero de 2004.

n. Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, que establece en su artículo 8°: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial. Que "genfar" constituye una abreviación o sigla del nombre comercial de la matriz de su mandante, Laboratorios Generico Farmaceuticos S.A. "Laboratorios Genfar S.A.". Las normas del Convenio de París antes citadas, tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley.

ñ. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó, con citación, los siguientes documentos:

Copias de los siguientes registros de nombres de dominio a nombre de su representado:

· www.genfar.com. creado con fecha 23 de noviembre de 1999.

· www.genfar.com.co creado con fecha 12 de julio de 1996

Copia de los registros marcarios de su mandante, de las siguientes marcas comerciales:

· Registro Nº 698.943, "GENFAR", clase 35.

· Registro Nº 698.069, "GENFAR", clase 5.

· Registro Nº 698.070, "GENFAR", clase 16

3. Listado de marcas "GENFAR" de su mandante en Chile.

4. Información obtenida de la pagina web www.genfar.com, que entrega la historia de la empresa, explica las diversas actividades que realiza y los productos que elabora.

OCTAVO: Que, a fojas 49, con fecha 14 de diciembre de 2004, se proveyó el escrito antes mencionado, en razón de que no había sido presentado electrónicamente, de acuerdo con lo preceptuado por la letra d) de las Bases del Procedimiento, aprobadas por las partes, y se tuvo por interpuesta demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y por acompañados los documentos en la forma solicitada.

NOVENO: Que, a fojas 47, con fecha 26 de noviembre de 2004, se da por iniciado el periodo de respuestas, por el plazo de 5 días hábiles, venciendo el día 03 de diciembre.

DÉCIMO: Que, a fojas 48, con fecha 06 de diciembre de 2004, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se reconoce a don Christián Aguilar González, Rut 06.861.658-1, la calidad de primer solicitante y, en consecuencia, que obra en su favor el principio de preferencia temporal -first come first served- ya que ha solicitado en primer lugar el nombre de dominio en disputa, tal como ha hecho presente en el proceso.

SEGUNDO: Que, también se acepta la alegación formulada por el primer solicitante, en el sentido que de que su solicitud de inscripción del nombre de dominio genfar.cl cumplió las exigencias que para las solicitudes contiene la Reglamentación de Nic-Chile, por lo que lo que resta por decidir es la factibilidad de que dicha solicitud se transforme en inscripción del nombre de dominio en disputa, todo ello también en virtud del mencionado Reglamento.

TERCERO: Que, puede darse por acreditado por la profusa prueba documental aportada, que Laboratorios Generico Farmaceuticos S.A. o "Laboratorios Genfar S.A", el segundo solicitante, es una compañía farmacéutica colombiana fundada en el año 1967, que distribuye productos farmacéuticos principalmente en el mercado Latinoamericano, entre ellos Chile.

CUARTO: Que, respecto a la alegación formulada por el primer solicitante, en el sentido de que este es titular de las marcas Genfar y Genfarma solicitadas en el Departamento de Propiedad Industrial, para distintos servicios de la clase 38, esta debe ser desestimada, ya que en inspección personal efectuada por este Árbitro al portal del Departamento de Propiedad Industrial, el día 1 de marzo de 2005, se ha podido constatar que si bien es cierto que don Christián Aguilar González solicitó ambas marcas el día 30 de septiembre de 2004, ninguna se ha transformado en inscripción por existir respecto de ambas oposiciones que se encuentran en plena tramitación y, por lo tanto, pendientes de resolución, no puede alegarse derecho alguno ni preferencia basada en tal circunstancia, como tampoco a su respecto se estimará la petición formulada por el primer solicitante en el sentido de que se paralice el proceso de fallo mientras no se haya resuelto la solicitud de inscripción de Genfar para la clase 38, por tratarse de temas distintos -aunque con cierto grado de relación-pero que este Tribunal considera como un hecho no sustancial para la resolución del presente asunto por las razones que se señalarán en los considerandos siguientes.

QUINTO: Que, puede darse por acreditado por la prueba documental aportada, y por la inspección personal efectuada por este Juez Árbitro a la Web del Departamento de Propiedad Industrial, el día 1 de marzo de 2005, que el segundo solicitante -Laboratorios Genérico Farmacéuticos S.A., a la fecha, y tal como ha señalado en su presentación, es titular de varios registros de marca comercial en Chile, dentro de los cuales se encuentran: Registro Nº 698.943, "GENFAR", clase 35; Registro Nº 698.069, "GENFAR", clase 5; Registro Nº 698.070, "GENFAR", clase 16, solicitado con fecha 20 de febrero de 2004, además de los nombres de dominio www.genfar.com. creado con fecha 23 de noviembre de 1999 y www.genfar.com.co.

SEXTO: Que efectivamente, y tal como ha señalado el segundo solicitante, el Convenio de París, promulgado por Chile el año 1991 establece en su artículo 8º que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio.

SÉPTIMO: Que, el artículo 15 del Reglamento Nic-Chile prescribe que será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, los derechos válidamente adquiridos por terceros.

OCTAVO: Que la alegación expuesta por el primer solicitante, en atención a que debe ser preferida por su carácter de sociedad chilena frente a una sociedad extranjera -colombiana- se debe hacer presente que el ordenamiento jurídico chileno, siendo señero a nivel y mundial en el reconocimiento -desde el año 1855- del principio de igualdad ontológica del hombre -art. 55 del Código Civil- y, por lo tanto, del principio de no discriminación, disponiendo en su artículo 57 que: "La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código". Por lo que en la República de Chile, mucho antes que en países hoy más desarrollados económicamente y tecnológicamente, que a la fecha en que entraba en vigor nuestro Código Civil no habían siquiera abolido la esclavitud, se consagraba la igualdad y no discriminación por sexo, edad, estirpe y condición, pero también entre chilenos y extranjeros, estableciendo un principio de plena y humana validez contemporánea, que fuera deseable se encontrara integrado en los ordenamientos jurídicos de todas las naciones del orbe, y que además por su carácter de derecho humano, se encuentra incorporado con rango constitucional en virtud del inc. 2º del artículo 5º de nuestra carta fundamental, por lo que el argumento esgrimido no será estimado ya este Árbitro no desoirá o contradecirá el citado artículo 57 del Código Civil disposición que, por lo demás, forma parte del más preciado legado de nuestra historia republicana, todo lo anterior, reforzado por la consideración del acentuado carácter internacional de la normativa de propiedad intelectual vigente en Chile.

NOVENO: Que, este Tribunal acepta, que tal como ha alegado el primer solicitante el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", obra a su favor, pero como se ha señalado profusamente en la jurisprudencia de Nic-Chile este principio es eso, un principio, el que puede considerarse como un criterio de última ratio decidendi, en el caso de que el Tribunal no haya tenido otros elementos que hubieren acreditado el mejor derecho de una de las partes para resolver la controversia debiendo, por tanto, ponderarse el mencionado principio alegado, a la luz de los demás argumentos y pruebas aportados por las partes.

DÉCIMO: Que, este Tribunal se ha formado convicción, en el sentido que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el portal .cl, puede generar la impresión de que se trataría de la página web oficial de la sociedad titular de la marca GENFAR, sociedad que como consta a este juez árbitro por el conocimiento personal que ha tenido de tal circunstancia, comercializa profusamente medicamentos de la marca GENFAR, en el mercado nacional.

DÉCIMO PRIMERO: Que, por las razones expuestas este Tribunal considera que asiste mejor derecho para la titularidad del dominio genfar.cl al segundo solicitante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, no se condena en costas al primer solicitante, toda vez que la circunstancia de que el dominio haya estado un tiempo disponible para su inscripción por terceros, pudo haber hecho creer a la sociedad primera solicitante, que su titular anterior no se interesaba en su continuación en el tiempo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y de las Bases del Procedimiento Arbitral aprobado por las partes.

RESUELVO:

Asignase al segundo solicitante:Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S. A., representados por el estudio jurídico Sargent & Krahn, el nombre de dominio en disputa <genfar.cl>.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan los testigos Claudia Verónica Cornejo Kock cédula de identidad 9.341.939-1 y Alondra Santibáñez Casanova, cédula de identidad 15.139.706-9.

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