Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "geocities.cl"

Arbitraje Revocación Geocities.cl

Oficio NIC1459-2001

En Santiago, a 22 de Julio de 2002.

VISTOS:

1.- Que, mediante oficio 1459-2001, de 27 de Septiembre de 2001, Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto sobre revocación del nombre de dominio geocities.cl entre JUAN CARLOS CASTRO y YAHOO, INC.

2.- Que, con fecha 22 de Noviembre de 2001, el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo que le ha sido encomendado, citando a las partes a un comparendo de estilo.

3.- Que, con fecha 10 de Diciembre de 2001, se efectúa el comparendo de estilo, al que sólo asiste don Arturo Covarrubias Vargas en representación de YAHOO, INC.. No asiste don Juan Carlos Castro Lera ni nadie que lo represente. En esta audiencia se fija el procedimiento arbitral, el que fue notificado por correo electrónico a ambas partes.

4.- Que, con fecha 20 de Diciembre de 2001, y dentro de plazo don Arturo Covarrubias Vargas en representación de YAHOO, INC. efectúa su demanda para la revocación del nombre de dominio geocities.cl, en la que establece:

• Que, la expresión GEOCITIES corresponde a nombre de dominio que goza de fama y notoriedad. Que, asimismo, se encuentra registrado como marca en innumerables países del mundo.

• Que, la marca comercial GEOCITIES cuenta con presencia a nivel internacional. Que, GEOCITIES es un signo que día a día está integrado a nuestros hábitos cotidianos.

• Que, el sitio WEB GEOCITIES, recibió a Abril de 2000, más de siete millones de visitas.

• Que, YAHOO Inc, es titular de más de quince registros marcarios en países tales como Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, por enumerar algunos.

• Que, el señor Jorge Kirovsky ha desarrollado una estrategia a nivel mundial en un intento apropiación de los registros GEOCITIES y YAHOO.

• Que, el señor Jorge Kirovsky solicitó los dominios YAHOOMAIL.NET, YAHOOFREE.NET, YAHOOFREE.COM, YAHOOCHAT.NET, todos los cuales fueron revocados por fallos dictados por Arbitros pertenecientes al cuerpo arbitral de la WIPO.

• Que, el señor Jorge Kirovsky ha intentado también apropiarse de marcas comerciales que pertenecen a grandes compañías, tales como ALTA VISTA, WINDOWS, MICROSOFT.

• Que, el señor Kirovsky ha desarrollado la misma línea de acción en nuestro país donde ha solicitado los nombres de dominio YAHOOAUTOS.CL, YAHOOCHAT.CL etc.

• Que, existen fallos dictados por árbitros del panel de WIPO que mediante fallos ordenaron la inmediata transferencia de los nombres de dominio YAHOOMAIL.NET, YAHOOFREE.COM, YAHOOFREE.NET y YAHOOCHAT.COM del señor Kirovsky a YAHOO INC.

• Que, de acuerdo a la doctrina internacional, GEOCITIES corresponde a lo que se denomina una marca famosa o notoria, y que como tal se encuentra protegida por el Convenio de París, cuerpo legal que tiene plena vigencia en nuestro país.

• Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .CL señala que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.

• Que, en este caso se dan todos y cada una de las circunstancias previstas por el Reglamento para que el dominio sea revocado.

• Que, en un otrosí de su presentación acompaña los siguientes documentos: Copia de la decisión Arbitral emitida por WIPO en el caso entre YAHOO! INC vs Jorge Kirovsky; copia del certificado de dominio geocities.com y Geocities.cl

5) Que, con fecha 21 de Diciembre de 2001 se le dio traslado a la otra parte, para que efectuara su presentación y descargos, cuestión que fue notificada por correo electrónico a ambas partes.

6) Que, no habiéndose evacuado el traslado por parte de don Juan Carlos Castro, con fecha 24 de Mayo de 2002, se cita a las partes a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que, en atención a la naturaleza de la acción de revocación prevista por el Reglamento para la asignación de nombres de dominio.cl, la cuestión controvertida radica en determinar si don Juan Carlos Castro Lera es el verdadero o legítimo titular del nombre de dominio GEOCITIES.CL.

II.- Que, como premisa previa se debe tener en consideración que por regla general, todo nombre de dominio debe quedar protegido, salvo que después del debido proceso se determine que en su inscripción concurrieron las causales de revocación previstas por el artículo 22 del Reglamento.

III.- Que, conforme a dicha disposición se considerará abusiva la inscripción de un nombre de dominio cuando se cumplan tres condiciones:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

2. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

3. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

IV.- Que, la fama y notoriedad de una expresión puede estar dada por distintas circunstancias, tales como la presencia en el mercado, su publicidad, la existencia de registros marcarios, etc.

V.- Que, en este caso particular, todas y cada una de estas circunstancias están presentes, pues el vocablo GEOCITIES corresponde a una expresión que reúne todas estas características.

VI.- Que, lo anterior está sustentado por los documentos aportados por YAHOO INC tanto en esta instancia como en la etapa de admisibilidad.

VII.- Que, en concordancia con lo anterior, y también por el conocimiento personal que este árbitro tiene, es posible concluir que GEOCITIES es una marca o expresión notoria a nivel mundial y nacional y que se encuentra inscrita a nombre de YAHOO INC.

VIII.- Que, en razón de lo anterior, pretender registrarlo con fines comerciales, constituye una clara y evidente apropiación de un bien ajeno, por lo que salvo la existencia de una autorización o licencia concedida por su legítimo titular, se configura el requisito de la mala fe.

IX.- Que, en atención a la visibilidad, publicidad y presencia de la expresión GEOCITIES, el titular del nombre de dominio debió saber acerca de la existencia y notoriedad de la marca de propiedad de YAHOO INC. Que en este mismo sentido, afirmar lo contrario por parte del titular del dominio sería una afirmación de la mala fe.

X. Que, este árbitro no puede dejar de pronunciarse respecto de todas y cada una de las afirmaciones efectuadas por la demandante respecto de la persona de JORGE KIROVSKY. Que, en ese sentido debe recalcarse que el titular del nombre de dominio es don Juan Carlos Castro Lera, y no el señor Kirovsky. Que, sin perjuicio de lo anterior, este árbitro entiende que la presencia del Señor Kirovsky como contacto administrativo constituye una presunción relevante de las verdaderas intenciones del titular del dominio.

XI.- Que, sin perjuicio de lo anterior, las causales de revocación deben analizarse con independencia de esta circunstancia pues se trata de una persona diferente a quien obtuvo el registro del dominio geocities.cl.

XII.- Que, no consta del expediente ningún antecedente que confirme que el señor Juan Carlos Castro Lera actúe a nombre y representación del Señor Kirovsky.

XIII.- Que, no obstante lo anterior en este caso existe un evidente intento de apropiarse de una expresión ajena, que goza de fama y notoriedad, con la única posible intención de obtener un beneficio pecuniario por ello, acción completamente enmarcada en la mala fe.

XIV.- Que, el titular del nombre de dominio no ha acreditado en ninguna de las instancias de este proceso la existencia de algún legítimo derecho sobre geocities. Que, además este árbitro efectúo una investigación tendiente a determinar esta circunstancia llegando a las mismas conclusiones.

XV.- Que, a la fecha en que se solicitó el nombre de dominio GEOCITIES por parte de su actual titular, ésta ya era una expresión famosa y notoria, lo que confirma la existencia de mala fe por parte de su actual titular.

XVI.- Que, don Juan Carlos Castro Lera sabiendo o debiendo saber que la expresión GEOCITIES corresponde a una expresión famosa en el ámbito de la Internet y que éste pertenece a YAHOO INC, no debió haber pedido el nombre de dominio GEOCITIES.CL, pues no posee legítimos derechos sobre la misma.

XVII.- Que, en vista de estas circunstancias este árbitro ha llegado a la conclusión que corresponde restablecer el derecho a quien legítimamente ha demostrado ser el único y verdadero titular del mismo, esto es YAHOO INC.

XVIII.- Que, este árbitro ha constatado que Juan Carlos Castro Lera no ha renovado el nombre de dominio en litigio dentro de plazo. Que, ello sin embargo, no significa que este árbitro no este obligado a pronunciarse respecto de la acción de revocación planteada.

XIX.- Que, atendida la naturaleza de la acción de revocación y a los derechos que de ella emanan, necesariamente este árbitro debe establecer que se han dado todas y cada una de las condiciones enunciadas por el Reglamento, específicamente en el artículo 22, pues dicho pronunciamiento resolverá si existió una apropiación indebida y consecuencialmente que el legítimo titular del dominio es la parte revocante.

XX.- Que, si este árbitro no se pronunciara respecto del fondo del asunto, NIC Chile no podría asignárselo a quien aparece como revocante, debiendo necesariamente existir un pronunciamiento al respecto.

XXI.- Que, en atención a lo anterior, se ordena revocar el registro del nombre de dominio GEOCITIES.CL a nombre de Juan Carlos Castro Lera y en su lugar asignárselo a YAHOO INC.

XIV.- Que, en atención a que el demandante no solicitó se condenara en costas al actual titular del nombre de dominio, cada parte se hará cargo de sus costas.

VISTOS RESUELVO:

1.- Ordenar la revocación del nombre de dominio geocities.cl a nombre de JUAN CARLOS CASTRO LERA.

2.- Acoger la demanda de revocación de YAHOO INC y ordenar se asigne el dominio geocities.cl a su nombre.

Notifíquese este fallo a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

 

Patricio de la Barra Gili
Arbitro