Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "gestion3.cl"

Santiago 27 de octubre de dos mil cuatro.-

 

VISTOS:

Con fecha 7 de abril de 2004, doña María Paz Balada Valero, en representación de la sociedad José Balada y Compañía Limitada, ambos domiciliados en Av. Providencia Nº 2286 Oficina 401, comuna de Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "gestion3.cl".

Posteriormente, con fecha 06 de mayo de 2004, la sociedad Editorial Gestión Ltda., domiciliada en Luis Carrera Nº 1289, Vitacura, representada por Baker & Mckenzie, domiciliado en  Nueva Tajamar Nº 481, Torre Norte, piso 21º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "gestion3.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 3847 de 15 de junio de 2004 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las partes, según consta en autos.

            En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

            A fs. 87 y 120, el primer y segundo solicitante respectivamente, hicieron valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

            A fs.129, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos y se tuvo por pagados los honorarios de este juicio por parte del segundo solicitante.

            A fs. 132, sólo el primer solicitante evacuó el traslado y se hizo cargo de lo expresado por el segundo solicitante a fs. 120.

            A fs. 136, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "gestion3.cl".

            A fs. 136 vta., consta notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, rindiéndose por ambas partes la documental que rola en autos.

            A fs.  155, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO: Con fecha 7 de abril de 2004, doña María Paz Balada Valero, en representación de la sociedad José Balada y Compañía. Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio "gestion3.cl". Posteriormente, con fecha 06 de mayo de 2004, la sociedad Editorial Gestión Ltda., representada por Baker & Mckenzie, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "gestion3.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambos solicitantes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante en el período de discusión hizo valer sus derechos, solicitando el rechazó de las pretensiones del segundo solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "gestion3.cl" a su favor.

Funda su solicitud en primer lugar señalando que es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa y que por lo tanto tiene un mejor derecho para que le sea asignado y que por lo mismo y por otros antecedentes de hecho y de derecho que expone.                                      

Agrega, que junto a otras dos empresas, decidieron elegir el nombre "gestion3" para ofrecer y contactar a sus clientes a través de la Internet, siendo éste uno de otros tantos medios para ese fin. Que como el trabajo excedía el trabajo individual de cada empresa por separado, optaron por este nombre y que tales servicios se vienen desarrollando de un tiempo a esta parte. Que esta idea de "gestion3", no sólo ha implicado destinar una cantidad importante de tiempo en su desarrollo, sino también adecuar los funcionamientos de cada empresa y un desembolso económico importante para materializarlo e implementarlo. Por este motivo solicitó ante Nic Chile el nombre de dominio "gestion3.cl".

                        Afirma asimismo que según la solicitud de la segunda solicitante, ella tiene un giro editorial y periodístico y que realizó su solicitud de inscripción con el objeto de proteger los servicios, identidad y el nombre del solicitante. Que al respecto señala que las dos solicitantes de autos realizan giros o actividades completamente diferentes, motivo por el cual no podría existir por su parte ningún interés en aprovechar los servicios, identidad y el nombre del segundo solicitante. Que lo anterior se vería reflejado en carta de fecha 3 de junio de 2004 dirigida en tal sentido, por correo electrónico, a doña María Angélica Aguilar del Estudio Jurídico Baker & Mckenzie y en donde además se le propuso una transacción en donde se obligaban a no asumir a través del dominio de internet "gestion3.cl" tales rubros y que éllos a su vez se obligaban a no abordar sus actividades.

                        Por todo lo anterior, expresa que no cabe concluir otra cosa que su solicitud, no ha sido abusiva, ni tampoco de mala fe, siendo un hecho público y notorio la imposibilidad real que se produzca error o confusión entre los usuarios de Internet.

                        Señala también que en cuanto al derecho, la palabra "gestión" de acuerdo al significado que le da el Diccionario de la Real Academia Española, resulta ser un término genérico, y no un nombre propio o de fantasía que sea de creación intelectual y que tanto es así que en el registro Nic Chile existen 67 solicitudes en trámite y 217 registrados que contienen dicha palabra. Que no todos los dominios inscritos son de propiedad del segundo solicitante, situación que demostraría a priori que no posee el segundo solicitante un mejor derecho por haber inscrito otros dominios con la palabra gestión o tenerla registrada como marca comercial  en las clases propias de su actividad y que habrían muchos fallos que así lo han establecido.

                        Agrega además, que la jurisprudencia nacional e internacional han reconocido el principio "first come, first served" para la resolución de este tipo de conflictos, que es la situación de primer solicitante en que se encuentra.

Por último, señala que no esta en ninguna de las situaciones contempladas en el art. 22 de la Reglamentación de Nic Chile y cita doctrina nacional sobre la diferencia entre marcas comerciales y nombres de dominio.

TERCERO: Que por su parte y de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del segundo solicitante en el período de discusión hizo valer también sus derechos, solicitando el rechazó de las pretensiones del segundo solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "gestion3.cl" a su favor.

                        Al efecto señala que es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas "Gestion" entre otras registrada para distinguir productos de la clase 16, servicios de las clases 35, 36, 38, 39, 41 y 42, establecimiento comercial y que asimismo es propietario, entre otros, de los nombres de dominio"gestion.cl",  "egestion" ,  "edgestion.cl" y "gestiona3.cl".

Agrega, que es imposible una coexistencia entre "gestion.cl" con el nombre de dominio en conflicto "gestion3.cl" sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar a su sitio, ya que éllos son prácticamente idénticos. En efecto, el número "3" que diferencia los nombres ya registrados a su nombre con el solicitado en autos, producirá en el usuario de Internet confusión, ya que se pensará que el dominio en disputa pertenece a un mismo dueño debido a la gran cantidad de dominios que posee con la palabra "gestión", ya que dicho número "3" no es suficiente para desvincular al nombre solicitado de los nombres de dominio y marcas comerciales registrados por el segundo solicitante.

Afirma asimismo que el registro de un nombre de dominio es universal por lo que no hay diferenciación de ninguna clase como ocurre con las marcas comerciales, por lo que si se concede el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá confusión en el público consumidor aunque la información que se provea y los servicios sean distintos. Por ésto, "gestion3.cl", no es capaz de diferenciarse con los nombres de dominio que ya tiene registrados a su nombre, los cuales a su vez estarían constituídos en torno a sus marcas comerciales "gestion".

Señala también que frente a conflictos de solicitudes de nombres de dominio, según la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como internacional, se debe privilegiar al primer solicitante y que este principio cede en favor de quien pruebe tener un mejor derecho y que lo anterior es aplicable en autos, donde a pesar de ser segundo solicitante funda su mejor derecho en las marcas comerciales y nombres de dominio registrados a su nombre y que contienen la palabra "gestion". Que además, no sería justo asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, ya que ha invertido grandes sumas de dinero en hacer conocida y famosa la marca "gestion".

Agrega además, que se debe tener presente el tema de la dilución marcaria, ya que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria muy similar a las suyas para determinados productos y servicios que no correspondan a Editorial Gestión, indudablemente se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a su signo,  llamado "identidad comercial" respecto de lo cual tiene un derecho de propiedad con protección legal y constitucional. Por último, señala que no hay ningún elemento que justifique otorgar el nombre de dominio en disputa "gestion3" al primer solicitante, ya que ha quedado demostrado que este nombre de dominio es cuasi idéntico a otros de su dominio y que de otorgarse al primer solicitante producirá el desvío de sus usuarios  a una página de Internet que no es la suya.

CUARTO: Que, luego de acuerdo al procedimiento fijado, sólo el primer solicitante José Balada y Compañía Ltda., dentro del respectivo plazo, se hizo cargo de los dichos del segundo solicitante Editorial Gestión Ltda., y solicita en definitiva se rechacen todas y cada una de sus partes las afirmaciones de hecho y de derecho expuestas por el segundo solicitante. Al efecto expresa que según la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se debe privilegiar al primer solicitante, salvo que un solicitante posterior demuestre poseer un mejor derecho. Que el segundo solicitante para fundar dicho mejor derecho se basa en que es dueño de la marca "Gestión" y de nombres de dominio y que lo anterior frente al nombre pedido "gestion3.cl", ocasionaría una confusión en los usuarios de Internet, ya que ellos pensarían que este nuevo sitio pertenece también a éllos. Agrega que poseer marcas comerciales no es razón para sostener que por ello se tendría un mejor derecho, y que al respecto existiría una nutrida jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema y que constarían en fallos acompañados a los autos. Que tampoco lo es por tener nombres de dominios inscritos que tengan la palabra gestión, ya que como lo dijo en su escrito de fecha 20 de julio de 2004, existirían un número de 67 solicitudes en trámite y 217 dominios inscritos que contienen la palabra gestión, y que no todas están a nombre del segundo solicitante, ni existen en contra de los últimos alguna acción de revocación por parte del segundo solicitante. Que respecto de los nombres de dominios señalados por el segundo solicitante y que están registrados a su nombre, salvo "gestion.cl" , conducen a páginas que no se encuentran en uso y se pregunta que este es el uso adecuado de internet a que se refiere el segundo solicitante. Que respecto de la posible confusión alegada, no es efectivo ya que los rubros de uno y otro solicitante son distintos y que en el área de la actividad económica en que se desenvuelven son ampliamente conocidos desde hace tiempo, por lo que sus clientes o usuarios de Internet que accedan a la página "gestion3", jamás relacionarán ésta con Editorial Gestión Ltda. Que reitera los recursos económicos y de tiempo gastados en generar la idea de "gestion3".

QUINTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del primer solicitante José Balada y Compañía Limitada, rindió prueba, acompañando a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Escritura pública de modificación de sociedad que da cuenta del objeto social del primer solicitante; 2) Carta dirigida al Estudio Jurídico Baker & Mckenzie, mediante la cual se propone transigir; 3) Documentos de la página del sitio Nic Chile de los nombres de dominio inscritos o en trámite, contienen la palabra "gestion"; 4) Fallos arbitrales que contienen la palabra "gestion"; 5) Material publicitario y de trabajo que contienen el logo de gestion3; 6) Impresiones de la página de nombres de dominio inscritos solicitados por el segundo solicitante; 7) Impresiones de Página Web de Gestion3 actual; 8) Fotocopias de documentos que emiten asociados al primer solicitante que dan cuenta de sus giros Asesoría económica y financiera y de Asesorías y Servicios contables y 9) Documentos de la página Web de Nic Chile donde consta que es el primer solicitante.

SEXTO: Que a su vez la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: Impresiones de la página de Internet del dominio del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de registros de la marca "Gestion" Nº 440.498, de fecha 03 de marzo de 1995, de la clase 16, 508.685, 505703, ambos de marzo de 1998, 527.233 y 527.234 ambos de 13 de noviembre de 1998 y registro 514.092 de 8 de junio de 1998, todos registrados a nombre de Víctor Manuel Ojeda Méndez; copias de impresos de la página de internet de Nic Chile, de los nombres de dominio "gestión.cl", "gestion-integral.cl",  "gestion de documentos.cl", e-gestion.cl, edgestion.cl y gestiona3.cl.

SEPTIMO: Que según consta en autos el primer solicitante del nombre de dominio en disputa "gestion3" es la sociedad José Balada y Compañía Limitada y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él.

OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante acompañó a los autos copias impresas de registros de marcas del Departamento de Propiedad Industrial, pero esta prueba será desestimada ya que consta en éllas que son de propiedad de un tercero extraño al juicio, distinto del segundo solicitante de autos. También acompañó copias de impresos de la página de internet de Nic Chile, de nombres de dominio de su propiedad que contienen la palabra "gestion".

NOVENO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado distintos nombres de dominio que contengan la palabra "gestion", no le otorga un monopolio sobre dicha palabra de modo tal que no se pueda registrar otro nombre de dominio que la contenga. Tanto es así que consta de la documentación acompañada por el primer solicitante y de la propia base de datos del sitio de Internet de Nic Chile, que existen numerosas solicitudes y registros de nombres de dominio que contienen la palabra "gestion" y que pertenecen a terceros distintos del segundo solicitante, lo anterior se ve apoyado por la jurisprudencia nacional reiterada en esta materia y acompañada a los autos y que se extiende también a otras "palabras basales" o "palabras núcleo" que forman la parte principal de un determinado nombre de dominio, en donde se aplica este criterio como por ejemplo "Universidad", "Banco", "Desarrollo"  etc.  

DECIMO: Que a mayor abundamiento los giros de cada una de las partes en disputa son distintos, a saber una empresa de consultoría, auditoría y de desarrollo de proyectos por una parte y la otra una editorial, lo cual permite a cada una subsistir sin producir trastornos en el mercado.

UNDECIMO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "gestion3.cl" ya que la prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

 

 

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "gestion3.cl" al primer solicitante la sociedad José Balada y Compañía Limitada.

II.- Que se rechaza la solicitud del segundo solicitante la sociedad Editorial Gestión Ltda. respecto del nombre de dominio "gestion3.cl"

III.- Que cada parte pagará sus costas.

 

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes. -

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. -

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELÉNDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-  Rol 27 - 2004.