Fallo de Arbitraje "gestionjudicial.cl", NIC Chile

Santiago, 24 de Noviembre 2003

Mat.: Asignación de nombre de dominio "gestionjudicial.cl"

Ant.: Se envió por Nic Chile la carpeta Of. 02964 denominada Arbitraje gestionjudicial.cl con la correspondiente designación de árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio gestionjudicial. cl presentadas por

1) JAIME ESTEBAN VILLAGRA COLL, de 7 de Abril 2003 y

2) VICTOR MANUEL OJEDA MENDEZ, de 8 de Abril 2003.

Con fecha 23 de Julio 2003, se notificó a las partes y a Nic Chile, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a comparendo, para fijar el procedimiento del arbitraje.

El día 6 de Agosto se verificó dicho comparendo con la asistencia de don Jaime Esteban Villagra Coll, y del abogado don Rodrigo Marré Grez, del Estudio Cruzat, Ortúzar & Mackenna, en representación de don Víctor Manuel Ojeda Méndez, según poder acompañado, autorizado ante Notario y se fijó el procedimiento. Se estipuló un plazo común de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas. Se estableció asimismo, que si el primer solicitante no hacía su respectiva presentación dentro de plazo, se le tendría por desistido y se asignaría el dominio al segundo solicitante; si en su caso, era el segundo solicitante quien no formulaba su presentación, quedaría en rebeldía y se facultaba al árbitro para asignar el dominio al otro solicitante.

Se levantó Acta y se notificaron personalmente las partes de todo lo actuado y se les dio copia.

Con fecha 21 de Agosto 2003, el primer solicitante presentó su demanda haciendo valer sus argumentos y acompañando como prueba de sus alegaciones diversas fotocopias de variados documentos, que más adelante se indican. Proveída esta demanda con igual data, se confirió traslado a la parte contraria.

También con fecha 21 de Agosto de 2003 el segundo solicitante dedujo y fundamentó su oposición, solicitando la asignación del nombre de dominio a su representado. Se proveyó dicha presentación, dando traslado a la parte contraria.

Con fecha 29 de Agosto, el primer solicitando presentó observaciones y acompañó otros documentos; por su parte, el segundo solicitante evacuó su traslado, y posteriormente, acompañó a los autos un téngase presente con fecha 12 de Sept.

Con fecha 29 de Sept. el Tribunal decretó que no habría período probatorio, toda vez que era innecesario, por haberse acompañado oportunamente las probanzas por ambas partes.

Con fecha 3 de Octubre de 2003, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO

1. Que, el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

En otras palabras, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, que él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

2. Por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

3. Que el conflicto objeto de esta resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes respecto de un mismo nombre de dominio, en virtud de lo establecido en el art. 10 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio y no de un conflicto de revocación;

Que el primer solicitante ha señalado que le asiste un mejor derecho, por las siguientes razones:

1. Que la propia definición de la palabra "gestión" indica que es un término genérico, que indica una acción a realizar, y no un nombre propio o de fantasía, que sea creación intelectual. Señala que en el Registro de Nic Chile, el vocablo tiene 179 inscritos y otras 52 solicitudes en trámite; que los dominios solicitados con la palabra gestión pertenecen indistintamente a personas naturales y jurídicas. También indica, que la solicitud del segundo solicitante señala expresamente "SE REGISTRA ESTE DOMINIO PARA PROTEGER EL NOMBRE, LOS SERVICIOS Y LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE", por lo que estima, en consecuencia, que si fuera de esta forma, el Sr. Ojeda debiera solicitar la revocación de todos los nombres de dominio que tengan la palabra gestión y oponerse a cualquier DNS que contenga dicha palabra.

2. Que la palabra "judicial" también es genérica, relativo al Poder Judicial, a los jueces y a la judicatura, por lo que el término gestionjudicial. cl se entendería como la realización de una actividad relativa a la esfera judicial, y que él está en dicho ámbito desde 1999.

3. Que él ha invertido muchísimas horas de trabajo y recursos económicos en desarrollar su proyecto

4. Que la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, han privilegiados el principio "first come, first served" que solicita se aplique al caso de autos.

5. Finalmente cita como referencia jurisprudencial, un fallo del Arbitro Sr. Carey, por el dominio t-gestiona.cl, aludiendo a que la propiedad sobre marcas comerciales, aun cuando sea idéntica al nombre de dominio en disputa, no habilita a eses titular para alegar que por ese solo hecho se lesionarían derechos marcarios.

En prueba de sus alegaciones acompañó un listado de inscripciones y solicitudes en trámite que contienen la palabra "GESTION", que rolan a fs. 22 a 35 de autos, y copia del fallo t-gestiona.cl recién aludido

Luego a fs. 51, este mismo solicitante presentó sus observaciones a la demanda del Sr. Ojeda, que en lo medular señala que debe rechazarse esa solicitud de inscripción porque una revisión somera en el Departamento de Propiedad Industrial da cuenta de más de 100 marcas registradas que contienen la palabra gestión, en sus diferentes clases, y que el aludido sitio web de la contraria www.gestion.cl en la realidad no existe.

Luego indica que todos los nombres de dominio inscritos por la contraria y que se basan en la palabra gestión, no conecta con ningún sitio web, salvo una -wwwbygestion.cl- que solamente indica que el nombre de dominio está protegido. Agrega que es el propio solicitante Sr. Ojeda el que hace que se diluya la marca, puesto que no usa ni les da el uso natural que les corresponde, ya que los usarios con reconducidos a páginas vacías de contenido, por lo que el argumento de fama y notoriedad que invocó, tampoco serían procedentes. Así, concluye, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza la institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que puede entorpecer el desarrollo de la red internet; finalmente, indica que e Sr. Ojeda, solo pretende entorpecer el desarrollo del e-commerce y la libre competencia, y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, amén de acumular nombres de dominio sin ningún objeto.

Que el segundo solicitante ha señalado que debe asignársele el nombre de dominio en disputa, por las consideraciones de hecho y derecho que expresó, que resumidamente pueden indicarse así:

1. Don Víctor Manuel Ojeda Méndez es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas "GESTION", Nº440.498, clase 16; "GESTION", Nº508.685, clase 3, 14, 18, 25, 28, 30 y 34; "GESTION", Nº505.703, clases 35, 36, 38, 39, 41, 42; "GESTION", Nº527.233, establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de artículos y productos de las clases 03, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34 y asimismo es propietario, entre otros, de los nombres de dominio "gestion", "e-gestion", "edgestion" éstas tres inscritas a nombre de Editorial Gestión Limitada, empresa perteneciente a don Víctor Manuel Ojeda Méndez.

Señala el peticionario que es imposible una coexistencia entre "gestion.cl" con el nombre de dominio en conflicto "gestionjudicial.cl" sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de sus clientes, puesto que ellos son prácticamente idénticos.

Expresa, en efecto, que la palabra que diferencia la solicitud de autos con los nombres ya registrados es la palabra "judicial", pudiendo producir lógicamente en el usuario de Internet una confusión, ya que éste pensará que este nuevo dominio pertenece a un mismo dueño, pues la palabra "judicial" no logra dotar al nombre solicitado de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales ya registrados.

Otra potencial confusión que no podemos dejar de mencionar entre los nombre de dominio del solicitante y "gestionjudicial" es que los usuarios de internet al verse enfrenados a estos nombres de dominio pensará que el primero de ellos, es decir, "gestion.cl", es el general o paraguas que da acceso a las demás direcciones que conforman la gran familia de nombres de dominio del solicitante, a través, de los cuales se puede acceder información de las empresas del mismo y a los servicios y productos ofrecidos por ellas.

Asimismo, los usuarios creerán que el dominio en conflicto corresponde a la especie, por medio de los cuales se prestan servicios o se provee información más específica ("judicial") dentro de la generalidad que significa la palabra "gestion". Lo anterior permite suponer que si el solicitante tiene registrado un dominio general, como es "gestion.cl", para proveer de información u ofrecer servicios, cualquier nombre de dominio más específico que contenga la palabra "gestion" también pertenecerá al mismo propietario. Es decir, los usuarios de Internet irremediablemente pensaran que si el nombre de dominio "gestion.cl" pertenece al solicitante y que éste además es propietario de una cantidad considerable de nombres de dominio que contienen la palabra "gestion", lógicamente pensara que "gestionjudicial.cl" pertenece a don Víctor Manuel Ojeda Méndez, para proveer información y prestar los mismos servicios de su Revista Gestión, pero relacionados con el área judicial.

Señala asimismo, que utiliza el nombre de dominio "gestion.cl", ofreciendo una amplia gama de información del más alto nivel, entre las cuales se encuentra todo tipo de información judicial. A mayor abundamiento, expresa que en internet cuando se registra un nombre de dominio, ése registro es universal, es decir, no hay diferenciación alguna de clase, como sucede en el caso de las marcas comerciales, por lo tanto, si se le concede el registro al primer solicitante se producirá irremediablemente confusión en el público consumidor aunque la información que se provea y los servicios que se presten sean totalmente distintos. Además, ambas partes estarían proveyendo información y servicios relacionados, puesto que la información y servicios ofrecidos por el segundo solicitante contiene un alto contenido jurídico.

Señala además, que es el dueño de la Revista Gestión, quese edita mensualmente y está dirigida al hombre de empresa. Dicha Revista tiene una sección permanente llamada "Punto Ley", en la cual se informa al lector de todos los aspectos jurídicos relevantes que pudieran de algún modo influir en su empresa.

Por lo tanto, queda claro que la solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse con los nombres de dominio del segundo solicitante, los que están constituidos en torno a sus marcas registradas "GESTION", Nº440.498, Nº508.685, Nº505.703, Nº527.233, Nº527.234. Nº514.092.

2. Que en los casos de conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la disyuntiva se resuelve aplicando el principio "first come, first served".

Este principio cede al solicitante que sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma.

Funda su mejor derecho, el segundo solicitante, en la titularidad de una serie de registros marcarios y nombres de dominio, que se basan en la palabra GESTION, para distinguir una amplia gama de productos y servicios. E indica los siguientes nombres de dominio: gestion.cl; cgestion.cl; gestionet.cl; gestiondelnuevomilenio.cl; gestioninmobiliara.cl; gestiona.cl; gestion2000.cl; gestion-integral.cl; gestion-de-documentos.cl; bypgestion.cl; e-gestion.cl; edgestion.cl; y las siguientes marcas comerciales: GESTION, en los Registros Nº 440.498, clase 16.; Nº 508.685, clases 03,14,18,25,28,30 y 34; Nº 505.703, clases 35, 36, 38, 39, 41y 42; Nº 527.233, clase 03, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34; Nº 527.234, clases 03, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34; Nº 514.092 , clases 35 y 41.

El segundo solicitante, tiene registrado entre sus múltiples nombres de dominio, el nombre de dominio "gestion.cl" que es igual a sus marcas comerciales, ampliamente conocidas en el mercado, lo que hace improcedente la pretensión del primer solicitante en obtener el registro del nombre de dominio "gestionjudicial.cl", ya que se estaría infringiendo claramente las marcas y nombres de dominio antes indicadas.

De esta manera, plantea que la aplicación del principio first come, first served debe o debiera ceder frente a los criterios y a los principios generales del derecho y a la tesis del "mejor derecho".

Aduce asimismo, que el solicitante ha invertido grandes sumas en hacer conocida y famosa su marca GESTIÓN en todos los ámbitos, especialmente en el de la información. Por lo tanto, el primer solicitante, se aprovecharía de una palabra que ya goza en el mercado de una fama y notoriedad, que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad en la provisión de información.

3. Indica también, se produciría error o confusión en usuarios de internet, respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente entregue al usuario, ya que pensarán que esta página se relaciona con "GESTION" y que corresponde a las empresas del grupo, produciéndose un "passing off". En otros términos esto significa que Jaime Esteban Villagra Coll se vería beneficiado por la fama y notoriedad de las marcas y nombres del segundo solicitante.

4. El mejor derecho para la asignación del nombre de dominio se demuestra también con el hecho de tener su marca registrada,ya que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que son de carácter "universal' dado que se desenvuelven en la "Internet.

Expresa, que el conflicto actual debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases.

En este sentido, debe tenerse presente el delicado tema de la dilución marcaria que se traduce en un atentado a la "identidad comercial", concepto que es reconocido como uno de los más importantes de la empresa y, por lo tanto, exige la máxima protección jurídica.

5. Señala además, que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de las marcas es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real", por tanto, si el nombre de dominio "gestionjudicial.cl" se le adjudicara a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "gestionjudicial.cl", se encontrarán con otro tipo de información que no estaría avalada por la experiencia y seriedad del segundo solicitante, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable en su imagen y reputación y produciría confusión en los usuarios de Internet.

Concluye que, no existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio "gestionjudicial.cl", sea adjudicado al primer solicitante, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio, es cuasi idéntico a sus otros nombres de dominio lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios de las páginas web del segundo solicitante a una página que no es de su propiedad.

Acompañó los siguientes documentos:

I. Copia de la impresión de la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta de los registros marcarios antes indicados

II. Copia de la impresión de la pagina web de NIC Chile, que da cuenta de diversos nombres de dominio, que acreditan la titularidad de don Víctor Manuel Ojeda Méndez, o de Editorial Gestión Limitada, de propiedad del mismo Sr. Ojeda, aludidos anteriormente.

III. Ejemplares de la Revista Gestión, las cuales dan cuenta de la información de tipo jurídica que también se provee en ella.

Luego este segundo solicitante, señala algunas observaciones a la presentación del oponente, que se pueden resumir en lo siguiente:

Que el término gestión no es genérico, porque no existe tal distinción en materia de nombres de dominio, y que idéntico criterio rige en el ámbito marcario, porque de lo contrario no podría haberse registrado la marca, y que su oposición se basa en el término gestión, y no así por la utilización del término "judicial"; que el proyecto de gestión judicial a que alude la contra parte, colisiona abiertamente y en forma evidente con los servicios y productos del Sr. Ojeda. Aclara que la conocida Revista Gestión y su correspondiente sitio web www.gestion.cl contienen información que se relaciona con el mundo legal, por lo que gestionnnjudicial.cl aparece claramente como una sección de dichos productos y finalmente, indica que la referencia al fallo del arbitro Sr. Carey no es aplicable al caso de autos y que sí el presente conflicto obedece expresamente a aquellos que constituyen una expresa excepción al principio first to file system.

Normas y criterios relevantes para el fallo:

1º El hecho sobre el que recae el presente conflicto debe resolverse

determinando a quien de las partes corresponde asignarle el nombre de dominio "gestionjudicial.cl

2º Ambas partes han reconocido y coinciden que esta litis debe resolverse aplicando el principio de first come, first served, esto es, que el primer solicitante tiene derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, y, el segundo principio que debería aplicarse, si no opera del primero ya indicado, consistente en el principio del mejor derecho.

3º De esta manera, le corresponde a este Arbitro determinar si le asiste al segundo solicitante un mejor derecho sobre la expresión objeto del nombre de dominio en disputa, de manera tal que sea capaz de revertir la prioridad del primer solicitante.

4º El segundo solicitante ha acreditado en estos autos, mediante pruebas documentales, la titularidad de marcas comerciales y nombres de dominio, todas referidas a la palabra "gestion"; pero no acreditó la marca registrada "gestionjudicial" ni acreditó comercializar un producto de "gestion judicial" sino que probó que Revista Gestión, tiene una Sección denominada Punto Ley, que según los 4 ejemplares acompañados, solo mencionan artículos referidos a comentarios de leyes, que no es lo mismo que diga relación con gestiones judiciales (Ejemplar de Mayo 2003, se refiere a "Los perfeccionamientos a la Ley de Leasing Habitacional"; el de Junio 2003 se refiere a "Los problemas que demoran al Tribunal de la Libre Competencia"; el de Julio 2003 es sobre "La Segunda Etapa de la Agenda Pro-crecimiento" y el ejemplar de Agosto, no contempla la Sección referida, sino que en la Sección Empresas, un artículo se refiere a "Sociedades Anónimas: hacia la profesionalización del fútbol chileno" y en Sección Tributaria, un artículo trata sobre "Divisiones de Empresas, las consideraciones impositivas"

5º Que en el presente caso, este sentenciador tiene en consideración que el primer solicitante, el Sr.Villagra según consta en autos, reviste la calidad de primer solicitante del nombre de dominio gestionjudicial.cl, razón por la cual le es aplicable el principio de first come, first served, principio que es reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, y que está actuando de buena fe.

Sin perjuicio de lo señalado, el referido Sr. Villagra ha acreditado en autos que el vocablo gestión tiene 179 nombres de dominio inscritos y otros 52 en trámite (a la fecha de su presentación en estos autos, 21 Agosto 2003) y que la solicitud del segundo solicitante se ha efectuado para "proteger el nombre, los servicios y la identidad del solicitante", por lo que es dable concluir que dicho solicitante debería solicitar pues, la revocación de todos los nombres de dominio que tengan esa palabra; y es un hecho además de la causa, que el segundo solicitante no tiene la exclusividad de la marca "gestión" y que su proyecto en internet le ha producido intenso trabajo y recursos económicos, para realizar su actividad, cual es, difundir información judicial en un sitio web.

En el caso que nos ocupa, y de acuerdo con la información proporcionada por las partes, las actividades que ambas partes desarrollan o desean desarrollar en el sitio web que se identifique con el nombre de dominio en disputa son absolutamente diferentes y aunque pudieren estar relacionadas, no se infringe el ámbito de protección del registro marcario. Este razonamiento se aplica con mayor fuerza en el caso de autos, toda vez que la marca enunciada "gestion" no es idéntica al nombre de dominio en disputa

-gestionjudicial.cl-

Que el hecho anterior, no puede entenderse como una situación o estado en virtud del cual se vaya a producir una dilución de la marca comercial del segundo solicitante, y/o de sus empresas, de su Revista Gestión, ni confusión respecto de su nombre de dominio gestión. cl u otros que llevan la palabra gestion, ni tampoco podría sostenerse que de asignarse el primer solicitante se producirá una confusión entre los usuarios en internet. Lo anterior se ve refrendado si se considera que la Revista Gestión utiliza como nombre de dominio en la red internet "gestion.cl", que es un hecho público y notorio, sin que se produzca error o confusión entre los usuarios de la misma. Así pues, no podemos concluir que, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante se vaya a producir una pérdida de la identidad de nombre comercial del segundo solicitante y sus empresas.

Finalmente es necesario indicar que la utilización del nombre de dominio no afectará los negocios del segundo solicitante, ya que los ámbitos son distintos, no es el primer solicitante, no tiene registrado el nombre de dominio gestionjudicial.cl y no puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por la cual ni siquiera tiene una marca registrada idéntica

6º Por lo anterior, este sentenciador es de la convicción que al primer solicitante le asiste el principio "first come, first served", y le asiste un mejor derecho en virtud de las consideraciones ya expuestas y analizadas,

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio y Anexo 1 de la misma Reglamentación,

SE RESUELVE:

En mérito a lo indicado en la parte considerativa, se resuelve conforme a la prudencia y equidad,

Acéptase a registro la solicitud presentada en el primer lugar para el nombre dominio "gestionjudicial.cl", por don Jaime Esteban Villagra Coll, Rut 11.633.634-0 y asígnase a éste el nombre de dominio solicitado.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada a las partes, y a Nic Chile; remítase el expediente en su oportunidad a Nic Chile, conjuntamente con el cuaderno de documentos, y regístrese.

Sentencia pronunciada por doña Janett Fuentealba Rollat

Se designa como Ministro de Fé al Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar, para que autorice el presente fallo, actuación que realiza ad-honorem, quien firma conjuntamente.

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