Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "gestionyeconomia.cl"

Santiago, 4 de febrero de 2003

Arbitraje asignación nombre de dominio “gestionyeconomia.cl”

Partes: Primer solicitante:    Pontificia Universidad Católica de Chile

      Segundo solicitante:  Víctor Ojeda Méndez
 
Vistos:

1. Que mediante oficio N° OF00698 de NIC Chile de fecha 23 de marzo de 2001 fue comunicada la designación de árbitro y remitidos los antecedentes relativos al conflicto de asignación del nombre de dominio “gestionyeconomia.cl”

2. Que con fecha 2 de abril de 2001 fue aceptado el cargo de árbitro y establecida la fecha de la audiencia de conciliación para el día 18 de abril del 2001, todo lo cual fue notificado por carta certificada a las partes y al departamento de ciencias de la computación de la Universidad de Chile.

3. Que con fecha 18 de abril de 2001 tuvo lugar la audiencia de conciliación, con asistencia de ambos solicitantes. En ésta, las partes discutieron la posibilidad de llegar a un acuerdo por lo que solicitaron al Señor Arbitro la suspensión del procedimiento.

4. Que con fecha 7 de agosto de 2001, se cita a las partes a nuevo comparendo para fijar procedimiento el día 20 de agosto de 2001 en atención a que éstas no llegaron a acuerdo alguno.

5. Que de acuerdo a resolución de 20 de agosto de 2001 concurre al comparendo de fijación de procedimiento doña Carmen Paz Alvarez Enríquez en representación de la Pontificia Universidad Católica de Chile (en adelante PUC). Don Víctor Ojeda Méndez no comparece a la audiencia de fijación de procedimiento. En ese acto se apercibe al segundo solicitante, don Víctor Ojeda Méndez a que en plazo de cinco días hábiles a partir del día 20 de Agosto de 2001 presente sus alegaciones por cualquier vía ante el tribunal arbitral. En caso de que dichas alegaciones no sean presentadas, se devolverán los antecedentes que obran en poder del Sr. Juez Arbitro al departamento de ciencias de la computación de la Universidad de Chile, recomendando se asigne el registro de dominio en disputa al primer solicitante.

6. Que como consta en autos, el día 20 de agosto de 2001, la Sra. Carmen Paz Alvarez Enríquez, presenta escrito en el cual asume el patrocinio y poder de la causa en representación de la PUC, para lo cual acompaña fotocopia del poder otorgado por la PUC a Sargent & Krahn, delegación de poder de Sargent & Krahn a doña Carmen Paz Alvarez Enríquez y fotocopia de patente profesional al día.

7. Que como consta en autos, el día 24 de agosto de 2001, el Sr. Luis Manuel Fuentes en representación de Víctor Ojeda Méndez presenta e-mail en el cual manifiesta el interés de su representado de proseguir con el proceso arbitral en atención a que éste es titular de la marca Gestión de Economía, la cual es similar al nombre de dominio en disputa, por lo que la asignación del nombre de dominio en cuestión al primer solicitante produciría confusión respecto del origen del mismo.

8. Que con fecha 31 de agosto de 2001 se dicta resolución en la cual se provee el mail presentado por el representante del segundo solicitante y se cita a las partes a comparendo de fijación de procedimiento y honorarios arbitrales para el día 8 de octubre de 2001.

9. Que el día 8 de octubre de 2001 se celebra comparendo de fijación de procedimiento con la concurrencia de los representantes de ambas partes. En éste se llama a las partes a avenimiento, el que no se produce por lo que se procede a fijar el procedimiento y los honorarios arbitrales. De acuerdo a este, las partes tendrán un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha del comparendo para depositar en la cuenta corriente del tribunal los honorarios arbitrales. En caso de que una de las partes no consigne los honorarios arbitrales dentro de plazo, se tendrá su solicitud por abandonada, concediéndose el dominio a la parte diligente. Las partes que hayan consignado los honorarios, tendrán un plazo de 20 días hábiles para hacer presente al tribunal arbitral sus pretensiones y derechos. De esta presentación se dará traslado a las partes por el término de 15 días hábiles, luego del cual se citará las partes a oír sentencia.

10. Que como consta en autos, el día 25 de octubre de 2001 se acreditó el pago de los honorarios arbitrales de parte de los Sres. de la PUC.

11. Que con fecha 30 de octubre de 2001, el Sr. Arturo Covarrubias Vargas, asume patrocinio y poder de la causa en representación del Sr. Víctor Ojeda Méndez. Para tales efectos se acompañan los documentos que acreditan su personería. En el segundo otrosí de la presentación se tiene por acompañado cheque nominativo a nombre del Sr. Juez Arbitro, correspondiente a honorarios arbitrales.

12. Que con fecha 31 de octubre de 2001, se dicta resolución dejando constancia que ambas partes depositaron los honorarios arbitrales dentro del plazo establecido para ello.

13. Que con fecha 28 de noviembre de 2001 los Sres. de la PUC presentaron demanda de asignación del dominio “gestionyeconomia.cl”. En el referido escrito se señalan como antecedentes de hecho los siguientes:

-         La PUC busca a través de su Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Facultad de Ingeniería, desarrollar mecanismos que faciliten la complementación entre la gestión y tecnología, permitiendo fomentar y estimular una actitud de permanente innovación tecnológica en la enseñanza y difusión de la teoría y la práctica de la gestión.

-         El Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas imparte docencia tanto en pregrado y como en postgrado. En pregrado, complementa la formación científico tecnológica de los alumnos con una formación en gestión y economía e investigación de operaciones. En docencia de postgrado, el Departamento ofrece los programas de Magister en Ciencias de la Ingeniería y Doctor en Ciencias de la Ingeniería con mención en gestión y economía y optimización.

-         El Departamento además dicta diversos programas de capacitación a profesionales y ejecutivos, como también provee de asesorías especializadas a empresas públicas y privadas, en temas relacionados con aspectos de gestión y economía e investigación de operaciones.

-         Posee el dominio economíaygestión.cl, el cual solicitó con el objeto de publicitar sus cursos y proyectos a través de internet, y porque las palabras gestión y economía forman parte del Magister en Ciencias de la Ingeniería y Doctor en Ciencias de la Ingeniería y se relacionan con los cursos, las asesorías y capacitaciones impartidas por esta institución.

-         Señala que posee prioridad por haber sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, encontrándose actualmente en uso la página web asociada a dicho nombre de dominio.

Luego se indican los antecedentes de derecho:

-         En la presentación realizada por los Sres. de la PUC se indica que el primer criterio utilizable en los conflictos de asignación de nombres de dominio es el criterio del primer solicitante o “first to file system”, el cual los beneficia si se toma en cuenta que estos solicitaron el nombre de dominio en disputa con anterioridad al Sr. Víctor Ojeda Méndez.

-         Un segundo criterio mencionado es el criterio del uso del signo pedido. De acuerdo al solicitante este criterio supone que existe una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y el uso de un nombre, lo cual se fundamenta en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile. Interpretando este artículo, se señala que nuestra legislación ampara los casos de nombres de dominios en los cuales sus titulares a pesar de no poseer marcas registradas le han dado fama al signo de la controversia. De esto se deduce que se tiene un mejor derecho en relación al nombre en disputa, en cuanto dicho dominio dice relación con los cursos, asesorías y capacitación que imparte la  Facultad de Ingeniería de la PUC.

-         El tercer criterio es el criterio del mejor derecho. En este sentido se señala que posee mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa en cuanto posee cursos que llevan ese nombre, es el primer solicitante y está actuando de buena fe.

-         Finalmente señala que la utilización del nombre de dominio no afectará  los negocios del oponente ya que los ámbitos son distintos. Junto con esto indica que el segundo solicitante no tiene derecho alguno sobre la denominación en disputa, en cuanto, no es el primer solicitante, no tiene registrado el nombre de dominio gestiondeeconomia.cl y no puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por la cual ni siquiera tiene una marca comercial registrada idéntica.

14. Que con fecha 28 de noviembre de 2001 el Sr. Arturo Covarrubias Vargas en representación de don Víctor Ojeda Méndez presenta demanda de asignación del dominio “gestionyeconomia.cl”. En el referido escrito se señalan como fundamentos de hecho los siguientes:

-         Los Sres. de la PUC solicitaron el dominio en cuestión con fecha 30 de Mayo de 2000. Con fecha de 22 de junio del mismo año, el segundo solicitante solicita el mismo nombre de dominio. Luego de no prosperar mediación se procede a la designación de árbitro. Finalmente con fecha 8 de octubre se fijan las normas de procedimiento.

Luego se indican los antecedentes de derecho:

-         En el escrito en comento se señala que los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio han sufrido una evolución a lo largo de los años. En esta evolución legal uno de los principios fundamentales de derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores económicos les asiste el derecho de capitalizar su trayectoria comercial. En este sentido, una realidad como la internet no puede quebrar o negar principios esenciales del derecho económico. Es por esto que en la actualidad no se aplica simplistamente el criterio del “first to file system” sino que se  busca determinar cual de las partes posee el mejor derecho.

-         En segundo lugar se señala que al segundo solicitante le asiste un mejor derecho en relación con la expresión en disputa en cuanto éste ha utilizado exclusivamente la expresión gestión y gestión de economía, a las cuales ha posicionado en el mercado. Junto con esto, posee el registro de la marca Gestión de Economía hace más de 20 años, para distinguir productos de la clase 16. En este mismo sentido, señala que es titular de una serie marcas comerciales conformadas en todo o en parte por la expresión gestión, encontrándose entre estas las marcas GESTION registro N° 440.498 para distinguir los productos de las clases 35, 36, 38, 39, 41 y 42; GESTION registro N° 508.703 para distinguir los productos de las clases 18, 25, 28 y 30; GESTION & TECNOLOGIA registro N° 501.507 para distinguir los productos de la clase16;  GESTION DE COMERCIO EXTERIOR registro N° 391.925 para distinguir los productos de la clase 16; GESTION DE FINANZAS Y MERCADO registro N° 395.187 para distinguir los productos de la clase 16; GESTION DE MARKETING registro N° 391.926 para distinguir los productos de la clase 16; GESTION DE TRIBUTACION registro N° 403.696 para distinguir los productos de la clase 16; GESTION INTELIGENTE registro N° 584.920 para distinguir los productos de la clase 16.

-         Por otro lado señala que las expresiones gestionyeconomia.cl y gestiondeeconomia.cl. no poseen la distintividad suficiente como para coexistir pacíficamente en el mundo de la internet. Junto con esto, se corre peligro de dilución marcaria en cuanto a que con la asignación del nombre de dominio al primer solicitante se empezará a debilitar el capital comercial y marcario asociado a los signos distintivos que posee. Esta situación es contraria a derecho en cuanto afecta el derecho de propiedad que se tiene sobre dichos signos.

-         Finalmente señala que la asignación del dominio al primer solicitante generará una confusión y error en el mercado en cuanto a la procedencia empresarial de los productos o servicios que la PUC pretenda distinguir con el dominio en disputa dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática con los productos del segundo solicitante.

15. Que por resolución de 17 de diciembre de 2001 se proveen ambos escritos, declarándose por interpuestas las demandas de asignación de nombre de dominio, otorgándose traslado por 15 días a la contraparte correspondiente. Dicha resolución se notifica ese mismo día a las partes.

16. Que como consta en autos, con fecha 26 de diciembre de 2001, la Sra. Carmen Paz Alvarez, en representación de la PUC evacua traslado, en el cual señala los siguientes puntos:

-         De acuerdo al escrito presentado por la parte contraria les asiste el derecho de capitalizar su trayectoria comercial. De ninguna manera el primer solicitante pretende impedir su actuar económico ya que las actividades que éste pretende desarrollar a través de la página web identificada por el nombre de dominio en disputa son diferentes y no relacionadas con las actividades del segundo solicitante.

-         Por otra parte, señala que si el segundo solicitante quisiera capitalizar su trayectoria comercial, hubiese pedido el nombre de dominio “gestiondeconomia.cl” o “gestiondeeconomia.cl”, lo cual no ha hecho hasta la fecha.

-         En cuanto a la aseveración respecto del uso y posicionamiento del concepto GESTION y GESTION DE ECONOMIA, no se ha probado dicho uso. Cabe destacar además que existen nombres de dominio de terceros que contienen la expresión GESTION, como por ejemplo, “gestionambiental.cl”, “gestionypersonas.cl”, “gestionynegocios.cl”, etc. De esta manera no se puede irrogar una exclusividad sobre esa expresión.

-         Finalmente, reitera que su mandante es el primer solicitante y que está actuando de buena fe.

17. En atención a lo señalado en autos, el día 18 de enero de 2002 se dicta resolución citando a las partes a oír sentencia.

 

 Considerando:

1.      Que ante solicitantes que detentan derechos legítimos sobre las denominaciones que pretenden usar como localizadores en internet, la reglamentación vigente, la doctrina nacional y comparada, y la gran cantidad de fallos dictados bajo el sistema de la Uniform Dispute Resolution Policy de ICANN, se resuelve esta disyuntiva aplicando el principio del “first come, first served” .

2.      De esta manera le corresponde a este árbitro determinar si le asiste al segundo solicitante un mejor derecho sobre la expresión objeto del nombre de dominio en disputa, de entidad tal que sea capaz de revertir la prioridad otorgada al primer solicitante.

3.      Para demostrar su mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa, el segundo solicitante señaló como argumentos principalmente, la titularidad de la marca Gestión de Economía para distinguir productos de la clase 16, además de innumerables registros de la marca gestión o en los cuales la palabra gestión forma parte, para distinguir diferentes clases, ya enunciadas.

Como se ha señalado en reiteradas oportunidades este árbitro es de la convicción de que la propiedad sobre una marca comercial idéntica al nombre de dominio en disputa, no habilita a un segundo solicitante para alegar que por ese solo hecho se estarían lesionando los derechos derivados de esa marca, toda vez que éstos se encuentran limitados exclusivamente a los servicios comprendidos en los respectivos registros, considerando el carácter específico de las prerrogativas que derivan de la propiedad marcaria. En este caso en particular, la marca Gestión de Economía ha sido otorgada para distinguir productos de la clase 16, clase que incorpora papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés, de acuerdo al clasificador publicado en la página web del Departamento de Propiedad Industrial. Por lo tanto, para que efectivamente se produzca la infracción al derecho exclusivo que emana de este registro, y por lo tanto, para que se pueda romper el principio de “first come, first served” el nombre de dominio en cuestión debería infringir en forma necesaria e inequívoca la marca Gestión de Economía respecto de productos de la clase 16. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios. En el caso que nos ocupa, de acuerdo a la información proporcionada por el primer solicitante, las actividades que ambas partes desean desarrollar en el sitio web que se identifique con el nombre de dominio en disputa son absolutamente diferentes y no relacionadas, no infringiendo por tanto el ámbito de protección del registro marcario. Estos argumentos se aplican con mayor fuerza en este caso debido a que la marca enunciada no es idéntica al nombre de dominio en disputa, junto con el hecho de que tampoco posee el segundo solicitante la exclusividad de la marca “gestión” como fue señalado por el primer solicitante, afirmación que no fue controvertida por el segundo solicitante.

 

4.      Sin perjuicio de lo señalado, el solo hecho de que el segundo solicitante no posea un registro marcario idéntico al nombre de dominio en disputa, no determina per se la ausencia de un mejor derecho de éste sobre la expresión “gestionyeconomia.cl”.

En relación con esto, el segundo solicitante alegó en su escrito la similitud entre las frases “gestión y economía” y “gestión de economía”. Dicha similitud, de acuerdo a lo señalado, acarrearía serios perjuicios a dicha parte en cuanto ésta ha utilizado el concepto GESTION para posicionarse en el mercado. Por otra parte, se presenta el peligro de la dilución marcaria, entendiendo por esto, que en el caso que en el mercado empiece a circular una expresión identificatoria igual o muy similar a las marcas del segundo solicitante que identifique determinados servicios y productos que no correspondan a éste, se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el segundo solicitante. 

Finalmente alega la posibilidad de confusión y error en el mercado respecto de la procedencia empresarial de cualquiera sea los productos o servicios que el primer solicitante pretenda distinguir por medio del nombre de dominio “gestionyeconomia.cl” ya que los consumidores la identificarán casi de manera automática con las marcas del segundo solicitante. De esta manera, el segundo solicitante ha argumentado que tácitamente la fama y notoriedad que su marca ha tenido en el mercado hace imposible la coexistencia de ésta con una muy similar el internet, sin perjuicio del contenido de las páginas web que utilicen el nombre en dominio en disputa, ya que los consumidores que entren en esa página identificarán de todas maneras la procedencia de los servicios ofrecidos en ésta como servicios o productos ofrecidos por el segundo solicitante. Sin embargo, la fama y notoriedad que se alega, no ha sido probada por el segundo solicitante, por lo que éste árbitro no puede suponer sin más que se producirá dicha confusión, sobre todo cuando es un hecho público y notorio que la primera solicitante, la Pontificia Universidad Católica de Chile, es una institución de gran tradición y reconocimiento en nuestro país, la cual, como ya se ha señalado utiliza la expresión gestión y economía para distinguir diferentes cursos y asesorías.

 

5.      Finalmente, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la primera solicitante es posible señalar que esta ha solicitado el nombre dominio de buena fe en cuanto ésta ha utilizado dicha expresión en docencia de pregrado y postgrado, posee el nombre de dominio economiaygestion.cl y actualmente tiene habilitada la página web identificada con el nombre de dominio gestionyeconomia.cl.

Se Resuelve:

En vista de los considerandos anteriores, asígnese el nombre de dominio gestionyeconomia.cl a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico.

 

 

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro

c.c.

Pontificia Universidad Católica de Chile

Víctor Ojeda Méndez