Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominios "gestionytecnologia.cl" y "gestionytecnologiapuc.cl"

MAT.: Sentencia definitiva gestiónytecnología.cl, gestionytecnologíapuc.cl

 

En Santiago de Chile, a veinte de abril de dos mil tres, en el conflicto por la inscripción de los nombres de dominio gestiónytecnología.cl y gestionytecnologíapuc.cl, suscitado entre la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT 81.698.900-0, representada por  don Rodrigo Núñez Arenas, ambos domiciliados en Alameda 340, comuna de Santiago, y la EDITORIAL GESTION LIMITADA RUT 84.335.100-K, representada por don Ricardo Montero Castillo, ambos domiciliados en Hendaya 60, piso 4°, Las Condes, Santiago.

VISTOS:

1.- Que por oficios 01304 y 01305, de NIC Chile se comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del conflicto por la inscripción de los nombres de dominio que han dado lugar a estos autos entre las partes ya individualizadas.

2.- Que a fojas 4 y 22 consta aceptación del arbitraje y citación a la primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, resolución notificada por carta certificada a las partes, tal y como consta a fojas y y 23.

3.- Que a fojas 12 consta realización de la primera audiencia, con la comparecencia de ambas partes, fijándose el procedimiento arbitral y declarándose la acumulación de ambos conflictos.

4.- Que a fojas 25 consta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio de la primera solicitante y en base a los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho:

LOS HECHOS:

Argumenta que la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Facultad de Ingeniería, es una de las unidades académicas de más alto prestigio en el país. Dentro de sus principales actividades se encuentran el desarrollar mecanismos que faciliten la complementación entre la gestión y la tecnología, dentro y fuera de la Universidad, permitiendo fomentar y estimular una actitud de permanente innovación y cambio tecnológico en la enseñanza y difusión de la teoría y la práctica de la gestión. Es por esta razón que el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas es el lugar donde converge la gestión y la tecnología como respuesta a la creatividad, innovación y liderazgo que son necesarios para resolver problemas industriales, en un mundo cambiante y de creciente contenido tecnológico como el actual. Agrega que este Departamento imparte docencia tanto en pregrado como en postgrado. En el pregrado complementa la formación científico-tecnológica de los ingenieros civiles industriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile con una formación en gestión y tecnología, entregando docencia a más de 2200 alumnos cada semestre. En docencia de postgrado, ofrece los programas de Magíster en Ciencias  de la Ingeniería y Doctor en Ciencias de la Ingeniería, con menciones en gestión, economía y optimización. Respecto al área de gestión y tecnología, la enseñanza impartida engloba distintos temas de formación tecnológica, desarrollada en Ingeniería Mecánica, Computación, eléctrica, entre otras. Agrega que complementariamente a las actividades de docencia, los profesores del Departamento realizan una cuantiosa actividad de investigación de alto impacto nacional en diversas áreas relacionadas con tecnología, en las que participan un gran número de alumnos de Magíster y de ayudantes de investigación y, desde 1993, también alumnos de doctorado. Todas las actividades anteriores han dado origen a un elevado número de publicaciones en revistas especializadas, nacionales e internacionales, y la publicación de varios libros que han alcanzado gran reconocimiento y prestigio a nivel mundial. En un permanente contacto con el mundo empresarial y el sector público, este Departamento dicta diversos programas de capacitación a profesionales y ejecutivos, como también provee asesorías especializadas a empresas públicas y privadas, todas estas actividades en una amplia variedad de temas relacionados con aspectos de la innovación y tecnologías en las empresas.

Precisa que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular en el "mercado real" con los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Con el objeto de publicitar sus cursos y proyectos a través de Internet y porque las palabras gestión y tecnología forman parte del Magíster en Ciencias de la Ingeniería y Doctor en Ciencias de la Ingeniería, ya que este Magíster tiene directa relación con la tecnología, como asimismo porque estas palabras se relacionan con el objetivo tanto de los cursos como de las asesorías y capacitación que imparte la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Su mandante, agrega, solicitó los nombres de dominio en disputaron confecha 05 de enero de 2001, dentro de la política de difusión y crecimiento a que está abocada la Universidad, presentándose la oposición de la contraria el día 16 de enero de ese mismo año. Hace presente que su representada es la primera solicitante de los nombres de dominio en conflicto y que los utiliza para publicitar sus cursos, actividades y proyectos a la comunidad universitaria, siendo un canal de comunicación vital entre los alumnos, profesores e investigadores, de forma tal que si se adjudicaran a la contraria sucedería que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio web, se encontrarían con información de un particular, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para la Universidad y para el mundo académico, pues serían los usuarios de ésta, principalmente alumnos de ingeniería y empresas que buscan capacitación para sus trabajadores y ejecutivos los que ingresarían a dicha página sin encontrar aquella información deseada. Sobre esto último cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le con familiares. En este caso, un usuario buscaría información sobre la Universidad en los nombres "gestionytecnología.cl" y "gestionytecnologiapuc.cl", ya que forman parte de varios cursos tanto de pregrado como de postgrado, como asimismo porque corresponde a la filosofía de enseñanza de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ha publicitado por distintos medios la existencia de estas páginas, por lo que existe además un compromiso patrimonial de su parte para dar viabilidad al proyecto.

EL DERECHO: Señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico, uno de los cuales ha tenido relación con los nombres de dominio, concepto que lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet. De lo contrario el concepto de esta red carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

En cuanto a los criterios para resolver el conflicto, invoca el de primer solicitante o de "first to file system" o "first come first served", en base al cual su representada tendría una prioridad para su asignación, la que se ve respaldada por el hecho que esta parte al solicitar los nombres de dominio en disputa respetó las normas indicadas en el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl, ya que no contrarió las normas vigentes sobre abuso e publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil ni tampoco contrarió derechos validamente adquiridos por terceros.

En segundo lugar, invoca el criterio del uso del signo pedido, recogido en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, que establece que por el solo hecho "que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación", es una circunstancia que servirá para evidenciar y demostrar que "el asignatario del dominio afectado no actuado de mala fe". Llevado este principio al caso de autos, es evidente que nuestra legislación ampara los casos de nombres de dominio en que sus titulares, a pesar de no tener marcas registradas, le han dado fama al signo en controversia.

Señala que este criterio es universalmente aceptado, por lo que corresponde su aplicación, en base a la cual su parte tiene mejor derecho sobre los nombres de dominio en controversia, toda vez que dicen relación con los cursos, asesorías y capacitación que imparte la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En tercer lugar, alude al principio de mejor derecho, en base a que la Universidad solicitó los nombres de dominio en disputa porque la gestión y economía aplicada a los diferentes entes productivos forma parte de su malla curricular. Asimismo, destaca que estos nombres son de gran importancia ya que en el mundo real esta entidad informa a la comunidad universitaria y a los empresarios y trabajadores sus cursos, charlas y seminarios relativos a la gestión y tecnología. A esto añade que es primer solicitante, mientras la contraria es simplemente titular de una solicitud de marca "GESTION Y TECNOLOGIA", para distinguir todos los productos de la clase 16, que a la fecha que la Universidad solicitó los registros no había sido aceptada a registro y cuenta con una oposición, dado que un tercero cuenta con el registro "TECNOLOGÍA & GESTION". Destaca a continuación que el titular de dicha marca no solicitó ninguno de los dominios en disputa, lo que confirmaría lo que argumenta, en cuanto a que la Universidad no pretende con los dominios solicitados, apropiarse de un derecho previamente adquirido.

Concluye que a la luz de lo expuesto en su libelo su representada es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, ya que es el primer solicitante; es titular de los nombres de dominio "gestionytecnologia.cl" y "gestionytecnologiapuc.cl"; la utilización de los nombres de dominio no afectarán a los negocios de la oponente, ya que los ámbitos son distintos, desde que con ellos no se buscan fines de lucro; la solicitud de nombres de dominio se efectuó de buena fe, ya que su objetivo es publicitar y difundir sus cursos, proyectos y actividades a través de Internet y porque las palabras gestión y tecnología forman parte del Magister en Ciencias de la Ingeniería y doctor en Ciencias de la Ingeniería. Asimismo, parece obvio señalarlo, pero estas palabras se relacionan tanto con los objetivos de los cursos como de las asesorías y capacitaciones que imparte la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cual es el fomento y complementación entre la gestión y la tecnología. Por otra parte, estima que la contraria no tiene ningún derecho sobre estos dominios por cuanto no es primer solicitante; no tiene registrado ningún dominio relacionado con la gestión y la tecnología; no puede pretender un derecho per se sobre una denominación en Internet por el simple hecho de tener una solcitud marcaria, que se encuentra pendiente y con oposición.

Solicita se tenga por interpuesta su demanda arbitral, se la acoja a tramitación y en definitiva asignar los nombres de dominio en disputa a esa parte.

5.- Que a fojas 59 la segunda solicitante EDITORIAL GESTION LIMITADA presenta su demanda arbitral, en  que solicita se le asigne derechamente los dominios en disputa, por tener mejor derecho, en atención a los siguientes antecedentes:

LOS HECHOS:

La Pontificia Universidad Católica de Chile presentó su solicitud de inscripción de los nombres de dominio en disputa el día 05 de enero de 2001 y su empresa lo hizo el día 16 de ese mismo mes y año, dentro de plazo fijado por el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl. Posteriormente, luego de no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2 del anexo 1, relativo al procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación de árbitro por Nic Chile, el que aceptó el cargo. Luego con fecha 12 de julio de 2002 al no llegarse a acuerdo, se dictaron las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

EL DERECHO: En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio sostiene que la Internet, en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del Derecho. Al respecto, continua, el jurista nacional Enrique Barros B., ha señalado que la Internet es un fenómeno económico, psicológico, pero que en definitiva no es un fenómeno jurídico, queriendo decir con esto que la Internet no es o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del Derecho, sino por el contrario, como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fenómeno de la iniciativa individual. En esta evolución legal, agrega, uno de los principios fundamentales del Derecho Económico tiene que ver con el hecho de que los actores comerciales les asiste el derecho de capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del Derecho Económico resulta esencial para entender la pretensión de su mandante y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias de concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico  humano, como es caso de la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad.

En este sentido, continúa, queremos que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá de este miope criterio inicial para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del Derecho y de la tesis del "mejor derecho", así, esta concepción, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, por que solicita que al analizar este asunto se lo haga desde una óptica integral, sin caer en la trampa "first to file", que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva aparecen como aberrantes y antijurídicos.

En segundo lugar, en cuanto al posicionamiento de gestión y tecnología, señala que el mejor derecho que invoca se fundamenta en primer lugar en que es él quien lo ha utilizado exclusivamente y por ende, posicionado en el mercado el concepto gestión & tecnología, expresión esta que fonética, gráfica y semánticamente es idéntica a gestionytecnologia y gestionytecnologiapuc. En este sentido, agrega, Editorial Gestión Ltda. ha solicitado el concepto GESTION & TECNOLOGIA como marca comercial con fecha 14 de septiembre de 2000. En este mismo sentido, hace presente que su mandante ha utilizado el concepto gestión & tecnología para posicionarse en el mercado siendo reconocido en él por tal concepto.

En tercer lugar señala que es claro advertir que ambas expresiones son idénticas, y que las letras  Y con & producen el mismo efecto, sobre todo fonéticamente. Por tanto no se permite que las expresiones en cuestión tengan la suficiente especialidad como para coexistir pacíficamente en el mundo de la Internet, sobre todo si una de ellas, como señalábamos, ya está presente y posicionada en los términos planteados. Al respecto, hace presente que el criterio estrictamente matemático con que se inició la administración de los dominios en los años 80 ha sido superado con creces. En efecto, en aquellos tiempos si se solicitaba la expresión COCAKOLA.CL, COCACOLA.CL teóricamente era posible que dicho dominio se le asignara a un tercero no vinculado a la empresa debido a que se estimaba que bastaba un carácter distinto para que estuviéramos frente a algo distinto. Hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. En este sentido, agrega, debe tenerse presente el delicado tema de la dilución marcaria, en cuanto que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria, igual o muy similar a las marcas de su representado, como eventualmente podría ocurrir, que identifique determinados servicios o productos y que no corresponda a Editorial Gestión Ltda.., indudablemente se empezará a general un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al signo solicitado por su mandante. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a Derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Concluye que lo anterior se traducen un importante atentado a la "identidad comercial", concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto la máxima protección jurídica. Agrega que el improbable otorgamiento e los signos a la contraria generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial, cualquiera sea los productos o servicios que la Pontificia Universidad Católica de Chile pretenda distinguir con los nombres de dominio en disputa, dado que los consumidores los identificarán, casi de manera automática con las marcas de su mandante. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, dato que su cliente no podría amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual. Conforme lo anterior, estima que la Pontificia Universidad Católica de Chile no posee un derecho equivalente al suyo: buena fe, interés legítimo, marca registrada, solicitudes marcarias, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial consolidado, todos elementos que le perfilan como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión, en base a los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile.

Solicita se tenga por interpuesta su solicitud, se la acoja a tramitación y en definitiva se le asignen los dominios en disputa, con expresa condena en costas de la contraria.

6.- Que a fojas 67 la segunda solicitante presenta su escrito de contra argumentaciones, en que señala que si buen su parte no es primer solicitante, la reglamentación para la asignación de nombres de dominio orienta la asignación a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho", coordenada que estima en este caso permite dilucidar el conflicto por estimar que su parte posee un sólido fundamento para reivindicar el dominio en cuestión, por ser una de las empresas editoriales más reconocidas y prestigiosas del país, siendo su propietario don Víctor Manuel Ojeda, titular de la solicitud marcaria comercial GESTION & TECNOLOGIA; solicitud 501.507, la cual fue solicitada ante el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 14 de septiembre de 2000, es decir, con bastante anterioridad a la solicitud de autos, realizada por la Pontificia Universidad Católica. A partir de aquel momento, su mandante hace uso extensivo e intensivo de la expresión GESTION & TECNOLOGIA, concepto idéntico a GESTION Y TECNOLOGIA, en sus diversas publicaciones, por lo cual la visibilidad de que hoy goza dicha expresión deriva de la actividad comercial de esta parte, y por tanto estima que a ella le asiste el derecho de capitalizar esta visibilidad que ha construido en torno al concepto, máxime cuando la Internet es un medio de publicación electrónica y el rubro de su representada es justamente el de las publicaciones, actividad que necesariamente se ve vinculada a la actividad académica. Por otro lado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, agrega que no entiende como la contraria puede ser conocida por el concepto pedido en autos, cuando carece de todo signo distintivo en el mundo "real" que la singularice de esta manera. En tal sentido, cree esta parte que el artículo 14 del reglamento es bastante claro: "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos validamente adquiridos por terceros".

Concluye que su mandante es poseedora de buena fe, de un interés legítimo, marcas, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial consolidado, todos estos elementos que la perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

7.- Que a fojas 80 la primera solicitante hace presente, en relación a las argumentaciones de la contraria, que no es posible aceptar que por el solo hecho de haber presentado una solicitud marcaria se cuente con un derecho a un nombre de dominio, dado que la solicitante marcaria sólo constituye una expectativa de contar con un derecho, que no otorga otro derecho a su solicitante que el de poder oponerse a otras solicitudes de marcas. Nada dice nuestra legislación sobre otorgar algún tipo de derecho a una mera expectativa y en este caso particular no es posible impedir el uso legítimo de una expresión y de un nombre de dominio en base a tal situación. Agrega que por otra parte no es efectivo que exista una eventual "identidad comercial" entre los dominios "gestionytecnología.cl" y gestionytecnologíapuc.cl" y sus empresas. Esto por cuanto "identidad comercial" se produce entre una empresa y los productos que esta produce, por medio de la cual, los consumidores tienden a relacionar a tales productos con la empresa que los ofrece. Por ejemplo, los consumidores tienden a pensar que todos los productos COCACOLA son parte de la empresa, cuando en realidad son simples franquiciarios de una licencia para producir un producto. En el caso de autos, no puede la contraparte pretender que las expresiones "gestionytecnologia.cl" y "gestionytecnologiapuc.cl" tengan algún grado de relación con sus productos y mucho menos aún con la empresa que los produce, que corresponden al Diario Estrategia y otras publicaciones.

Agrega que tal y como se señaló en su demanda, la Pontificia Universidad Católica de Chile se encuentra haciendo un uso legítimo de los nombres de dominio de autos, en Diplomados de la Facultad de Ingeniería. Dicho uso es legítimo y de buena fe y no afecta a los derechos de la contraparte, dado que esta no cuenta con derecho alguno que invocar ni contaba tampoco con tales derechos al momento de solicitar los dominios. Por ello, estima que es esta parte la legítima titular y usuaria de los nombres de dominio de autos. Por ello, al momento de analizar el mejor derecho en el caso de autos se debe tener presente que ambas solicitantes están de buena fe, ambas representan una destacada trayectoria en sus ámbitos, pero sólo su representada cuenta con legítimos derechos al nombre de dominio dado que es el primer solicitante del dominio, el uso legítimo y la buena fe que hace de los dominios y la falta de derechos de la contraria sobre tales expresiones.

8.- Que a fojas 83 se citó a las partes oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que cumplen una función técnica esencial para el buen funcionamiento de la Red Internet, que es coadyuvar a la localización de una página o sitio web que forma parte de la telaraña mundial de información. Esta función la pueden desempeñar desde el momento que son ingresados en alguna de las bases de datos que dentro del sistema global y distribuido, han sido reconocidas dentro del Sistema de Administración de Nombres de Dominio (DNS) ya sean gTLDs o ccTLDs, prestación que en nuestro país se desarrolla en el marco de un contrato en que el prestador es NIC Chile. Se trata este de un sistema en que no es posible admitir la subsistencia de dos signos idénticos bajo un mismo TLD, esto es, como parte integrante de una misma base de datos.

SEGUNDO: Que en consecuencia a los nombres de dominio les asiste un carácter instrumental, en tanto constituyen una dirección electrónica de las distintas páginas web que subsisten en la Red. Sin embargo este carácter se ve diferenciado respecto de otros directorios que conociéramos tradicionalmente, tales como los telefónicos o incluso aquellos referidos a un domicilio territorial, en que los dominios se construyen a partir de cadenas de caracteres alfanuméricos libremente entrelazadas por los mismos sujetos que requieren el servicio de registro o incorporación y mantención activa del nombre de dominio en la base de datos correspondiente. Esta conformación normalmente los sujetos la harán en base a la legítima pretensión de construir una cadena que sugiera o represente a los usuarios de la red los bienes y/o servicios referidos en las páginas web, o que identifique a sus productores o autores, lo ciertamente se ha visto potenciado por las estrategias de trademarketing. Sin embargo esta distintividad no es connatural al nombre de dominio sino que habremos de buscarla en la intención de los solicitantes, manifestada en el uso del nombre con una correspondencia necesaria del signo y el sujeto, la actividad, producto o servicio específico relacionado usualmente por el mismo o sus representados, manifestada en las páginas web que se direccionen a través de los mismos. Es así la doctrina progresivamente le reconocen una "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida".

TERCERO: Que no obstante el reconocimiento de que sólo es posible determinar que se ha buscado esta distintividad a partir de un análisis de las páginas web alojadas bajo el nombre de dominio en que se produzca esta correspondencia y no de la mera evocación que provoca o puede provocar el SLD, ha saltado la alarma entre los juristas, en tanto que un uso indiscriminado o abusivo de los mismos, podría causar graves perjuicios a los sujetos que en el mundo físico son conocidos bajo un determinado signo, el cual incluso puede estar amparado a través de algún Derecho exclusivo, y que sin embargo para sus actividades en la red se ven privados de su uso, debiendo buscar uno alternativo, por la acción de mala fe de un tercero o incluso porque se ha producido un "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la exclusividad del uso del signo como nombre de dominio, hipótesis que en definitiva obliga a discurrir acerca del mejor derecho de alguna de las partes a la cadena de caracteres solicitada y en el caso de que ambos ostenten un derecho del mismo nivel, por razones de igualdad de las partes, la opción preferencial del primer solicitante.

Es en este sentido que los nombres de dominio colisionan con los signos distintivos concebidos en Derecho, especialmente las marcas comerciales y pueden llegar a ser resueltos en consideración a los principios y normas que les regulan. Sin embargo esta situación no permite sostener que los dominios cuenten con un reconocimiento jurídico como derechos exclusivos, como ocurre con las marcas comerciales, propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico y que la sola existencia de una marca coincidente autorice a su titular para reclamarlos para sí.

CUARTO: Que en el caso de autos, las partes están contestes en cual de los solicitantes presentó primero su solicitud, para efectos de la eventual aplicación del principio "first come first served", ambas reconocen el interés legítimo de la contraria y su buena fe, sin embargo ambas argumentan tener un mejor Derecho. Por lo habremos de analizar los argumentos de ambas partes y los antecedentes acreditativos del mejor derecho que invocan.

QUINTO: Que para acreditar su mejor derecho, la primera solicitante rindió documental, consistente en: a) copias de las páginas web "gestionytecnologia.cl" y "gestionytecnologiapuc.cl", de fojas 30 y 31 en que se visualiza "Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniería Industrial y de Sistemas, con logo de la Universidad e Ilustraciones; b) Catálogo titulado "programa de postgrado en Ciencias de la Ingeniería 2000-2002" de fojas 32 a 47, que explica la especialización de gestión y economía del doctorado y magíster, en que se señala como página web de referencias e informaciones http://www.ingenieriaindustrial.cl.

De su parte, la segunda solicitante presentó impresión de consulta al sitio web del Departamento de propiedad Industrial del Ministerio de Economía, relativa a la solicitud 501507, para la marca comercial GESTION & TECNOLOGIA, documento objetado por la contraria en el sentido que no sería demostrativo de algún derecho en pos de la parte que lo presenta, sino que, a lo sumo, representaría la mera expectativa de concesión, la que a la fecha de esta sentencia no se ha concretado, como se desprende del examen de este Tribunal al referido sitio web.

SEXTO: Que, tratándose de la protección marcaria, ésta sólo opera en la hipótesis de encontrarse una inscripción vigente y para las clases y espacios territoriales que en la misma inscripción se señalan. En nuestro caso, no siendo ninguna de las partes titular de marca, no podrán considerarse las argumentaciones de la segunda solicitante en orden a invocar en su favor los privilegios y derechos que emanan de la titularidad de una marca comercial.

SÉPTIMO: Que, en efecto, la Internet como fenómeno habrá de ser recogida por el sistema jurídico como un objeto de estudio y como un espacio en el cual se desarrollan relaciones jurídicas de la más diversa índole. Esta red no podrá abstraerse del sistema jurídico y en aquellas aplicaciones en las que el Derecho positivo se vea superado por el avance técnico habremos de recurrir a los principios generales del Derecho, que en definitiva inspiran a todo el sistema jurídico y, es más, constituyen uno de los elementos reconocidos por nuestro legislador al momento de fijar las normas de hermenéutica legal. Como es bien sabido, muchos de los principios jurídicos son precisamente recogidos a través de aforismos jurídicos, como es el caso del  antiguo aforismo "prior in tempore prior in iure", base jurídica que da origen al criterio o principio "first come first served", el que además vemos reflejado en la normativa que rige las creaciones del intelecto humano, en el sentido que aquella persona que crea una obra que reviste caracteres de originalidad es amparada por el sistema jurídico sin perjuicio que conste o no ésta en algún registro. Es así como no es efectivo que este criterio emane sólo de las mentes de los ingenieros, sino que encuentra su sustento en la tradición jurídica continental europea, de la cual nuestro sistema jurídico es heredero y tributario. En todo caso, habremos de reconocer que este aforismo, en su expresión en los nombres de dominio se ve dramáticamente potenciado desde el momento en que, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, "el primero que llega es el único servido".

OCTAVO: Que en base a las consideraciones antes señaladas, el criterio en comento sólo podrá desatenderse cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o que hagan la mala fe del primer solicitante, situación que no ocurre en estos autos, en los que ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones. Es así como en el caso de autos no existen antecedentes que permitan desatender este criterio, por lo que deberá acogerse la demanda del primer solicitante, rechazando la del segundo solicitante y en definitiva asignar los nombres de dominio en disputa a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

NOVENO: Que, mayor abundamiento, la primera solicitante ha acreditado en autos que actualmente los dominios se encuentran en uso y que en las páginas alojadas bajo el mismo no se contravienen derechos de terceros y que las mismas le identifican respecto de servicios relacionados con las cadenas de caracteres en disputa. Efectivamente, en ella se promocionan servicios docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien se promociona como "Líder en gestión". Ello, sumado a la buena fe y legitimidad en su inscripción no controvertidos en autos, llevan a concluir que esta parte tiene un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio, debiendo en consecuencia primar en el caso de autos el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio, acogiéndose la demanda de la primera solicitante.

DECIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la segunda solicitante haya litigado en autos temerariamente, lo que justificaría que se le condenara en costas, debiendo en consecuencia rechazarse en este punto la solicitud plateada por la Pontificia Universidad Católica en su demanda arbitral.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese los nombres de dominio gestiónytecnología.cl, y  gestionytecnologíapuc.cl  al primer solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, ya individualizada en autos.

Fíjense los honorarios arbitrales en la suma de $222.222 y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. En lo restante, emítase la boleta de honorarios correspondiente.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador