Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "godzilla.cl"

Santiago, nueve de diciembre de dos mil cuatro

VISTO:

 

PRIMERO: Que por oficio OF04060 de fecha 6 de septiembre de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio <godzilla.cl>.

SEGUNDO: Que el  suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas cuatro y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa:Eduardo Cabezas Casas-Cordero Rut 11.855.100-1, contacto administrativo Eduardo Cabezas Casas-Cordero, correos electrónicos eduardo.cabezas@xxxxx, soporte@xxxxx, dirección postal Ernesto Pinto Lagarrigue 247- Loft 807, Recoleta, Santiago Y Toho Co. Ltd, Rut 78.169.860-1, representada por el Estudio Jurídico Villaseca y Compañía, contacto administrativo Max F. Villaseca Molina, correo electrónico villaseca@xxxxx , dirección postal 1-2-1 Urakucho, Chiyoda Ku, Tokyo, Japón.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el  día viernes 03 de Septiembre de 2004, a las 10:30 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia no asistió el primer solicitante y en representación del segundo solicitante, asistió el habilitado de derecho don Oscar Rodríguez Baeza, quien presentó el respectivo patrocinio y poder, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 20, con fecha 24 de Septiembre de 2004, se notificó al primer solicitante las Bases del Procedimiento Arbitral y de acuerdo con éstas se declara abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, a fojas 21, don Oscar Rodríguez Baeza, en representación de Toho Co. Ltd., presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <godzilla.cl>, debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

1° Que su cliente usa la expresión godzilla en diferentes productos y servicios en todo el mundo, el primer film producido por ella fue el año 1954 (godzilla) realizándose desde esa fecha un sinnúmero de películas, siendo la última el año 2003, titulada Godzilla:Tokio SOS.

2º Que esta popularidad se traspasa a historietas de comic, ropa, juguetes, juegos de video, etc. y que las ventas realizadas por su cliente, asociadas con la marca Godzilla, desde 1994 hasta el año 2002, han sido aproximadamente de U$1.040.590.000,00.

3º Que artículos de reportajes y la publicidad de la marca godzilla han sido difundidos por medios de resonancia mundial como The New York Times, Los Angeles Times, The Washington Post, etc.

4º Que su mandante tiene registrada la expresión godzilla como marca comercial en diferentes lugares del mundo, entre ellos Chile, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Australia, Canadá, China, Gran Bretaña, Hong-Kong, Indonesia, Italia, Japón , etc.

5º Que su representada es propietaria de las diversos dominios en internet, como godzilla.com, godzilla.co.jp, lo que indica que su mandante es la propietaria incorporal de este signo, lo que lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.

6º Que la Constitución Política de la República garantiza este tipo de propiedad en su artículo 19 Nº 25 y lo propio hace el Código Civil  en su artículo 584. Agrega que dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta su mandante.

7º Agrega que sin duda su representada es quien tiene mejor derecho para inscribir el dominio godzilla.cl, por tener un legítimo interés, el cual se ve reflejado con las marcas  comerciales registradas a nivel mundial y dominios inscritos, además de las grandes sumas de dinero que destina cada año en publicidad y posicionamiento de las marcas en el mercado.

8º Que la fama y notoriedad del signo objeto del presente conflicto, creado y difundido a nivel mundial por su cliente, es un indicador manifiesto de la mala fe del primer solicitante al pedir dicho signo.

9º Finalmente solicita tener por interpuesta demanda de mejor derecho por parte de su mandante, acogerla  y como consecuencia declarar que el el mejor derecho sobre en nombre de dominio en cuestión corresponde a la firma Toho Co. Ltd., asignándole el dominio de autos, desechando en todas sus partes la pretensión de la contraria, con expresa condena en costas.

10° Para probar sus asertos la segunda solicitante acompaña los siguientes documentos, con citación:

-         Listado a nivel mundial de la marca godzilla.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 480.170, para la clase 28, otorgado en Chile el 20 de febrero de 1997.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 480.171, para la clase 09, otorgado en Chile el 20 de febrero de 1997.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 522.042, para la clase 16, otorgado en Chile el 17 de septiembre de 1998.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 522.043, para la clase 25, otorgado en Chile el 17 de septiembre de 1998

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1.161.858, para la clase 16, otorgado en Estados Unidos el 21 de julio de 1981.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1.163.122, para la clase 41, otorgado en Estados Unidos el 28 de julio de 1981.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1.174.377, para la clase 28, otorgado en Estados Unidos el 20 de octubre de 1981.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1.858.403, para las clases 9 y 28, otorgado en Estados Unidos el 18 de octubre de 1981.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 2.134.696, para las clases 16 y 28, otorgado en Estados Unidos el 3 de febrero de 1998.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 2.211.328, para las clases 16 y 25, otorgado en Estados Unidos el 15 de octubre de 1981.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 2.235.421, para la clase 41, otorgado en Estados Unidos el 23 de marzo de 1999.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 2.360.489, para las clases 6, 14, 18, 20, 21, 24, 25 y 28 otorgado en Estados Unidos el 20 de julio de 2000.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1.637.580, otorgado en Argentina, el 11 de julio de 1997.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1.637.579, otorgado en Argentina, el 11 de julio de 1997.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1.727.109, otorgado en Argentina, el 25 de marzo de 1999.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1.727.105, otorgado en Argentina, el 25 de marzo de 1999.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 818143622, otorgado en Brasil, el 24 de diciembre de 1996, clases 16, 10, 20 y 30.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 818143665, otorgado en Brasil, el 24 de diciembre de 1996, clases 28, 10 y 20.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 818143630, para las clases 25, 10, 20 y 30 otorgado en Brasil, el 19 de noviembre de 1996, para las clases 25, 10, 20 y 30.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 818143657, otorgado en Brasil, el 18 de diciembre de 1997, clases 9, 35, 40 y 45.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 818143649, otorgado en Brasil, el 3 de mayo de 1998, clases 16, 40, 70 y 80.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, TMA514,933, otorgado en Canadá, el 23 de agosto de 1999.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1428595, otorgado en China, el 7 de agosto de 2000, clase 16.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 1016714, otorgado en China, el 27 de mayo de 2000, clase 9.

-         Certificado de Registro de la marca godzilla, Nº 94542856, otorgado en Francia, el 2 de noviembre de 1994, clases 9, 16, 25, 28 y 41.

-         Sitio web godzilla.com

-         Traducción privada de informe con respecto a la marca.

-         Copia del mandato judicial otorgado por la firma, entre otros.

OCTAVO: Que, a fojas 102, con fecha 12 de octubre de 2004 este Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y por acompañados los documentos en la forma señalada.

NOVENO: Que a fojas 103, con fecha 14 de octubre de 2004 se declara abierto el Período de Respuestas, por el término de cinco días hábiles y se apercibe al primer solicitante para que haga valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DÉCIMO: Que a fojas 104, con fecha 25 de Octubre, este Tribunal  Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.

 

TENIENDO PRESENTE:

 

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que la empresaToho. Co. Ltd. es titular de numerosas marcas relacionadas con el rubro que desarrolla, según la prueba documental aportada y no objetada, en diversas clases, como consta en la documentación que se acompaña a la demanda de mejor derecho de autos.

SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado que la empresaToho. Co. Ltd. es una importante y renombrada empresa a nivel internacional, lo anterior según la prueba aportada por el segundo solicitante y por ser, además, un hecho público y notorio, y debido al conocimiento personal que tiene este Tribunal Arbitral de la referida circunstancia.

TERCERO: Que, el primer solicitante, no obstante, haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba al referido primer solicitante incurrir en gasto alguno.

CUARTO:Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

 

RESUELVO:

 

Asígnese el nombre de dominio  <godzilla.cl> al segundo solicitante, Toho Co. Ltd, Rut 78.169.860-1.

No se condena en costas en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan los testigos Carolina Cornejo Kock cédula de identidad 9.298.078-2  y Claudia Cornejo Kock cédula de identidad 9.341.939-1.