Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "golfdigest.cl"

Santiago, 15 de Junio de 2004.

 

VISTOS:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "golfdigest.cl", siendo partes Hurtado y Hernández Ltda., domiciliado en Augusto Leguia Norte 143-A, Las Condes, Santiago y Advance Magazine Publishers Inc., domiciliada en Four Times Square, New York, New York 10036.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha para la primera actuación en calle Huérfanos Nº 1189, Piso 7º, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

 

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió sólo el Segundo Solicitante, debidamente representado por don Luis Fernando Ureta Icaza. En consecuencia, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

 

CUARTO: Que, constando a fojas 35 el hecho de que el Segundo Solicitante a  cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

 

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante deduce y fundamenta oposición, acompañando documentos. Sostiene que el nombre de dominio debe serle asignado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

 

a)    Dentro de las diversas inversiones que maneja Advance Magazine Publishers Inc.,  la revista GOLF DIGEST es una de sus más afamadas publicaciones. En la actualidad la revista es vendida en más de 50 países en el mundo. Sus tirajes alcanzan la cantidad de 89.513 ejemplares mensuales en el mundo y 1.467.268 ejemplares mensuales en los Estados Unidos.

 

b)    Que tanto la razón social de la contraparte como el objeto de sus negocios no tiene relación alguna con la denominación "GOLF DIGEST" para la cual solicitaron el nombre de dominio de la referencia.En cambio, es del caso señalar que Advance Magazine Publishers Inc. cuenta a la fecha con 2 registros marcarios, registrados en Chile, para su marca "GOLF DIGEST". Dichas marcas corresponden a los siguientes registros marcarios:

 

·        Registro marcario Nº 588.898 "GOLF DIGEST", para distinguir "todos los productos de la clase 16", registro solicitado con fecha 11 de octubre de 2000.

·        Registro marcario Nº 664.723 "GOLF DIGEST", para distinguir "servicios de sitios Web en Internet para suministrar información relacionada al deporte del golf y servicios de suministro en línea, por Internet, de versiones electrónicas de la revista Golf Digest, clase 38", registro solicitado con fecha 2 de diciembre de 2002.

 

c)     Que Advance Magazine Publishers Inc ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país y en el extranjero. Prueba de ello son los registros marcarios, listado de países en que se vende la revista, listado de países con licencias y listado de nombres de dominio de propiedad de mi mandante o licenciados a terceros, además de publicaciones que se acompañan y que no admiten debate alguno, los cuales dan cuenta del uso y fama de la marca "GOLF DIGEST".

 

d)    Si el nombre de dominio "golfdigest.cl" se le adjudicara a Hurtado y Hernández Ltda., sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "golfdigest.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para Advance Magazine Publishers Inc. y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares.

 

e)     Advance Magazine Publishers Inc. ha registrado los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones mundiales como locales y que son de fecha anterior  a la solicitud presentada por el demandado www.golfdigest.com, www.sobregolf.com, www.golfdigest.co.br, www.golfdigest.co.kr

 

f)        si se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la afamada marca "GOLF DIGEST" de mi mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "golfdigest.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa mi mandante en el mundo y se encontraran con cualquier otra  información, sobretodo teniendo en cuenta que Advance Magazine Publishers Inc tiene dominios para su marca en extensiones, .uk, br, .com, entre otras.

 

g)    Advance Magazine Publishers Inc tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "golfdigest.cl",  debido a que es el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "GOLF DIGEST".

 

h)     No existe ningún registro marcario para la expresión "GOLF DIGEST", a nombre del demandado. Lo anterior reviste vital importancia ya que al momento de trabarse la litis, Hurtado y Hernández Ltda. no tenía ningún derecho sobre la expresión GOLF DIGEST, por lo tanto el mejor derecho lo detenta mi representada.

 

i)         El Segundo solicitante acompaño los siguientes documentos:

 

1.    Copias de los siguientes registros de nombres de dominio a nombre de Advance Magazine Publishers Inc:

·        www.golfdigest.com.

·        www.sobregolf.com

·        www.golfdigest.co.br

·        www.golfdigest.co.kr

2.    Copia del registro marcario Nro. 588.898 que demuestra que Advance Magazine Publishers Inc. es titular de la marca "GOLF DIGEST" para distinguir "todos los productos de la clase 16",

3.    Copia del registro marcario Nro. 664.723 que demuestra que Advance Magazine Publishers Inc. es titular de la marca "GOLF DIGEST" para distinguir "todos los productos de la clase 16".

4.    Copia de revista "GOLF DIGEST" de mi mandante, edición anual 2004.

5.    Listado de países donde se edita la revista bajo licencia y un reporte de las ventas mundiales del mes de septiembre de 2002.

6.    Listado de dominios de mi mandante.

7.    Listado de marcas de mi mandante.

 

 

 

SEXTO: Que, sin perjuicio de haber gozado el Primer Solicitante del plazo de 8 días para hacer sus presentaciones, oportunamente este Tribunal Arbitral dio traslado de la presentación del Segundo Solicitante al referido Primer Solicitante, no habiendo éste evacuado ninguna de dichas diligencias por lo que, atendido el mérito del proceso, no se recibió la causa a prueba por no existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y, en consecuencia, se ordenó traer los autos para fallo.

 

CONSIDERANDO:

 

 

SÉPTIMO:Que, acompañados en tiempo y forma por el Segundo Solicitante los documentos referidos en los numerales precedentes, no fueron objetados por el Primer Solicitante, por lo que se tienen por reconocidos y válidos para todos los efectos del presente pleito.

OCTAVO: Que, el Segundo Solicitante cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa, argumentando en lo medular y sustancial que la revista GOLF DIGEST es una de sus más afamadas publicaciones y en la actualidad la revista es vendida en más de 50 países en el mundo, y le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "GOLF DIGEST".

 

NOVENO: Que, en cuanto al Primer Solicitante, obra en su favor únicamente el hecho de haber solicitado la asignación del nombre de dominio "golfdigest.cl" con anterioridad al otro.

 

DÉCIMO: Que, dicho Primer Solicitante, a pesar de haber sido notificado debida y oportunamente de todas las actuaciones de este Tribunal no ha efectuado, como se ha señalado, presentación o alegación para demostrar un interés legítimo con relación al nombre de dominio en disputa.

 

UNDÉCIMO: Que, corresponde entonces analizar y otorgar el debido alcance y efectos a la rebeldía en este proceso del Primer Solicitante. En este sentido, preciso es destacar que, a juicio de este Tribunal Arbitral, el Primer Solicitante ha tenido diversas oportunidades para ejercer la facultad de realizar las presentaciones que fundamenten su derecho o interés en la asignación del nombre de dominio en cuestión. Así las cosas, la pérdida de la facultad procesal de realizar estas alegaciones produce una consecuencia jurídica, que no es otra que el efecto preclusivo de la rebeldía lo que, según las circunstancias y materia en conflicto podría traer aparejado el reconocimiento de los instrumentos, probanzas, argumentaciones, intereses y derechos alegados por la parte que sí ha dado cumplimiento a las formalidades del proceso.

 

DÉCIMO SEGUNDO:  Que, razonar en el sentido anterior tiene plena cabida en nuestro ordenamiento procesal ya que la legislación respectiva ha consagrado, en diversas instituciones, específicos efectos jurídicos a la no comparecencia o rebeldía de una de las partes. A modo meramente ilustrativo cabe mencionar el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo;  el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece;  y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

 

DÉCIMO TERCERO: Que, de otra parte, el Segundo Solicitante ha demostrado un legítimo interés en la asignación del nombre de dominio en cuestión a través de las alegaciones relativas al registro de los nombres de dominio www.golfdigest.com, www.sobregolf.com, www.golfdigest.co.br, www.golfdigest.co.kr y las marcas comerciales "GOLF DIGEST", al haberlas utilizado en el mercado, lo que si bien es cierto, a juicio de este sentenciador, no constituye una fundamentación incontrastable ya que debe ser sopesada con otros legítimos intereses y/o derechos que eventualmente sean alegados, estos últimos no han sido expresados por el Primer Solicitante.

 

DÉCIMO CUARTO: Que, no siendo el antecedente marcario el único ni  decisivo a efectos de la asignación del nombre de dominio en esta disputa, el Segundo Solicitante ha acompañado a los autos antecedentes que dan cuenta de un interés legítimo en la asignación del nombre de dominio "golfdigest".

 

DÉCIMO QUINTO: Que, en este orden de ideas, las actividades de comercialización, protección y publicidad relacionadas con la expresión "golfdigest" por parte del Segundo solicitante hacen posible establecer con certeza que dicha parte no está, bajo respecto alguno, contrariando normas de abusos de publicidad o principios de competencia leal, ética mercantil o derechos adquiridos por terceros, todas circunstancias que, de haberse alegado y acreditado, también podrían haber importado una apreciación diversa del conflicto suscitado.

 

DÉCIMO SEXTO: Que, en lo referente a la identificación en el tráfico virtual de la expresión "golfdigest" y, atendido lo que se ha venido diciendo y que se encuentra acreditado en autos, esto es, el hecho de ser el Segundo Solicitante titular de distintas marcas comerciales y nombres de dominio que utilizan la misma expresión, parece prudente entender, ante la ausencia de argumentos del Primer Solicitante,  que producto de la similitud existente los usuarios de Internet, al ingresar al nombre de dominio "golfdigest.cl", esperarán encontrar, los productos y servicios otorgados por el Segundo Solicitante, bajo sus marcas y nombres registrados.  

 

DÉCIMO SÉPTIMO:  Que, por el contrario, y en relación con el Primer Solicitante, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar sus intereses o derechos el que el Segundo Solicitante detente el DNS en cuestión, ya que no existe probanza, alegación o argumentación alguna allegada al proceso por parte de Hurtado y Hernández Ltda., por lo que atendida la sana razón y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales características que tiene una relativa a la asignación de un nombre de dominio y, además, analizado que sea los efectos de la rebeldía del Primer Solicitante en los términos que se han indicado, no cabe más que concluir que obrará en desmedro del Primer Solicitante el reconocimiento de la totalidad de los instrumentos acompañados por el Segundo Solicitante y la falta de pronunciamiento sobre las aseveraciones de este último.

 

DÉCIMO OCTAVO: Que, lo anterior, integrado a los medios de prueba acompañados, no objetados y, por tanto reconocidos, permiten otorgar validez a los argumentos del Segundo Solicitante, esto es, Advance Magazine Publishers Inc, por lo que cabe otorgar la debida protección jurídica en el tráfico virtual a esta última persona jurídica, a través de la asignación del nombre de dominio en disputa.

 

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

 

RESUELVO:

 

Se asigna el nombre de dominio "finanzasonline.cl" al Segundo Solicitantereferido en el oficio OF03568, de 22 de Marzo de 2004, de NIC Chile,.Advance Magazine Publishers Inc domiciliada en Four Times Square, New York, New York 10036

 

Cada parte responderá de sus costas.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

 Rol N° 15-2004

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muñoz Danesi.