Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "homesecurity.cl"

Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil cuatro.

 

VISTOS:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "homesecurity.cl", siendo partes VTR Global Com S.A., domiciliada en Augusto Leguía Sur Nº 160, Piso 9, Las Condes, Santiago y Virtual Security S.A. domiciliada en Huérfanos Nº 669, Piso 5, oficina 507, Santiago.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 6 y siguientes.

 

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Primer solicitante compareció debidamente representado por don Jorge Quintanilla Hernández, mientras que el Segundo Solicitante actuó representado por doña Constanza Bollmann Schele. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

 

CUARTO: Que, constando a fojas 26 que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

 

QUINTO: Que, dentro de plazo, a fojas 80, el Primer Solicitante presenta su demanda de mejor derecho y acompaña documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

 

a)       Consta de los antecedentes publicados en el sitio Web oficial del Departamento de Propiedad Industrial ("DPI") que todas las solicitudes formuladas por el Grupo Security para inscribir como marca comercial denominativa la expresión "VIRTUAL SECURITY" fueron rechazadas por el Conservador de Marcas, basándose para ello en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley N°19.039 ("LPI").

 

b)       Una de dichas solicitudes -la N°490038- correspondió precisamente a la clase 9, en la cual se subsumen productos como las alarmas de seguridad domiciliaria, las que constituyen el giro específico de la actividad comercial asociada a la marca comercial VTR Home Security, concedida recientemente a VTR Banda Ancha S.A., empresa relacionada con su representada VTR GlobalCom S.A.

 

c)       Del sólo historial del Grupo ante el DPI, intentando obtener el registro de la expresión VIRTUALSECURITY como marca comercial, se desprende la inexistencia de fundamento relevante para sostener un mejor derecho a la inscripción de la expresión "homesecurity" como nombre de dominio.

 

d)       Debe tenerse en cuenta las normas del artículo 22 del Reglamento sobre el Registro de Nombres de Dominio, las cuales regulan la revocación de un nombre de dominio ya asignado cuando su inscripción ha sido practicada abusivamente o de mala fe.

 

e)       VTR actualmente mantiene un interés actual y real en el negocio de las alarmas, lo que queda demostrado tanto con las respectivas solicitudes de marcas ante el DPI, como con las publicaciones del diario "La Tercera" de los días 9 y 20 de junio del presente año, que dan cuenta de la seriedad del negocio que su representada se dispone a realizar.

 

f)         A VTR ya se le concedió por el Conservador del DPI en calidad de marca comercial la expresión "VTR HOMESECURITY", a diferencia del Grupo -segundo solicitante en este litigio- a quien se le denegó una serie de solicitudes para inscribir como marca la expresión "VIRTUAL SECURITY". Entonces, a partir de este antecedente, su representada estima que puede considerarse descartada la existencia de mala fe de VTR.

 

g)       El Grupo, sobre la base de meras especulaciones de expansión hacia un determinado ámbito de negocios, pretende restringir a VTR el poder usar en cualquier ámbito mercantil el uso de la expresión "security", la cual por lo demás es una expresión genérica de la lengua inglesa que pertenece a toda la humanidad.

 

h)       El comportamiento del Grupo se reduce a levantar barreras (reglamentarias) a la entrada de mercados en los cuales ni siquiera está operando actualmente.

 

i)          La expresión "homesecurity" no coincide con marca comercial alguna del Grupo, el cual por lo demás invoca preferencia respecto de una expresión compuesta de términos genéricos como son "home" y "security".

 

j)          En el caso de autos concurre el principio "First come, first served" en favor de VTR por haber solicitado primero el dominio "homesecurity", no obstante existen otras razones  que corroboran la plena legitimidad de la pretensión de la primera solicitante.

 

k)        VTR ha acompañado una serie de antecedentes que dan cuenta de la puesta en marcha del negocio de alarmas de seguridad domiciliaria y servicios funcionales anexos bajo la marca o distintivo "VTR Homesecurity".

 

l)          El segundo solicitante se ha limitado a sostener que ha invertido mucho en posicionar sus marcas comerciales que contienen la expresión "Security", sin acreditar actividad económica alguna en el rubro del negocio de VTR asociado a "homesecurity".

 

m)     Su petición del dominio disputado se funda en la existencia efectiva de un negocio en marcha.

 

n)       Los antecedentes acompañados dan cuenta del historial de las comunicaciones informales sostenidas entre ambas partes, en virtud de las cuales VTR comienza un acercamiento de posiciones, con el fin de evitar mayores costos de transacción para ambas partes. Con ese espíritu fueron dirigidas las diversas cartas electrónicas a Virtual. Sin embargo, según se aprecia del tenor de las respuestas de Virtual, la primera condicionante de ésta para arribar a algún tipo de acuerdo fue que VTR se hiciera cargo de pagar los honorarios de los abogados contratados por la propia Virtual. Desdeluego, dicha exigencia a todas luces abusiva y por tanto contraria a la buena fe.

 

o)       "Homesecurity" no es una expresión, ni menos marca comercial, en virtud de la cual sea conocido ni el Grupo ni menos Virtual. A ello se agrega que VTR tiene todo un negocio en marcha con la marca comercial VTR HOMESECURITY, por tanto, no tiene intención alguna de negociar a futuro el dominio "homesecurity", muy por el contrario, éste constituirá un activo esencial para difundir su negocio de alarmas y servicios anexos  en la red de Internet.

 

p)       El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

 

1) Serie de documentos que dan cuenta de las diversas solicitudes formuladas por el Grupo Security S.A. a fin de inscribir como marca comercial "VIRTUAL SECURITY" y el respectivo rechazo de parte del DPI:

 

a) Documento A, que documenta la solicitud de inscripción de la expresión "VIRTUAL SECURITY" para la clase ^[1] 42, denegada por el DPI.

b) Documento B, que documenta la solicitud de inscripción de la expresión "VIRTUAL SECURITY" para la clase 41, denegada por el DPI.

c) Documento C, que documenta la solicitud de inscripción de la expresión "VIRTUAL SECURITY" para la clase 39, denegada por el DPI.

d) Documento D, que documenta la solicitud de inscripción de la expresión "VIRTUAL SECURITY" para la clase 38, denegada por el DPI.

e) Documento E, que documenta la solicitud de inscripción de la expresión "VIRTUAL SECURITY" para la clase 36, denegada por el DPI.

f) Documento F, que documenta la solicitud de inscripción de la expresión "VIRTUAL SECURITY" para la clase 16, denegada por el DPI.

g) Documento G, que documenta la solicitud de inscripción de la expresión "VIRTUAL SECURITY" para la clase 9, denegada por el DPI.

 

2) Dos artículos de prensa del diario "La Tercera" correspondientes a los días 9 y 20 de junio de 2004, en los cuales se publicita el ingreso de VTR al negocio de las alarmas domiciliarias.

 

SEXTO: Que, dentro de plazo, a fojas 31 y siguientes, el Segundo Solicitante deduce y fundamenta oposición - acompañando documentos -, señalando que el dominio "homesecurity.cl" debe serle asignado por los siguientes argumentos:

 

a)     El Grupo Security es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas "SECURITY", Nº 461.866, clase 36; "SECURITY", Nº 566.044, clases 36; "VALORES SECURITY", Nº 514.238, clase 36; "VIDA SECURITY", N° 658.036, clase 36; "TRAVEL SECURITY" N° 606.993, clase 16; "SECURITY CARD", n° 551.075, clase 42; "TRADESECURITY" N° 626.361, clase 39; "GRUPO SECURITY", N°514.256, clase 36;  y, asimismo es propietario, entre otros, de los nombres de dominio "security", "virtualsecurity", "virtual-security", "vidasecurity", "valoressecurity", "banksecurity", "expresssecurity", "globalsecurity", "onlinesecurity", "securitynet", "securityrentacar", "securitysign", "securitytravel", "securitywork", "trustsecurity", "websecurity.cl", inscritos a nombre de Grupo Security, Seguros de Vida Security Previsión S.A. y Virtual Security, estas últimas pertenecientes al Grupo Security.

 

b)     Es imposible una coexistencia entre los dominios anteriormente expuestos con el nombre de dominio en conflicto "homesecurity.cl" sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de sus clientes, puesto que esta situación sin duda llevará a confusión a los usuarios.

 

c)     El usuario de Internet pensará que este nuevo dominio pertenece a un mismo dueño, pues la palabra "home" no logra dotar al nombre solicitado de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales registrados por su representado.

 

d)     El principio "First come, first served" cede ante aquel solicitante que, sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo, permitiendo que el principio de "first come, first served" ceda ante aquel solicitante que, sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo.

 

e)     Su representado, a pesar de ser Segundo Solicitante, funda su mejor derecho en la titularidad de una serie de registros marcarios y nombres de dominio, que se basan en la palabra SECURITY, para distinguir una amplia gama de productos y servicios.

 

f)       No resultaría justo que se otorgara el dominio en conflicto a la contraparte, ya que sus mandantes han invertido grandes sumas de dinero y tiempo en hacer conocida y famosa su marca SECURITY en todos los ámbitos. Por lo tanto, el primer solicitante, se aprovecharía de una marca que ya goza en el mercado de una fama y notoriedad, que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad en relación al área de las inversiones en general, todo lo cual supone un esfuerzo de sus representados.

 

g)     Su representada cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa en virtud de que la palabra SECURITY es parte importante de su razón social, y que a la vez constituye su "housemark".

 

h)     No existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio "homesecurity.cl", sea adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio, es cuasi idéntico a otros nombres de dominio de su representada lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios de las páginas Web de sus mandantes a una página que no es de su propiedad.

 

 

i)        El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

 

Copias de la impresión de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta de los siguientes registros:

 

1.      Marca "SECURITY", registrada bajo el número 461.866, que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

2.       Marca "SECURITY", registrada bajo el número 566.044, que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

3.      Marca "VALORES SECURITY", registro Nº514.238, que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

4.      Marca "VIDA SECURITY", registro Nº658.036, que da cuenta de la propiedad de mi representada.

5.      Marca "TRAVEL SECURITY", registrada bajo el número  606.993, clase 16 que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

6.      Marca "SECURITY CARD", registrada bajo el número  551.075, clase 42 que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

7.      Marca "TRADESECURITY", registrada bajo el número  626.361, clase 39 que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

8.      Marca "GRUPO SECURITY",  registrada bajo el número 514.256, clase 36 que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

 

Copias de la impresión de la página Web  de NIC Chile, que da cuenta de los siguientes nombres de dominio:

 

1.      Nombre de dominio "virtualsecurity.cl", que acredita la titularidad de mi representada.

2.      Nombre de dominio "virtual-security.cl", que acredita la titularidad de mi representada.

3.      Nombre de dominio "vidasecurity.cl", que acredita la titularidad de una de las empresas del grupo, Seguros de Vida Security Previsión S.A.

4.      Nombre de dominio "segurossecurity.cl, que acredita la titularidad de una de las empresas del grupo, Seguros de Previsión Generales S.A.

5.      Nombre de dominio "securityproveedores.cl", que acredita la titularidad de una de las empresas del grupo, Banco Security.

6.      Nombre de dominio "jsecurity.cl", que acredita la titularidad de mi representada.

7.      Nombre de dominio "globalsecurity.cl", que acredita la titularidad de mi representada.

8.      Nombre de dominio "fondomutuosecurity.cl", que acredita la titularidad de una de las empresas del grupo, Virtual Security S.A.

9.      Nombre de dominio "esecurity.cl", que acredita la titularidad mi representada.

10.   Nombre de dominio "security.cl", que acredita la titularidad de una de las empresas del grupo, Virtual Security S.A.

 

SÉPTIMO:Que, a fojas 105 este Tribunal da traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

 

OCTAVO: Que, a fojas 111 el Primer Solicitante evacuó el traslado conferido, señalando los siguientes argumentos:

 

a)     De las solicitudes de registro de dominios que contienen la expresión "security", es decir, treinta dos (32) solicitudes formuladas ante NIC Chile, dieciséis (16) de ellas han sido presentadas por personas, naturales o jurídicas, que no corresponden a la segunda solicitante.

b)     No se entiende por qué el Grupo no formuló oposición alguna para que a dichas personas no se les concediera el nombre solicitado que contiene la expresión "security"

c)     No resulta justo ni conforme a derecho el agravio inferido por la segunda solicitante a nuestra representada cuando sostiene en su presentación, a fojas 34 y 36 que, de concedérsele a VTR el registro definitivo del dominio disputado, existiría un aprovechamiento injusto e ilegal de la fama y prestigio del Grupo.

d)     En lo que a dominios inscritos se refiere, existen ciento doce (112) que contienen la expresión "security". De dichos dominios, cincuenta y seis (56) corresponden a personas, naturales o jurídicas, distintas de la segunda solicitante, es decir -y nuevamente al igual que ocurre con las solicitudes ya comentadas- el 50% (cincuenta por ciento) de los dominios inscritos y que contienen la expresión "security" no pertenecen a la segunda solicitante.

e)     El ámbito del giro propio de VTR dista del negocio propiamente financiero a que se dedica el Grupo Security. Pero aún así, en términos comparativos, la data corporativa de VTR es más antigua en Chile a la de la segunda solicitante, y por cierto incomparable en el ámbito extranjero.

f)       En relación con la cantidad de solicitudes de registro de nombres de dominios y nombres de dominios ya inscritos que contienen el vocablo "security",  este último término está lejos de constituir una marca comercial o dominio distintivo. Muy por el contrario, se trata de una expresión típicamente genérica en el derecho de marcas, cuya esencia descriptiva de un estado como es la seguridad y estabilidad, la hacen requerida por diversidad de agentes empresariales, de los más diversos giros productivos.

 

g)     A fojas 35, en el punto N°5 de su presentación, el Segundo Solicitante expresa que otro factor para fundamentar su mejor derecho y obtener el registro definitivo del dominio disputado deriva de que la palabra "security" constituye parte importante de su razón social. Si así fuera, al Grupo Security debiera habérsele denegado por ejemplo el registro del dominio "bancosecurity.cl", pues "security" constituye parte importante de la razón social de otra persona jurídica que registró con anterioridad un dominio con la expresión aludida, constituyendo ésta también parte de su razón social. Asimismo ocurre con la sociedad de responsabilidad limitada Onesecurity, la cual obtuvo el registro del dominio "Onesecurity.cl" el 3 de octubre del año 2003, en cambio, "bancosecurity.cl" recién se inscribió a nombre de Virtual Security el 31 de agosto de 2004.

h)     La conducta del Segundo Solicitante se encuadra típicamente en las prácticas anticompetitivas derivadas del registro de marcas comerciales y en general en la invocación de monopolios legales sobre activos intangibles con un fin puramente defensivo, y por ende especulativo.

i)        VTR está haciendo uso de su marca "VTR HOMESECURITY", la cual se asocia indisolublemente al negocio de las alarmas de seguridad domiciliaria y servicios funcionales anexos, cuya identificación en la red Internet se pretende plasmar mediante el dominio "homesecurity.cl".

j)        A fojas 101 y 102, esta parte acompañó en un otrosí de su demanda de mejor derecho, dos artículos de prensa que de una manera objetiva e imparcial, informan acerca del ingreso de VTR al negocio de las alarmas domiciliaria.

k)      Se han acompañado bajo reserva, para formar un cuaderno separado, una serie de documentos que contienen tratativas preliminares y negociaciones de VTR con otros actores idóneos para proveer servicios específicamente técnicos, cuyo desarrollo VTR ha decidido externalizar.

l)        No existe un marco orgánico diseñado por el propio Grupo Security para albergar la oferta de servicios de seguridad domiciliaria, y de manera más acotada aún al referirse a las alarmas domiciliarias. Pero, para que no quepa duda al respecto, describe la información explicitada por el propio Grupo Security respecto a su filial Virtual Security S.A., la cual formalmente formuló segunda solicitud respecto del dominio "homesecurity.cl". Respecto de ella, recalca que la memoria del Grupo señala que está destinada a proveer los siguientes servicios:

 

 

 

▪ Desarrollo, integración y mantención de software;

▪ Operación de la plataforma tecnológica: Operación del centro de datos, Mesa de ayuda y soporte para usuarios, Servicios PC y comunicaciones, Administrador Plataforma;

▪ Consultoría;

▪ Gestión de compra de activos tecnológicos;

▪ Capacitación.

m)   El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

 

- Documentos que reproducen información publicada por NIC Chile, en su sitio Web www.nic.cl. Ellos son los siguientes:

1) Un legajo de documentos que consta de 15 páginas y que reproduce lo informado por NIC Chile al realizar una búsqueda avanzada sobre solicitudes en trámite y dominios ya inscritos, que contengan la expresión "security".

2) Documento que reproduce lo informado por NIC Chile respecto al dominio ya inscrito "alarmsecurity.cl",respecto del cual el Grupo jamás se opuso, no obstante contener la expresión "security" sobre la cual reclama una especie de propiedad o preferencia.

3) Documento que reproduce lo informado por NIC Chile respecto al dominio ya inscrito "firstsecurity.cl", respecto al cual no se registra oposición del Grupo, no obstante concurrir los mismos argumentos que éste invoca contra VTR.

- Documentos relativos a la actividad desarrollada por VTR ante el DPI:

1) Escrito del Recurso de Reclamación deducido por VTR ante la Conservadora de Marcas del DPI, en virtud de la cual reclamó contra la objeción de la Conservadora para aceptar a tramitación la marca comercial "VTR HOMESECURITY" en la clase 9.

 

2) Copia del Estado Diario del DPI, en el cual se señala que se admite a tramitación la marca comercial VTR HOMESECURITY para la clase 37.

 

3) Documento emitido por estudio de abogados que representa a VTR frente al DPI, comunicando a la primera la decisión de la Conservadora.

 

- Documentos que reproducen lo publicado por el Grupo Security S.A. en sus diversos sitios Web:

 

1) Documento emitido por el Grupo Security S.A. y Larraín Vial Corredores, correspondiente a información esencial para "Oferta de Acciones de Primera Emisión, Octubre de 2004".

 

2) Documento emitido por el Grupo Security S.A. correspondiente a la Memoria Anual 2003, la cual permite acreditar la falta de idoneidad de objeto social de Virtual Security para desarrollar el negocio de alarmas de seguridad domiciliaria.

 

- Documentos que dan cuenta de las tratativas y negociaciones preliminares entre VTR y agentes empresariales relacionados con el negocio de las alarmas de seguridad domiciliaria.

 

NOVENO: Que, a fojas 108 el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido,  señalando los siguientes argumentos:

 

a)     El hecho de que la contraparte esté de buena fe, no es argumento suficiente para que se arrogue el dominio en disputa, ya que no guarda relación ni deja a salvo la evidente confusión que se producirá respecto del dominio "homesecurity.cl".

 

b)     La contraparte señala que: "el Conservador del DPI ya ha concedido a VTR como marca comercial la expresión VTR HOMESECURITY". Con respecto a esto debe decirse que hay una gran diferencia entre "vtrhomesecurity.cl", y "homesecurity.cl", dado que el primero es identificable a VTR, mientras que el segundo a su representada, Grupo Security S.A.

 

c)     El principio de la imparcialidad de la administración de justicia se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del principio "First come, first served", puesto que equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

 

DÉCIMO: Que, a fojas 163 el Primer Solicitante complementa la documentación ofrecida, acompañando los siguientes documentos:

 

a)     Artículo de prensa del diario El Mercurio titulado "Security blinda su Boutique", del cuerpo Economía y Negocios, página B9, escrito por Sandra Novoa Fernández.

 

b)     Cartas correspondientes a correspondencia intercambiada entre VTR y otras empresas relevantes del giro.

 

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 165 este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Actividad desarrollada por el Primer Solicitante, VTR Global Com S.A. al amparo de la expresión "Security".  2.- Actividad desarrollada por el Segundo Solicitante, Virtual Security S.A., al amparo de la expresión "Security". 3.- Derecho y/o interés por parte de ambos solicitantes en la asignación del nombre de dominio en disputa.

 

DÉCIMO SEGUNDO:Que, a fojas 167 el Segundo Solicitante presentó escrito acompañando los siguientes documentos:

 

1) Memoria Anual del Grupo Security del año 2003.

2) Sobres y páginas con el logo de la marca.

3) Carta de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de fecha 20 de diciembre de 2004.

4) Impresión de las páginas Web de cada una de las empresas SECURITY.

 

DÉCIMO TERCERO:Que, a fojas 187 se confiere a las partes un plazo fatal de cinco días para hacer las observaciones a la prueba que estimen pertinentes, presentando el Primer Solicitante sus observaciones dentro de plazo.

 

CONSIDERANDO:

 

 

DÉCIMO CUARTO:  Que, los documentos acompañados por las partes, presentados en tiempo y forma, no fueron objetados, por lo cual se los tendrá por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

 

DÉCIMO QUINTO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio deben  atender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos probatorios acompañados por ambos solicitantes puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

 

DÉCIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que VTR Global Com S.A. fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá concentrarse en análisis del fondo de dichos intereses y consecuenciales derechos.

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por medio de los documentos acompañados por el Primer Solicitante, especialmente aquellos que rolan a fojas 101, 102, 131 y 140 junto a aquellos documentos acompañados bajo reserva de este juez árbitro, queda acreditado con suficiencia que VTR Global Com S.A. ha solicitado el nombre de dominio en disputa con el fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar la actividad de carácter empresarial  que desempeña el grupo VTR  en el rubro de la seguridad residencial.

 

DÉCIMO OCTAVO: Que, el interés del Primer Solicitante en utilizar la expresión "homesecurity" como signo distintivo comercial del servicio de seguridad residencial que el grupo al cual pertenece se encuentra desarrollando, se ve confirmada por actos positivos de dicha empresa, entre los cuales cabe señalar la circunstancia de que la Conservadora de marcas ha aceptado el recurso de reclamación interpuesto por VTR Banda Ancha S.A., empresa relacionada al Primer Solicitante, a fin de que fuera aceptada a tramitación la solicitud de registro de marca comercial Nº 643.655   denominada "VTR HOMESECURITY", específicamente para la clase 37, esto es, servicios de instalación y reparación de dispositivos de alarmas y productos accesorios de monitoreo y vigilancia en general. E

 

DÉCIMO NOVENO: Que, teniendo en cuenta lo señalado en los considerandos precedentes, y especialmente los documentos que rolan a fojas 101 y 102 de autos, este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto Nº 1 del auto de prueba, en el sentido de que VTR Global Com S.A. ha empleado la expresión "Security" como parte integrante del signo distintivo con el cual ha desarrollado su campaña de publicidad en el mercado de la seguridad residencial, esto es VTR HomeSecurity, signo que coincide con el nombre de dominio en disputa en su integridad, a excepción de la sigla VTR.

 

VIGÉSIMO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda  asimismo acreditado a través de la documentación acompañada a fojas 40 y siguientes que es propietario de diversos nombres de dominio y marcas comerciales,  ya  sea directamente o a través de sociedades relacionadas al Grupo Security , las cuales contienen la expresión "Security", habiendo desarrollado y comercializado servicios al amparo de dicha expresión . De lo señalado  y lo razonado en sus presentaciones por el propio segundo solicitante se colige, entonces, que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de la expresión "security" en la Web y así evitar errores y confusiones en los usuarios, disminuyendo el riesgo del denominado "passing off"  y eliminando la posibilidad del fenómeno de la dilución marcaria y el aprovechamiento ilegal de la fama y prestigio logrado.

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, a través de los documentos acompañados a fojas 40 y siguientes y aquellos que rolan de fojas 172 a 186, queda suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto del Segundo Solicitante, quien realiza ya sea directamente o a través de empresas relacionadas un uso intensivo de la expresión "Security" en el ámbito inmobiliario, de securitización, de asesorías y finanzas, entre otros.

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no puede ser considerado como único ni  decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí correctamente sopesado con el resto de los elementos probatorios, a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

 

VIGÉSIMO TERCERO:Que, a través de los antecedentes acompañados a estos autos, especialmente de aquellos que rolan a fojas 149 y siguientes, se desprende que tanto el Segundo Solicitante como el grupo al cual pertenece no desarrollan actividades en el ámbito de la seguridad domiciliaria o alarmas en general. Por otra parte, el Primer Solicitante ha acreditado en la forma señalada en el considerando decimoséptimo que se encuentra planificando y desarrollando dicha actividad.

 

VIGÉSIMO CUARTO: Que, no habiendo acreditado el Segundo Solicitante, ni alegado en sus argumentaciones el hecho de encontrarse desarrollando en forma directa o indirecta alguna actividad relacionada, o bien de clara identificación con el nombre de dominio en disputa,  este sentenciador estima que  asignar el nombre de dominio "homesecurity" al Segundo Solicitante, únicamente en razón de ser parte integrante de su razón social, implica desconocer un elemento esencial del nombre de dominio considerado como signo distintivo, esto es, la vinculación que debe necesariamente existir entre éste y la actividad, producto o servicio especifico identificable con la expresión en cuestión.

  

VIGÉSIMO QUINTO: Que, no habiendo constancia en estos autos de existir  intención por parte del Segundo Solicitante de emplear comercial y activamente el nombre de dominio en cuestión, este sentenciador considera que en este caso, la no asignación de un nombre de dominio puede perjudicar  seriamente a quién legítimamente pretende desarrollar  una actividad real, concreta y de clara vinculación con el DNS solicitado, lo cual, desde luego, no puede tolerarse en ausencia de un perjuicio evidente para un tercero relacionado indirectamente con la expresión, como se desprende del caso de autos y se razonará a continuación.

 

VIGÉSIMO SEXTO:  Que, en efecto, no ha sido establecido o probado ante este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho de que VTR Global Com S.A. detente el DNS en cuestión, ya que la expresión "HomeSecurity" goza de  una individualidad propia,  mientras que el "housemark" del Segundo Solicitante, es decir la expresión"Security", tiene un reconocimiento comercial en relación con los giros que desarrolla el Grupo, lo que hace descartable la confusión por parte de los usuarios en relación con la actividad de seguridad residencial que desarrolla la empresa VTR Global Com S.A. o  la existencia del fenómeno de  la dilución marcaria.

 

VIGÉSIMO SEPTIMO: Que, en este mismo sentido y, finalmente, consta en autos y es de público conocimiento, además, queactualmente en el mercado coexisten distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporan  la expresión "Security", realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real y lícita dentro de sus respectivos rubros, lo que no ha impedido al Grupo Security, en conformidad a lo que consta en autos, el pleno y total desarrollo y comercialización de los servicios que presta, por lo que se estima improbable  puede provocarle la asignación al Primero de los solicitantes la expresión "homesecurity" de un perjuicio, teniendo especialmente presente lo tantas veces ya razonado de no contar el segundo de los requirentes con una actividad comercial íntimamente ligada a la totalidad de la expresión contenida en el DNS en disputa.

 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

 

RESUELVO:

 

Asígnase el nombre de dominio "homesecurity.cl" al Primer Solicitante, VTR Global Com S.A., domiciliada en Augusto Leguía Sur Nº 160, Piso 9, Las Condes, Santiago.

 

Cada parte responderá de sus costas.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Rol Nº 43-2004

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muñoz Danesi.

 

 

 

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[1]Clase correspondiente a las diversas clases explicitadas conforme a la Clasificación de Niza, acerca de productos y servicios.