Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "hyundaijmr.cl"

En Santiago, a 22 de Octubre de 2003.

 

VISTOS:

 

1.- El Oficio de Nic Chile 02498, de 17 de Marzo de 2003, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre don Pablo Rojas (SOC WINNERSOFT INGIENERIA INFORMATICA LIMITADA), y Hyundai Motor Company, por la inscripción del nombre de dominio hyundaijmr.cl, que rola a fojas 1.

 

2.- La identificación de las partes, que consta a fojas 2 y 3.

 

3.- La resolución de fojas 4, de 20 de Marzo de 2003, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes.

 

4.- Notificación de fojas 5, que se hace a las partes con fecha 20 de Marzo de 2003, de la resolución señalada en el número anterior.

 

5.- Documentos de fojas 6, 7 y 8, en los que consta que se envió a las partes por correo certificado, con fecha 20 de Marzo de 2003, la notificación de que tratan los números anteriores.

 

6.- Documento de fojas 9, en el que consta que, mediante correo electrónico, se informó a las partes la resolución de fojas 4, y se les envió copia por ese medio.

 

7.- Documento de fojas 10, copia del mensaje por correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, comunicándoles que se ha tomado conocimiento de la aceptación del suscrito como árbitro para resolver este asunto.

 

8.- Escrito de fojas 11, mediante el cual el abogado señor Santiago Ortúzar Decombe asume el patrocinio de Hyundai Motor Company.

 

9.- Poder de fojas 12, otorgado por Hyundai Motor Company a los abogados señores Eugenio Barros Lira y Guillermo E. Beuchat Mayer.

 

10.- Copia de la escritura de fojas 13 y siguientes en la que consta la delegación de poder de don Guillermo Ernesto Beuchat Mayer a Santiago Ortúzar Decombe y otros.

 

11.- Fotocopia de la patente profesional del abogado señor Santiago Ortúzar Decombe, agregada a fojas 16.

 

12.- Acta del comparendo realizado con fecha 14 de Abril de 2003, con la sola asistencia del abogado señor Santiago Ortúzar Decombe, en representación de Hyundai Motor Company, y en ausencia de don Pablo Rojas, en el cual el árbitro fija las normas de procedimiento que rola a fojas 17 y 18.

 

13.- Documento de fojas 19, copia del mensaje por correo electrónico por medio del cual se notifica a las partes el contenido del comparendo de fojas 17.

 

14.- Documento de fojas 20, fotocopia de la boleta de servicios profesionales, correspondiente a los honorarios de este arbitraje.

 

15.- Escrito de fojas 21 y siguientes mediante el cual la defensa de Hyundai Motor Company presenta sus argumentos de mejor derecho a la asignación del nombre de dominio hyundaijmr.cl y acompaña documentos probatorios.

 

16.- Documentos de fojas 25, consistente en copia de la información que se obtiene en la página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta el registro No. 502.465, de la marca "HYUNDAI", para distinguir "vehículos, aparatos de locomoción terrestre y todos los demás artículos que corresponden a la clase 12".

 

17.- Documento de fojas 26, fotocopia del título del registro No. 621.434 de fecha 6 de Enero de 2003, de la marca "HYUNDAI", de propiedad de Hyundai Motor Company que distingue "servicios de armaduría, reparación, mantención y servicio técnico en general para todo tipo de vehículos, maquinaria, accesorios y repuestos relativos a los mismos, clase 37".

 

18.- Documento de fojas 27, correspondiente a fotocopia del título del registro No. 618.504 de registro de la marca "HYUNDAI", de propiedad de Hyundai Motor Company, de fecha 21 de Enero de 2002, que distingue "establecimiento comercial de productos de las clases 7, 9 y 12, en todas las regiones de Chile".

 

19.- Documento de fojas 28, correspondiente a fotocopia del título del registro No. 618.505, de la marca "HYUNDAI" de propiedad de Hyundai Motor Company, de 21 de Enero de 2002, que distingue un "establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 7, 9 y 12".

 

20.- Documentos de fojas 29 a 41, correspondientes a catálogos de vehículos marca "HYUNDAI".

 

21.- Documento de fojas 42, correspondiente a una factura de Automotores Gildemeister S.A., por la venta de un camión marca "HYUNDAI".

 

22.- Documentos de fojas 43 y siguientes conteniendo recortes de diarios en los que se hace publicidad a vehículos de la marca "HYUNDAI".

 

23.- Folleto publicitario de vehículos Hyundai de fojas 46.

 

24.- Nota publicitaria relativo al equipo de Rally Hyundai, de fojas 47.

 

25.- Resolución de fojas 53, en la que se tiene por presentado sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa por parte de Hyundai Motor Company y se da traslado.

 

26.- Notificación de fojas 54, en la que consta que la resolución anterior fue notificada a las partes mediante correo electrónico, de 6 de Mayo de 2003.

 

27.- Resolución de fojas 55, de 16 de Julio de 2003, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia.

 

28.- Documento de fojas 56, consistente en la notificación de la resolución anterior a las partes, por correo electrónico de 16 de Julio de 2003.

 

Y TENIENDO PRESENTE:

 

I.- Que son partes en este juicio don Pablo Rojas (SOC WINNERSOFT INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA) Rut No. 77.760.740-5, con dirección en Dr. Manuel Barros Borgoño 374, Of. 302, Providencia, Santiago y Hyundai Motor Company, con domicilio en 140-2, Kye-Dong, Chongro-ku, Seúl, Corea, representada por Beuchat, Barros y Pfenniger, Rut 11.741.974-6, con domicilio en Europa 2035, Providencia, Santiago.

 

II.- Que el asunto materia de este arbitraje es el mejor derecho que corresponde a las partes al nombre de dominio hyundaijmr.cl, pedido por don Pablo Rojas (SOC WINNERSOFT INGIENERIA INFORMATICA LIMITADA), con fecha 26 de Julio de 2002 y por Hyundai Motor Company, con fecha 9 de Agosto de 2003.

 

III.- En su demanda de fojas 21 Hyundai Motor Company funda su mejor derecho al nombre de dominio en disputa en la circunstancia de ser titular de la marca comercial registrada "HYUNDAI", inscrita con el No. 502.465, que distingue "vehículos, aparatos de locomoción terrestre y todos los demás artículos que corresponden a la clase 12", concedido el 23 de Enero de 1998; registro No. 621.434, que distingue "servicios de armaduría, reparación, mantención y servicio técnico en general para todo tipo de vehículos, maquinaria, accesorios y repuestos relativos a los mismos, en clase 37", concedido el 6 de Febrero de 2002; registro No. 618.504 que distingue un "establecimiento comercial para la venta de productos de las clases 7, 9 y 12, en todas las regiones de Chile", concedido el 21 de Enero de 2002; y registro No. 618.505 que distingue un "establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 7, 9 y 12", concedido con fecha 21 de Enero de 2002.

 

En dicha presentación se destaca que la marca "HYUNDAI", para distinguir productos de la clase 12 es una marca famosa y notoria, no sólo en Chile, sino a nivel mundial.

 

Agregan que la expresión "HYUNDAI" está contenida también en la razón social de Hyundai Motor Company, siendo su partícula determinante y distintiva.

 

En el mencionado escrito se agrega que es evidente la similitud existente entre el nombre de dominio hyundaijmr.cl y las marcas "HYUNDAI" registradas con anterioridad en Chile y en numerosos países; de modo que la parte principal y distintiva del nombre de dominio en cuestión es la palabra "HYUNDAI", idéntica a las marcas de propiedad de Hyundai Motor Company; de modo que las letras "jmr" no son suficientes para otorgarle al nombre de dominio una identidad propia que evite que el público consumidor se vea inducido a todo tipo de engaños y confusiones respecto del origen de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, particularmente aquellos que se ofrezcan a través de la página de Internet identificada con el nombre de dominio "hyundaijmr.cl".

 

Agregan que, por el contrario, en caso de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, el público consumidor se vería inducido a pensar que los productos y servicios ofrecidos a través de la página de Internet identificada con el mismo, tienen origen en Hyundai Motor Company y, por lo tanto, esperarían encontrar la misma calidad y las mismas garantía que normalmente tienen los productos de esa compañía.

 

Argumentan también, que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, éste estaría obteniendo ganancias a través del uso de la marca "HYUNDAI", la cual tiene un prestigio en el mercado gracias a la cuantiosa inversión que ha realizado para promoverla y para mantener la alta calidad de los productos identificados con la misma.

 

En razón de lo anterior, concluyen, el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión corresponde a Hyundai Motor Company, en atención a que esta empresa es titular de las marcas "HYUNDAI", que constituye derecho de propiedad intelectual anteriores a la solicitud de nombre de dominio presentada por el señor Pablo Rojas.

 

IV.- Que con los documentos agregados de fojas 25 a 28, se tiene por acreditado que Hyundai Motor Company es titular en Chile de las marcas "HYUNDAI" registrada con los No. 502.465, No. 621.434, No. 618.504 y No. 618.505, a los cuales ya se ha hecho referencia con anterioridad.

 

V.- Con los documentos de fojas 29 a 48, más el conocimiento personal del sentenciador, se tendrá por acreditado que Hyundai es una marca notoria y famosa, para identificar vehículos; que se utiliza efectivamente en el territorio nacional y que es objeto de profusa publicidad por los medios de comunicación.

 

VI.- Que la aceptación del cargo por parte del árbitro infrascrito y la fijación de la audiencia para establecer el procedimiento, fue notificada a ambas partes y a Nic Chile mediante el envío de carta certificada, conforme lo establece el Artículo 8, inciso 2º del Anexo 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl; y adicionalmente se despachó copia de lo mismo por correo electrónico, como consta en los documentos de fojas 5 a 10.

 

VII.- La audiencia celebrada con fecha 14 de Abril de 2003, con la sola asistencia de la parte de Hyundai Motor Company y en rebeldía de don Pablo Rojas, no obstante las notificaciones y avisos a que se ha hecho referencia; en la que se fijaron las normas de este procedimiento, en conformidad con lo establecido en el Artículo 8, inciso 3º, del Anexo1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, según consta a fojas 17; la que también fue notificada a las partes por correo electrónico, como consta a fojas 19.

 

VIII.- Que al no comparecer el primer solicitante, éste no ha formulado planteamiento alguno, por lo cual el sentenciador carece de información respecto de sus motivaciones; al tiempo que tampoco se cuenta con antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos; debido a lo cual el Tribunal deberá formarse una convicción sólo con los elementos disponibles.

 

IX.- Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Domino cl, es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

 

X.- Que al contener el nombre de dominio en disputa una marca registrada y vigente en Chile, que además es un signo nacional e internacionalmente notorio, el primer solicitante no ha dado cumplimiento a lo previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación antes citada, por cuanto ello vulnera los derechos válidamente adquiridos en el territorio nacional sobre la propiedad de la marca Hyundai, que corresponde a Hyundai Motor Company.

 

XI.- Habida consideración de la notoriedad del signo distintivo "HYUNDAI", de propiedad de Hyundai Motor Company, no cabe sino concluir que si un tercero solicita la inscripción del mismo a su nombre, siendo la parte esencial de un nombre de dominio, ha actuado con malicia o temeridad y, por lo tanto, de mala fe, y con violación a los derechos exclusivos que corresponde al titular de una marca comercial registrada.

 

XII.- Con lo descrito debe concluirse que el mejor derecho a la asignación el nombre de dominio en disputa corresponde a Hyundai Motor Company, por ser ella titular de las marcas comerciales a que se ha hecho tantas veces referencia y por cuanto en los antecedentes no se ha aportado elemento alguno que permita deducir que el primer solicitante no ha actuado de mala fe.

 

RESUELVO:

 

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio hyundaijmr.cl de Pablo Rojas  (SOC WINNERSOFT INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA).

 

2.- Aceptar la solicitud de Hyundai Motor Company y asignarle en forma definitiva el dominio hyundaijmr.cl.

 

Autorícese esta sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

Andrés Echeverría Bunster