Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "i-com.cl"

MAT.:Sentencia definitiva i-com.cl.

 

PARTES:       MAURICIO MELLA, rep. de  JOSE  MUÑOZ DIAZ

                      COMERCIAL ICOM LIMITADA

                      NIC Chile.

 

En Santiago de Chile, a veintiocho de julio de dos mil tres, en el conflicto por la inscripción del nombre i-com.cl, suscitado entre JOSE ARTURO MUNOZ DIAZ, RUT: 10.697.419-5, representado por MAURICIO MELLA, domiciliado en Barry Mac-Auliffe 727, Coquimbo y COMERCIAL ICOM LIMITADA, RUT: 78.018.550-3, representada por Flavio Belair y Cristopher Doxrud, domiciliados en San Sebastian 2780, Las Condes, Santiago, se dicta la siguiente sentencia definitiva:

VISTOS:

1.- Que con fecha 17 de marzo del año en curso mediante oficio OF02645 de fojas 1, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro en el conflicto de la referencia.

2.- Que a fojas 04 consta aceptación de la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible y citándose a las partes personalmente o legalmente representadas a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 11 de abril de 2003 a las 16:30 horas, lo que les fue notificado por carta certificada, como consta a fojas 05.

3.- Que el día y hora señalados se llevó a cabo la audiencia decretada en autos, como consta a fojas 07, con la sola asistencia de la segunda solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación, se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

4.- Que a fojas 08 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral en que solicita se le asigne derechamente el dominio i-com.cl, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Señala que Comercial Icom limitada es una prestigiosa empresa que se desarrolla por largos años, con gran eficiencia y prestigio, en el mercado inmobiliario, participando en proyectos de esta naturaleza con grandes inversiones, consistentes en la construcción de hoteles, oficinas, departamentos habitacionales, parques, etc., Fue fundada en 1977, formando parte de un grupo o "Holding" de empresas que se desarrollan con éxito en el sector de la Construcción,  Hotelero y Salmonero. Agrega que los integrantes y socios de COMERCIAL ICOM LIMITADA, han sido visionarios en el ámbito de los negocios, ya que han innovado en distintos mercados y productos, como también en la incorporación de recursos humanos y técnicos, que le han permitido ser una empresa con un ganado prestigio en el mercado nacional a través de sus diversas construcciones, como también en otros países. Ello dado que desde sus inicios, esto es, el año 1977, COMERCIAL ICOM LIMITADA ha desarrollado en forma ininterrumpida proyectos inmobiliarios de gran éxito en muchas comunas de Santiago, como asimismo tiene futuros proyectos en la Quinta Región y además ha desarrollado construcciones en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. A continuación destaca entre los proyectos u obras inmobiliarias realizadas por Icom Limitada: a.- Entre 1977 v 1980: Plazuelas de don Alonso y 15 casas en la comuna de La Florida, que representó uno de los primeros proyectos inmobiliarios en dicha comuna; b.- Entre 1980 v 1981: Edificio Balcones de El Llano, 39 departamentos en El Llano Subercaseaux, en la comuna de San Miguel; c.- Entre 1983 v 1988: 50 casas de 140 a 280 m2, en diferentes sectores de La Dehesa d.- Entre 1989 v 1990: Edificios Castilla y Aragón con un total de 112 departamentos distribuidos en 2 torres de 15 pisos ubicados en Av. Colón; e.- Año 1991: Edificio Ebro 1, con 135 departamentos entre 40 m2 y 62 m2, 3 locales comerciales y 3 oficinas; f.- Año 1992: Edificio San Sebastián 2800, donde funciona el conocido Hotel Plaza Bosque, área hotelera del grupo al que pertenece su representada, con 88 departamentos, un piso de oficinas, un piso de recepción, restaurante y otros servicios; g.- Año 1993: Edificio Ebro II, con 123 departamentos entre 40m2 y 62 m2, 3 locales comerciales y 3 oficinas; h.- Año 1994: Edificio Martín Alonso Pinzón de 13 pisos con 61 departamentos entre 90 y 120 m2; i.- Año 1995: "Parque Las Ursulinas", que es un conjunto de 6 edificios con un total de 171 departamentos de 140 m2; j.- Año 1997:  Domingo Bondi 990, que es un edificio ubicado en el Sector de Av. Cristóbal Colon con 80 departamentos de 140 m2, "Santa Teresa de Lo Curro" que es un conjunto de 4 edificios con un total de 64 departamentos con una superficie de 250 m2 cada uno; k.-  Año 1999:  "Proyecto Mirador de Equipetrol", que es un edificio con 44 departamentos ubicados en el exclusivo barrio de Equipetrol, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia.

Entre los futuros proyectos señala el "Proyecto Jardines de Reñaca", ubicado en Viña del Mar, concretamente en Jardín del Mar, con un total de 699 departamentos con una superficie promedio de 72 m2 ha desarrollarse en un período de 8 a 10 años aproximadamente. Agrega que además se encuentra evaluando proyectos en las comunas de Las Condes, Providencia y Ñuñoa.

Continúa aduciendo como otro argumento de peso para demostrar que su representada cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa, que éste no puede ser idéntico o similar a su marca comercial previamente registrada, toda vez que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que es de carácter "universal' dado que se desenvuelven en la "Internet", donde una persona, en cualquier región, o en cualquier país pueden acceder a ella. Así, funda su derecho para que le sea adjudicado definitivamente el nombre de dominio i-com, en la propiedad del registro marcario ICOM, N° de Registro 462.898, para servicios comprendidos en las clases 36 y 37.

En cuanto al Derecho aplicable sostiene que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si

se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". Interpreta al respecto que el Reglamento faculta a cualquier interesado que estime afectados sus derechos, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

A continuación hace referencia al artículo 14 del mismo Reglamento, que señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas leqales viqentes en el territorio de la República v que no vulnere derechos de terceros. Comercial ICOM Limitada posee respecto de la marca singularizada, un derecho de propiedad, que se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Lev N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Así, el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley".

Por su parte, señala, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".

Concreta que en el caso de autos Comercial ICOM Limitada, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre su marca la que además corresponde a su nombre de fantasía y razón social, lo que estima generará un manto de dudas y contradicciones.

Continúa argumentando que como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, es necesario a criterio de esa parte, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio". Señala que si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. Así, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, "que el nombre de dominio sea idéntico o enqañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido".

En el caso, sostiene que el nombre de dominio solicitado contienen como elemento distintivo aquel que está presente en el siqno de mis mandantes, a saber, "ICOM", que además constituye el elemento más importante de su razón social, nombre por el cual es ampliamente reconocida en el mercado. Sostiene que habla de "elemento distintivo", desde el momento que el "guión" que se encuentra en forma intercalada en el nombre de dominio pedido por el Sr. Muñoz (i-com.cl) en ningún caso constituye un elemento sustancialmente diferenciador, ya que no hay que ser experto en la materia para afirmar que igual se lee como ICOM.

Invoca a continuación lo señalado por la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".

Agrega que sus mandantes han hecho de "ICOM" una marca de prestigio a nivel nacional. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que, en nuestro país pretenda buscar información acerca de sus productos y/ servicios, de manera lógica lo intentará por medio de la dirección "i-com.cl". Es más, sostiene que podríamos enfrentarnos a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los de sus mandantes, o simplemente que pretenda perjudicarlos.

Concluye que ha quedado demostrado que sus mandantes poseen argumentos más que suficientes para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por el señor José Muñoz Díaz y definitiva asignar el nombre de dominio a sus mandantes Comercial ICOM Limitada, petición que formula a continuación.

5.- Que en apoyo de su mejor derecho acompaña: a.- Impresos obtenidos del sitio web de su representada, www.icom.cl de fojas 14 y siguientes; b.- Fotocopia del Registro No. 462.898 correspondiente a la marca ICOM a nombre de "Comercial ICOM Limitada" de fojas 27, inobjetados de contrario.

6.- Que a fojas 31 se da traslado a la primera solicitante y a fojas 34 te tiene por acompañada la documental presentada por la segunda solicitante.

7.- Que a fojas 34 consta carta del primer solicitante en que se excusa de haber concurrido a la audiencia fijada en autos. Respecto de las razones por las que estima que su inscripción no vulnera los derechos de la contraria, sostiene que ellos son una empresa de diseño Web, Internet y Marketing, nueva, un rubro totalmente diferente al del segundo solicitante, que se encuentra ubicada en Coquimbo, mientras la segunda solicitante está en Santiago. Agrega que pidió primero el nombre en Nic Chile, lo pagaron, desarrollaron un sitio que no han subido, imagen corporativa, papelería, sociedad y todo lo referente (inversión) a la marca I-COM INFORMATICA LTDA., mientras que el segundo solicitante tiene su imagen como COMERCIAL ICOM LTDA ., y no cree que hayan hecho una inversión al respecto.

Hace presente que su marca es " I-COM " ( I guión COM ), NO " ICOM " (todo junto) y que la segunda solicitante podría haber pedido "COMERCIALICOM.CL", "ICOM.CL". Agrega que ICOMLTDA.CL , NO esta solicitada, u otra alternativa, la cual solo coincide con la ellos fonéticamente en una parte del nombre, al igual que las demás empresa que tienen el Nic Icom.

Finalmente señala que llamaron en reiteradas ocasiones, tanto al abogado representante como al los dueños de la segunda solicitante, no teniendo respuesta al respecto, ni devolviendo las llamadas.

Pide que de acuerdo a estos puntos, solicita la permanencia del nombre I-COM para la empresa.

8.- Que esta parte entre sus clientes destaca SERNATUR REGION DE COQUIMBO www.turismoregióndecoquimbo.cl

CABAÑAS AÑAÑUCAS ( La Serena y Chillán ) www.cabanasananucas.cl; CABAÑAS BAHIA DRAKE (La Serena y Los Vilos ): www.cabanasbahiadrake.cl; SERNATUR IV Región. (CD Inteactivo Multimedial en Inglés y Español); INMOBILIARIA ITALIA LTDA. www.vermiglio.cl; AXIS SER Centro Neurosiquiátrico ( www.axis-s.cl  ) (En construcción); ASSAM Aseo Industrial (www.assamltda.cl) (En construcción); O.V.I. TRAVEL Agencia de turismo ( www.ovitravel.cl ); CONACE ( Consejo Nacional para el Control de Estupefaciente) Mantención de Computadores; CORRALY ZELAYA ABOGADOS ( Mantención  de Equipos Computacionales). En cuanto a la experiencia de su equipo destaca el Sitio web Gobierno Regional IV Región de Coquimbo (www.gorecoquimbo.cl); Geoanalítica www.geoanalitica.cl; Essan (www.essan.cl); Serplac Coquimbo (www.serplaccoquimbo.cl); Diseño revista "Seguridad y Familia" Nº1 Bursátil S.A. www.astronomia2000.cl; www.ingservtur.cl;  www.bursatilsa.cl; Digitalnet (www.digitalnet.cl); Foodsafe (www.foodsafe.cl) Daire Neumáticos y Servicios (www.daire.cl); Sitio web MCM Cine (www.mcmcine.cl) ; Introducciones dinámicas para regiones sitio web Chile turístico (www.chileturistico.cl); CD ROM presentación Inmobiliaria Ecomac La Serena; Diseño revista "Seguridad y Familia" Nº2; Presentación en CD-ROM Revista Seguridad y Familia; CD ROM Carrera de Derecho Universidad Católica del Norte; CD ROM Carrera de Ing. Comercial Universidad Católica del Norte; Sitio web revista Seguridad y Familia (En desarrollo)

9.- A fojas 35 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que el sistema de nombres de dominio tiene por función facilitar a los usuarios de Internet la navegación en la telaraña mundial de información a través de la localización de los sujetos e informaciones que se manifiestan en ella. Cualidad que le procurada la relación mnemotécnica aportada por la ideación de un sistema que permita la creación personal de sus actores de cadenas de caracteres alfanuméricas, sumada a las facilidades técnicas que aportan los prestadores de servicios de DNS, que en los hechos hoy constituyen la columna vertebral de Internet.

Es así como la gran base de datos relacional y distribuida que relaciona los nombres de dominio con las direcciones numéricas IP (DNS), es el núcleo central del sistema, pues el usuario podrá migrar desde un número IP a otro sin necesidad de cambiar el nombre de dominio, que en definitiva pasa a ser el elemento que dota de estabilidad al sistema.

En este contexto, el usuario que navega en Internet podrá acceder a la información que necesita o desea a través del conocimiento efectivo del número IP en que se encuentra alojada la información o guiándose por la intuición, evocación o conocimiento de alguna seña identificadora del producto, obra o servicio que busca, a partir de su conocimiento de tales informaciones u obras en el mundo presencial o por su aproximación intelectual al tema.

 Que siendo así los nombres de dominio han adquirido una gran relevancia económica, pues además de su función técnica localizadora inicial, han pasado a ser utilizados  como identificadores de los contenidos de la Red, lo cual les agrega un valor añadido que difícilmente pudo ser advertido por sus creadores, en la época en que la Red era tierra principalmente de estudiosos, investigadores y organismos institucionales. Sin embargo, esta función no basta para sostener que estemos frente a un signo distintivo respecto del cual el legislador le reconozca derechos exclusivos a su titular, sino que estamos ante una distintividad en ciernes, que gracias a que goza de un reconocimiento doctrinario y jurisprudencial nos llama a analizar el argumento marcario al momento de decidir un conflicto por solicitudes competitivas respecto de una cadena de caracteres.

SEGUNDO:Que el desarrollo de la computación y en concreto de la Red de Redes ha hecho nacer un sinnúmero de términos, al punto que podamos sostener que existe un léxico especializado en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En lo que nos interesa, en este ámbito la expresión "com" constituye un denominativo que se popularizó con el desarrollo de las estrategias de mercado a través de la red y con ello la explosión o crecimiento de los nombres de dominio alojados bajo el gTLD ".com". De ahí que sea común que las empresas dedicadas a los servicios asociados a la Red hayan incluido en su denominación la palabra "COM", a fin de hacer patente su carácter de entidades comerciales dedicadas a los distintos servicios a que da lugar la sociedad de la información.

TERCERO: Que, atendidas las funcionalidades técnicas del sistema de DNS es imposible que subsistan dos inscripciones sobre dominios idénticos bajo un mismo TLD, por lo cual, ante inscripciones competitivas, la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en base a los cuales habrá de resolverse el conflicto y decidir en definitiva la consolidación del nombre de dominio en disputa. Base de estos principios es el de "first come, first served", aforismo técnico que recoge el tradicional aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure". Es más, en el caso de los nombres de dominio "el primero que llega es el único servido". Este principio tendrá aplicación en todos aquellos casos en que las partes estén en igualdad de condiciones; esto es, ante la no concurrencia de alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que acrediten el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante. En esta tarea, corresponde al segundo solicitante la prueba de tales circunstancias.

CUARTO: En el caso de autos la primera solicitante es una empresa dedicada a la elaboración de páginas web y su denominación en el mundo físico es i-com, su imagen en la red, tal y como pudo apreciarse de la visita a su sitio web esta constituida por un símbolo que contiene i-com, sin que se haya acreditado en autos que el uso que hace del dominio sea en perjuicio de los derechos de terceros. De su parte, la segunda solicitante, se denomina ICOM LIMITADA, tiene presencia en la red a través de la URL http://www.icom.cl, con una correspondencia exacta con su nombre comercial con lo cual queda demostrado que esta empresa no se ve impedida de tener presencia en la red con la permanencia del dominio en manos del primer solicitante.

Es así como ambas solicitantes finalizan sus identificadores con la cadena lingüística "com", precedidas inmediatamente de la letra i, con la única diferencia que en el caso de la primera solicitante entre dicha letra y la expresión "com" se intercala un guión. Se conforma así la denominación i-com, exacta a la cadena de caracteres solicitada como nombre de dominio.

QUINTO: Que para como argumento central de su mejor derecho la segunda solicitante invocó los derechos marcarios sobre la expresión ICOM, en apoyo de lo cual acompañó copias simples de Registros marcarios 468.898, de fojas 27,  que no ha sido objetado de contrario, por lo que habrá de tenerse por establecido éste como un hecho acreditado en Autos. Sin embargo, habrá de tenerse presente que el derecho invocado, se ha reconocido para las clases 36 y 37, Servicios de gestiones inmobiliarias y Empresa Constructora Respectivamente. Otro punto es determinar si este derecho marcario es suficiente para sostener que esta parte tiene un mejor derecho sobre el dominio en disputa, lo que este árbitro desestima por cuanto ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado y la segunda solicitante cuenta con un nombre de dominio a través del cual es susceptible de ser localizado en la Red, el que además es idéntico a la marca comercial registrada y que promociona a través de la Red, y que muestra los productos que estima necesario proteger a través de la solicitud planteada en autos, y por tanto los usuarios que la requieren acceden directamente a su sitio web.

SEXTO:En efecto, el conflicto de autos, según lo reconocido por el segundo solicitante y atendiendo a las distintas categorizaciones de los conflictos por nombres de dominio que efectúa la doctrina debe encuadrarse en la hipótesis de  "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases. Esto se hace patente si consideramos que del análisis del Registro de propiedad industrial advertimos que en Chile coexisten la marca "cristal", no sólo en los casos que invocan las partes de autos, sino también respecto otros casos en que terceros detentan la titularidad de la misma en otras clases, distintas de aquellas a las que éstas aluden.

SEPTIMO: Que de su parte, habiéndose constatado el uso del dominio, sumado a la buena fe y legitimidad en la inscripción del primer solicitante no controvertidos en autos, llevan a concluir que esta parte tiene un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio, debiendo en consecuencia primar el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio, y por tanto habrá de rechazarse la demanda de la segunda solicitante de estos autos.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "i-com.cl" al primer solicitante MAURICIO MELLA, rep. de  JOSE  MUÑOZ DIAZ Ya individualizada en autos.

Fíjense los honorarios arbitrales en la suma de $250.000 y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. Emítase la boleta de honorarios correspondiente.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Dictada por doña Lorena Donoso Abarca, Árbitro Arbitrador

 

Actúan como testigos los abogados

 

 

Paula Jervis Ortiz	Rodrigo Moya García
C.I.: 8.542.625-7	C.I.: 12.852.228-k