Fallo de Arbitraje "icq.cl" - "icqchile.cl", NIC Chile

Santiago, a 27 de octubre de 2003.

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio OF02531 de 04 de diciembre de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio icq.cl.

SEGUNDO: Que por oficio OF02532 de 04 de diciembre de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio icqchile.cl.

TERCERO:Que consta de los oficios referidos precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dichos conflictos don Juan José San Martín Vila, ingeniero, con domicilio en calle Juana de Arco 2069, departamento 44, comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante de los dos nombres de dominio referidos, los cuales solicitó a su favor en las fechas siguientes: icq.cl, el día 30 de agosto de 2002 a las 6:32:34 GMT e icqchile.cl el día 1° de septiembre de 2002 a las 19:19:40 GMT, y America Online Inc., sociedad industrial, representada por doña Helena Siebel Bierwirth, abogado, ambos domiciliados para los efectos de este juicio en calle Amunátegui 277, tercer piso, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante de los mismos nombres de dominio antedichos, los cuales solicitó a su favor en las fechas siguientes: icq.cl, el día 10 de septiembre de 2002 a las 21:02:40 GMT e icqchile.cl el día 10 de septiembre de 2002 a las 21:02:50 GMT.

CUARTO: Que por resolución de fecha 4 de diciembre de 2002, la cual rola a fojas 67 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio icq.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 13 de diciembre de 2002, a las 9:15 horas, y del mismo modo, por resolución de fecha 5 de diciembre de 2002, la cual rola a fojas 10 de autos, aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio icqchile.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 13 de diciembre de 2002, a las 9:45 horas.

QUINTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 6 de diciembre de 2002, respectivamente, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 70 y 12 de autos.

SEXTO: Que el día 13 de diciembre de 2002, a las 9:15 y a las 9:45 horas, tuvieron lugar los comparendos decretados, con la asistencia de ambas partes, procediendo las partes a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, quedando notificadas las partes en el mismo acto de las resoluciones dictadas.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 10 de septiembre de 2002, el cual rola a fojas 4 de autos, el cual fue reiterado con fecha 30 de diciembre de 2002, a fojas 82, la parte de América Online Inc., dedujo demanda de revocación del nombre de dominio "icq.cl" invocando los siguientes argumentos: El nombre de dominio "icq" corresponde a una marca famosa, referida precisamente a servicios de comunicaciones, dentro de los cuales se incluyen aquellos de internet. Por tal motivo, cuestiona la intención del señor Juan José San Martín Vila para haberlo solicitado a su favor, y hace notar que dicho demandado adujo poseer marcas inscritas en relación a dicho nombre, pero las mismas son letras aisladas, mas no la sigla "ICQ", tratándose, precisamente, de los siguientes registros:registro N° 621.222 corresponde a la letra "Q" para distinguir servicios de la clase 35; el registro N° 621.223 correspondiente a la letra "I" para distinguir servicios de la clase 38; el registro N° 621.224 corresponde a la letra "I" para distinguir servicios de la clase 35; el registro N° 621.225 corresponde a la letra "C" para distinguir servicios de la clase 35 y el registro N° 621.227 corresponde a la letra "Q" para distinguir servicios de la clase 38. Lo anterior debe ser sumado al hecho de que el demandado ha pedido también como marca comercial la sigla "ICQ", utilizando una etiqueta idéntica a aquella registrada por la parte en el extranjero, solicitud N° 541.027 en clase 42, a la cual se opuso la demandante, lo cual, en su concepto, refleja intenciones del señor San Martín en orden a apropiarse de un nombre creado por la actora. En efecto, aduce que el demandado ha tratado de registrar la etiqueta de flor características de la marca "ICQ", bajo la Solicitud N° 541.024, como asimismo el sello completo asociado a la marca "ICQ", esto es, tanto la sigla "ICQ" como la etiqueta que acompaña dicha marca y a través de la cual es reconocida en el mundo entero, y que es una flor con centro de color amarillo y ocho pétalos, siete de ellos de color verde y uno de color rojo. Alega que el demandado también ha solicitado como marcas comerciales "ICQCHILE.CL" para distinguir servicios de las clases 35, 38 y 42 solicitud N° 499.935 "ICQCHILE" en las clases 35, 38 y 42 y la solicitud N° 497.985 de "ICQCHILE.CL" e "ICQCHILE" con los Nos. 456.928 y 456.927, "ICQ" con el N° 541.027 en clase 42, "ICQ" con el N° 497.287 en clase 35, así como los nombres de dominio icqchile.cl, icqfoto.cl, icqnet.cl, icqniano.cl y 123icqchile.cl. Frente a tales hechos, la parte presenta oposición basada en la fama y notoriedad de la marca "icq" en Chile y en el extranjero, ya que se encuentra registrada en diversos países del mundo como son, entre otros: Estados Unidos de América, Argentina, Eslovenia, OMPI, Australia, Benelux, Finlandia, Grecia, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia y Taiwán. Aduce la demandante que el nombre "ICQ" fue creado por ella hace varios años, y es un ingenioso juego fonético de esas letras con las palabras "I Seek You" (Yo te busco). ICQ es una revolucionaria herramienta de Internet de propiedad de AMERICA ONLINE, INC., la cual, en un formato fácil de usar, informa a cada uno de sus usuarios quién está en línea en cualquier momento dado, y les permite contactarlos si así lo quieren. Con este sistema, ya no es necesario hacer extensas búsquedas de amigos o asociados en la red, dado que ICQ hace las búsquedas, alertándolos en tiempo real cuando ellos se conectan a la red. Con ICQ, los usuarios pueden chatear, enviar mensajes, enviar archivos o URL´s, jugar juegos o simplemente estar en contacto con otra gente en la Red. Esta herramienta ha sido de tal popularidad, que es poco probable que exista alguien con mínimos conocimientos de Internet que no ubique el sistema ICQ de propiedad de America Online Inc., siendo a la vez la marca "ICQ" una que goza hoy de una fama y notoriedad inmensa a nivel mundial.Habiendo cumplido ya cinco años de existencia, el programa ICQ ha sido bajado y es usado por más de 200 millones de personas a través del mundo, registrándose un nuevo usuario cada segundo. Frente a ello, el demandado sería claramente uno de estos usuarios de ICQ, que ahora pretende apropiarse del concepto para Chile. Argumenta la actora que existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser decididos tomando en cuenta esa situación y especialmente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio, lo cual está recogido en la Política Uniforme de la resolución de los nombres de dominio desarrollada por Icann, que considera como de especial relevancia la fama y notoriedad de las marcas y dominios de una de las partes. Aduce que los sitios web de propiedad del demandado utilizan abiertamente la marca registrada icq, de su propiedad, así como el diseño de flor, y menciona expresiones que constan en tales páginas que así lo acreditan, y en las cuales existen incluso links para bajar al software necesario para operar la herramienta de propiedad de la parte. Entre las menciones de esa página se encontraría que el sitio icq.cl se hizo el día 20 de mayo de 1998, motivado en haber probado el programa de comunicación desarrollado por America Online Inc. y en suma, tratándose de una marca y nombre que gozan de fama y notoriedad a nivel mundial, reclama la revocación de su dominio actual. Desde el punto de vista del Derecho, menciona el artículo 22 de la Reglamentación para el Registro de Nombres de Dominio CL, la cual relaciona con su marca "icq", inscrita en Chile bajo el número 539.497 del 27 de abril de 1999, fecha anterior a la solicitud del demandado, y en numerosos otros países del mundo.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 10 de enero de 2003, el cual rola a fojas 87 de autos, la parte de Juan José San Martín Vila contestó la demanda de revocación del nombre de dominio en los términos siguientes: 1) Principio "First come, first serverd".- En efecto, según consta de su solicitud electrónica original, con fecha 13 de Agosto de 1999, la parte procedió a solicitar primeramente el dominio "icq.cl", en consecuencia, le asiste un mejor derecho en términos de prioridad, a fin que el citado dominio le sea asignado y ratificado definitivamente en su calidad de primer solicitante. 2) Solicitud efectuada de buena fe y no abusiva (ausencia de mala fe).- En efecto, don JUAN JOSE SAN MARTÍN VILA, es el creador de la página Web denominada "Usuarios Chilenos de ICQ", misma que desde sus inicios aglutinó a un grupo de amigos y estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. En los hechos, la mencionada red de usuarios nació el día 19 de Abril de 1998, cuando el demandado cursaba entre otros, los ramos de la carrera de Ingeniería Civil Química, para lo cual formó un foro de discusión y estudio con sus amigos, el que con el tiempo pasó a llamarse "Usuarios de ICQ", sitio web que originariamente fue alojado en ese tiempo en servidores internos de la misma Universidad de Chile, de la cual el solicitante ya era alumno regular. De esa manera, tal fue el grado de éxito y aceptación del mencionado portal de encuentros, que las visitas día a día aumentaron; por tal motivo, y con el preciso objeto de acreditar y proteger la autenticidad y legitimidad de su creación (previendo por cierto el inicio de acciones temerarias en su contra), solicitó a la propia Universidad de Chile, certificara la existencia de tal sitio web desde ese entonces, para lo cual fue el propio Centro de Computación de dicha casa de estudios (a través del Servicio que presta de Contadores de Visitas (http:://contadores.cec.uchile.cl) ente que en la época le facilitaba un servicio de contador de visitas de la página, quien certificó, mediante documento que ofrece, el hecho efectivo de que la creación y existencia de la página Web denominada "Usuarios Chilenos de ICQ", data de 19 de Abril de 1998. En relación a la creación y construcción de las siglas I.C.Q., señala que la misma proviene de las palabras Ingenieria Civil Química, de la cual fueron tomadas sus iniciales. Además, debe leerse y pronunciarse como "I-CE-QU, por lo tanto, jamás ha sido leída e identificada por los usuarios del mencionado portal como "I-SEEK YOU" sobre todo considerando que don Juan José San Martín Vila no tiene prácticamente absoluto conocimiento del inglés. Lo anterior demostraría que el origen de las siglas I.C.Q., fue creada y nació con bastante antelación a la época en que la marca que reivindica el actor para sí fuese conocida en Chile. Prueba lo anterior el hecho de que la marca registrada de la demandante, "ICQ", Registro N° 539.497, fue recién solicitada en Chile con fecha 30 de Octubre de 1998 (según Solicitud N° 431.627), esto es, con posterioridad a la creación del sitio web de la parte, "Usuarios Chilenos de ICQ", según lo hemos citado, situación avalada por la propia Universidad de Chile, mediante el servicio que presta de Contadores de Visitas (http://contadores.cec.uchile.cl). En consecuencia, alega que la solicitud del dominio "icq.cl", fue requerida por don JUAN JOSE SAN MARTÍN VILA, bajo la más absoluta convicción y ánimo de buena fe, dentro del legítimo ejercicio de un derecho, y desprovista de toda intención de copia premeditada y abuso, en relación con una marca comercial en particular. 3) Fama y notoriedad adquirida por el dominio ICQ, condición objetiva conferida por su actual Titular. Aduce el demandado que la fama y notoriedad del dominio "icq.cl", en Chile, es y ha sido precisamente una consecuencia única y directa del desarrollo y trabajo que respecto de la página antes citada ha efectuado por más de cuatro años a la fecha don Juan José San Martín Vila. En efecto, manifiesta que al día, su página web registra la considerable cantidad de 1.558.215 visitas, además de 55.000 registros de usuarios chilenos en dicho portal (y que se pueden verificar en la sección "Regiones" del portal icq.cl), circunstancia que por si sola le otorga fama y notoriedad a nivel nacional a la designación creada por esta parte. 4) De la Propiedad Industrial: Alega al respecto los siguientes antecedentes y argumentos: 1° La demandante pretende ventilar asuntos de propiedad industrial, en cuanto a su creación y posibles imitaciones, dentro de un pleito que jurídicamente no se vincula con dicha materia. 2° No obstante lo anterior, la parte aduce ser legítimo titular y usuario de la siguientes marcas comerciales, registradas y solicitadas, a saber: a.- "ICQ", Solicitud N° 497.287, para distinguir y amparar diversos servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional de Marcas, entre otros, "Servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y vía internet; servicios y registro, transcripciones, composición, transmisión o grabación de comunicaciones escritas y marketing", clase 35. b. "ICQ.CL", Solicitud N° 497.285, para distinguir y amparar diversos servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional de Marcas, entre otros, "Servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y vía internet; servicios y registro, transcripciones, composición, transmisión o grabación de comunicaciones escritas y marketing", clase 35. c.- "ICQ", Solicitud N° 541.027, para distinguir y amparar "exclusivamente servicios de Ingeniería Civil Química" de la clase 42 del Clasificador Internacional de Marcas. d.- Registros N° 621.222, 621.223, 621.224, 621.225, 621.226, 621.227, 639.383, 639.384 y 639.385, correspondientes todos a las letras iniciales "I", "C" y "Q", para distinguir y amparar diversos servicios de las clases 35, 38 y 42 del Clasificador Internacional de Marcas. 5) Declaración del Departamento de Propiedad Industrial: En relación con este punto, y relacionado con los argumentos de fama y notoriedad alegados por la contraria, precisamente en la época en que el primer solicitante creó su página web y dominio, mediante las Solicitudes N° 456.927 y 456.928, la firma nacional Productora Xopus Limitada, solicitó ante el Departamento de Propiedad Industrial el registro de la marca comercial "ICQ CHILE", para distinguir y proteger productos de la clase 16 y servicios de la clase 41.- , siendo del caso señalar que, no obstante las demanda de oposición presentada en su oportunidad por la misma firma demandante, América Online, INC., dicho Departamento las rechazó en su integridad, según consta de los Dictámenes N° 113.166 y N° 113.167, argumentando para ellos los siguientes fundamentos de derecho: "Que corresponde rechazar la oposición deducida, fundada en la infracción de la letra g) de la ley del ramo, toda vez que pese a estar acreditado el registro de la marca en el extranjero, la marca está inscrita en clases distintas y no relacionadas con la solicitada, razón por la cual no se producirá la confusión en el público consumidor a que alude el actor.- Que corresponde rechazar la oposición deducida, fundada en la infracción de la letra f) de la ley del ramo, toda vez que el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con el campo operativo de los signos del oponente, por lo que en virtud del principio de especialidad de las marcas, se puede concluir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado, sin que se produzcan errores o confusiones en el público consumidor respecto de los servicios a distinguir". Finalmente, controvierte el carácter público y notorio de la expresión "icq" a favor del demandante, negando la amplia difusión publicitaria del mismo a su favor.

NOVENO: Que, en lo que respecta al nombre de dominio icqchile.cl, las partes hicieron valer las mismas acciones y excepciones así como los mismos argumentos de hecho y de derecho que esgrimieron a propósito de la denominación icq.cl, lo cual tuvo lugar en los escritos de demanda y de contestación que rolan a fojas 16 y 22 de los autos correspondientes, respectivamente.

DECIMO: Que por resolución de fecha 2 de junio de 2003, la cual rola a fojas 133 de autos, el Tribunal dispuso de oficio la acumulación de los autos por el nombre de dominio icqchile.cl con los autos por el nombre de dominio icq.cl, continuando la tramitación de ambos en lo sucesivo en forma conjunta.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 26 de junio de 2003, la cual rola a fojas 138 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1) carácter abusivo y/o de mala fé de la inscripción de los nombres de dominio icq e icqchile por parte del demandado Juan José Humberto San Martín Vila; 2) Uso por parte del demandado de etiqueta de flor inscrita a nombre de la demandante. Carácter debido o indebido del mismo; 3) Derechos e intereses de las partes en los nombres de dominio icq e icq chile; 4) utilización de mala fé del nombre de dominio por parte del demandado; 5) similitud de los nombres de dominio icq e icqchile con marcas de productos o servicios sobre los cuales tiene derechos el actor, o con un nombre por el cual este es conocido; 5) Notoriedad del dominio icq en Chile. Parte(s) a quien(es) se deben tales atributos; 6) Buena fé aducida por el demandado. Hechos que la constituyen.

DUODECIMO:Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte demandante: la prueba instrumental constituida por los siguientes instrumentos: copia del certificado de registro de marca icq. En Chile bajo el Nº 539.497, para distinguir servicios de las clases 38 y 42; Copia de la solicitud de la marca icq (etiqueta) solicitada por el demandado bajo el Nº 541027; copia de páginas de internet de America Online; página correspondiente al sitio icq.cl; Informes números 120858, 120859 de 2002 y 123109 de 2003, del Subdepartamento Jurídico del Departamento de propiedad Industrial; I.- Certificados de registro de la marca ICQ en los siguientes países: Argentina, registros N° 1.769.458 en clase 38 y N° 1.817.044 en clase 42; Australia, registro N° 776100 en clase 38; Austria, registro N° 182.871 en clases 35, 38 y 42; Benelux, registro N° 0650259 en clase 35, 38, 41 y 42; Canadá, registro N° TMA557 en clase 38; Chile, registro N° 539.497 en clase 38 y 42; China, registro N° 13797784 en clase 42; República Checa, registro N° 226.588 en clase 38 y 42; Dinamarca, registro N° VR199901938 en clases 38 y 42; Unión Europea, registro N° 0009872513 en clase 9, 38 y 42; Finlandia, registro N° 215094 en clase 38 y 42; Francia, registro N° 98753983 en clase 38 y 42; Alemania, registro N° 389 59 180 en clase 38 y 42; Grecia, registro N° 138787 en clases 38 y 42; Hong Kong, registros N° B13149 y B13150, en clase 42; Islandia, registro N° 1064 en clases 38 y 42; Israel, registro N° 123,155 en clases 38 y N° 123,156; Corea, registro N° 57316 en clases 38 y 42; México, registros N° 6771217 en clases 38 y N° 617130 en clase 42; Nueva Zelanda, registro N° BV299913 en clase 38 y N° B29914 en clase 42; Noruega, registro N° 196907 en clases 38 y 42; Panamá, registro N° 96938 en clases 38 y N° 96947 en clase 42; Portugal, registro N° 336 241 en clases 38 y 42; Rusia, registro N° 186352 en clases 38 y 42; Eslovenia, registro N° 9871472 en clases 38 y 42; España, registro N° 2191213 en clases 38 y N° 2191214 en clase42; Suecia, registro N° 338.366 en clases 38 y 42; Suiza, registro N° 465762 en clases 38 y 42; Taiwán, registro N° 156717 en clases 38; Tailandia, registro N° 11252 en clases 38 y N° 11254 en clase 42; Estados Unidos de Norteamérica, registro N° 2,411,657 en clases 9, 35, 36, 38, 41 y 42; Página correspondiente a los sitios icq.cl e icqchile.cl; página de icq.com; sentencias dictadas por el Centro de Arbitraje y Mediación Mundial de la Propiedad Intelectual; resoluciones dictadas por el Centro de Arbitraje Nacional de Estados Unidos de América,

Por la parte demandada, la prueba instrumental constituida por los siguientes instrumentos: 1.- Copias (2) Dictámenes N° 113.166 y 113.167, de fecha 19 de Octubre de 2001, dictado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, referidos a los juicios de oposición deducidos por American Online, Inc., en contra de las marcas "ICQ CHILE", Solicitudes N° 456.927 y 456.928. 2.- Copia legalizada certificado de fecha 07 de Mayo 1998, emitida por la entidad universitaria, Contadores de Visitas (http://contadores.cec.uchile.cl)perteneciente a la Universidad de Chile, y que acredita la creación y desarrollo de la página "Usuarios Chilenos de ICQ", desde el 19 de Abril de 1998. 3.- Copia "Estadísticas Visitas de la página "Usuarios Chilenos de ICQ", emitida por la entidad universitaria, Contadores que acredita el número de visitas recibidas en dicha dirección web al día 03 de julio de 2001. 4.- Copias de facturas de pago por las inscripciones de dominio icq.cl; icqchile.cl; icqnet.cl; 123/cq.cl; icqfoto.cl; icqniano.cl; 5.- Copia de páginas de vínculos del portal del gobierno de Chile y Diario la Segunda; 6.- Certificado de 7 de mayo de 1998 extendido por la Universidad de Chile; 7.- Copias de solicitudes de nombres de dominios por terceros; 8.- Copias de dictámenes números 113.166 y 113.167 de 2001; 8.- Copia protocolización extracto sociedad "San Martín Hnos. y Cía. Ltda."; 9.- Copias simples de solicitudes de marca icq y etiqueta consistente en flor de 8 pétalos; 10.- Copia de solicitudes de marcas i, c y q; 11.- Copias de facturas por ventas y servicios de icqnet ltda. a diversos clientes y empresas; 11.- Copias de publicaciones efectuadas en el diario "El Mercurio de Santiago"; 12.- Copias de portales de Internet.

DECIMOTERCERO: Que por resolución de fecha 22 de julio de 2003, la cual rola a fojas 207 de autos, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ambas partes formularon objeciones a los instrumentos acompañados por la parte contraria y que se han individualizado en el acápite décimo de la parte expositiva. En todos los casos se trató de impugnaciones de carácter formal o bien de simples observaciones a su contenido, respecto de las cuales el Tribunal dispuso que su apreciación sería dejada para definitiva. Resolviendo sobre estas objeciones, el Tribunal las rechazará habida consideración a los siguientes argumentos: a) a que los instrumentos objetados son coincidentes entre sí y con las restantes pruebas y argumentos del proceso; b) a que las causales de impugnación han sido siempre causales abstractas de inoponibilidad o falta de autenticidad, sin que existan motivos concretos de objeción de los mismos. Este Tribunal de equidad estima que, en tal caso, atendido el principio de la buena fé procesal, los referidos instrumentos son íntegros y veraces.

SEGUNDO:El objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las revocaciones de dominio", artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl, tenga lugar la revocación de los nombres de dominio icq.cl e icqchile.cl.

TERCERO: De conformidad con la reglamentación mencionada en el considerando precedente, toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su demanda en las circunstancias de que la inscripción del nombre de dominio sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La prueba del abuso y/o de la mala fé son extremos de cargo de la demandante, y el mismo Reglamento establece que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Por otra parte, la normativa en cuestión establece que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: 1.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, 2.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. 3.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o 4.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

CUARTO: En la especie, de los argumentos de las partes y de las pruebas aportadas, el Tribunal estima que ha quedado establecido lo siguiente: 1.- Que el demandado señor Juan José Humberto San Martín Vila posee inscrito el nombre de dominio ICQ.cl desde el día 20 de septiembre de 1999 (resolución de fojas 133); 2.- Que America Online Inc. es dueña en Chile de la marca ICQ para proteger servicios de las clases 38 y 42, según el registro Nº 539.497, de 11 de junio de 1999 (docto. de fojas 10); 3.- Que el nombre ICQ fue creado el año 1996 por la firma con sede en Israel denominada "Mirabilis", y adquirido por America Online Inc. en el mes de junio del año 1998 (documento de fojas 23); 4.- Que el señor Juan José Humberto San Martín Vila ha desarrollado y desarrolla actualmente una página web que se autodenomina "Página chilena oficial de ICQ"; 5.- Que la página referida en el número 4 precedente (documentos de fojas 116 a 124) contiene las siguientes menciones: "ICQ es el programa más popular de Internet, por su práctico método de comunicaciones". Asimismo, invita al usuario a emplear el manual de ICQ y a bajar el programa para download ICQ 99, manual y programa éstos últimos que no pertenecen al sitio mismo y que de hecho están diseñados enteramente en idioma inglés; 6.- El sitio del señor Juan Humberto San Martín Vila emplea el logo flor verde con un pétalo rojo y centro amarillo (documento de fojas 107, 116 a 124), el cual es coincidente con el del titular del manual y programa para download icq 99; 7.- America Online Inc. ha sido favorecida frente a don Juan José Humberto San Martín Vila en disputas sobre las marcas ICQ e ICQCHILE, según informes del Subdepartamento Jurídico del Departamento de propiedad Industrial, las cuales rolan a fojas 140, 141 y 142 de autos, haciendo el Tribunal expresa mención de que preferirá estos informes por sobre los acompañados por el demandado a fojas 92 y 93, por cuanto aquellos se refieren a las partes mismas de este juicio, en tanto que los últimos vinculan a la demandante con la firma "Productora Xopus Limitada" que no es parte en este juicio y respecto de la cual se ignoran mayores antecedentes; 8.- La denominación ICQ se encuentra inscrita a nombre de America Online Inc. en varios países, y ella goza de fama y notoriedad a nivel internacional, registrándose más de 65 millones de usuarios, en más de 10 idiomas (documento de fojas 13, certificados de inscripciones marcarias en anexo de documentos).

QUINTO: Desde el punto de vista de los requisitos de derecho, interés y calidad que debe acreditar la demandante, al tenor del Reglamento para el registro de Nombres de Dominio.Cl, en cuanto titular de derechos marcarios y del nombre de dominio ICQ a nivel internacional, el Tribunal estima que los posee, y con anterioridad a la demandada, toda vez que, como ha quedado asentado en el considerando cuarto anterior, el nombre ICQ fue creado en 1996 y adquirido por la demandante en el mes de junio de 1998, en tanto que el demandado ha justificado poseer el sitio inscrito a su nombre desde el mes de septiembre del año 1999. Esta última fecha es posterior a la de adquisición de los derechos del demandado, pues si bien éste adquirió recién en junio de 1998, su dominio o al menos su posesión se extienden a la fecha de adquisición por parte de su causante.

SEXTO: El demandado ha aducido en su defensa una serie de argumentos de mejor derecho, de originalidad de su inscripción, de buena fé de su parte, de carencia de notoriedad del signo pedido o bien de deberse la misma a sus esfuerzos. Sin embargo, para este Tribunal resulta evidente la constatación de que, en una medida sino exclusiva por lo menos esencial, el sitio del demandado ICQ.CL es un administrador de los sitios y programas ICQ de propiedad de la demandante. Los documentos de fojas 116 a fojas 123, que no fueron objetados por motivos sustanciales, lo prueban de un modo incontrastable.

SEPTIMO: Asentada la verdad anterior, corresponde determinar si por parte del demandado ha habido mala fé o abuso, circunstancias que deben ser acreditadas en autos.

OCTAVO: Ponderando la prueba rendida, el Tribunal estima que confluyen en contra de la demandada las siguientes presunciones de mala fé: a) La utilización de los programas de la demandante se ha efectuado sin un título legítimo para ello, tal como un mandato, licencia u otro cualquiera. La demandante con su demanda ha negado cualquier título de esta naturaleza y el demandado nada ha probado al respecto. b) la primera inscripción por parte del demandado de su nombre de dominio data del día 20 de septiembre de 1999, fecha que es posterior a la de creación del mismo en el año 1996, de adquisición por la demandante a su creador en junio de 1998 y de inscripción de ICQ como marca por la demandante el día 11 de junio de 1999. c) Se ha estimado en forma reiterada por este tribunal que cada inscripción de nombre de dominio tiene carácter originario (por ejemplo, en la misma resolución de fojas 133 de estos autos) y la renovación del nombre de dominio ICQ por parte de la demandada tuvo lugar el día 7 de julio de 2001, en circunstancias de que, en ese momento al menos, el nombre icq, adscrito a America Online Inc. gozaba de fama y notoriedad internacionales, siendo inadmisible la alegación de la demandada en orden a que en Chile tal fama se ha debido a sus esfuerzos, desde que el sitio en funcionamiento se sustenta en los vínculos a los programas desarrollados por la demandante.

NOVENO: En lo que respecta al nombre de dominio icqchile.cl, todo cuanto se ha dicho en esta sentencia para la denominación ICQ le es pertinente, desde que el mismo no es sino el nombre ICQ con el añadido del país en que tiene lugar, siendo el primero el carácter dominante. Además de lo anterior, la controversia abierta por las partes respecto de este nombre es similar en todo a la abierta respecto de la denominación ICQ.Cl, como se señaló en el acápite octavo de la parte expositiva de la sentencia.

DECIMO: La demandada ha invocado a su favor los principios "first come first served" y poseer derechos marcarios relacionados con el nombre icq y con las letras que lo componen individualmente consideradas. Sobre tales argumentos, cabe tener presente lo siguiente: 1) el principio first come first served no es un principio absoluto, sino que es una presunción de interés y de buena fé a favor del primer solicitante, la cual debe prevalecer a falta de prueba contraria, la cual el Tribunal estima se ha dado en la especie. En lo que respecta a los derechos marcarios, el Tribunal estima que los derechos en las letras del nombre ICQ individualmente consideradas no son bastantes para desvirtuar el carácter integrador de la fórmula icq, desde que esta tiene efectívamente, en idioma inglés, el significado fonético: "I seek you". Por otra parte, los documentos de fojas 140, 141 y 142 prueban que las oposiciones planteadas por la demandante respecto de las solicitudes de marcas presentadas por la demandada han sido acogidas.

UNDECIMO: teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes del reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio.cl,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se acoge la demanda de revocación deducida por la parte de America Online Inc. en contra de don Juan José San Martín Vila, y se asignan los nombres de dominio ICQ.Cl e ICQCHILE.CL a la demandante, America Online Inc., la cual deberá cumplir con los requisitos de asignación dentro del plazo de 30 días, bajo apercibimiento de ser eliminados los dominios en cuestión.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

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