Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "iman.cl"

Arbitro designado: Patricio de la Barra Gili

Arbitraje revocación IMAN.CL

Oficio Nic 1130-2001

En Santiago a 20 de Noviembre de 2002.

VISTOS,

1. Que mediante oficio No 1130-2001, de fecha 14 de Agosto de 2001 NIC Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto sobre revocación del nombre de dominio IMAN.CL, entre IMANTEX S.A. y LOTERIA DE CONCEPCION.




2. Que, con fecha 31 de Agosto de 2001, el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo que ha sido encomendado, citando a las partes a comparendo de estilo.




3. Que, con fecha 25 de Septiembre de 2001, el señor arbitro mediante notificación a las partes notifica que se encuentra con licencia médica hasta el día 26 de Septiembre, en vista de lo anterior se prorroga la audiencia de estilo para el día viernes 28 de Septiembre a la misma hora y en las oficinas también del señor arbitro.




4. Que, con fecha 28 de Septiembre de 2001, se efectúa el comparendo de estilo, al que asiste doña Jacqueline Abarza en representación de Imantex S.A. y don Hernán Ríos Díaz en representación de Lotería de Concepción. Las partes no llegan a acuerdo respecto de la acción de revocación del domino Iman.cl., por lo que el señor arbitro fija de procedimiento arbitral.




5. Que, con fecha 11 de Octubre de 2001, las partes de común acuerdo solicitan al señor arbitro la suspensión del procedimiento arbitral hasta el día 26 de Octubre del 2001.




6. Que, con fecha 26 de Octubre de 2001, doña Jacqueline Abarza en representación de Imantex S.A. viene a hacer su presentación en la que señala porque a su juicio en este caso no es procedente la acción de revocación. En su presentación señala lo siguiente: 




• Que, la marca comercial IMAN se registró a nombre de su primer titular, don Alberto Awad (antecesor de la sociedad Imantex S.A.) el año 1979 bajo el registro No 222.978, registro que actualmente corresponde a los Nos 430.998 y 439.999, para distinguir un establecimiento industrial de productos de la clase 25 y artículos de la clase 25.




• Que, Imantex S.A. actual titular del registro marcario la viene utilizando en el mercado nacional por si y por su antecesor legal por más de 40 años.




• Que, la excelentísima Corte Suprema ha reconocido a través de un fallo dictado con fecha 29 de Abril de 1993 que la marca IMAN a nivel nacional es famosa y notoria en lo que al rubro de vestuario se refiere.




• Que, considerando la importancia que tiene IMAN para Imantex S.A. y haciendo uso del legítimo derecho de cualquier empresa de registrar una marca como nombre de dominio, con fecha 20 de Abril de 1999 se solicitó la inscripción del nombre de dominio IMAN.CL el que fue asignado con fecha 6 de Julio de 1999, sin haberse interpuesto en tiempo y en forma oposición alguna.




• Que, revisada los dominios inscritos en la base de dato de NIC Chile ha constado que el revocante ha solicitado con fecha 20 de Enero de 2000 la inscripción de la expresión Imantex.cl como una forma de presionar a la sociedad que emplea dicha razón social para negociar la transferencia del domino IMAN.CL




• Que, en un otrosí de esa presentación acompaña los siguientes documentos: 




1. Copia de certificado de registro de la marca IMAN, registros Nos 430.998 y 430.999




2. Certificado emitido por el registro de marcas del Departamento de Propiedad Industrial que da cuenta que bajo el registro No 222.978 se encuentra inscrita la marca IMAN a nombre de Imantex S.A. 




3. Copia de escritura pública de fecha 5 de Marzo de 1987 otorgada ante notario público de Santiago don Iván Torrealba Acevedo la que da cuenta que don Alberto Awad Kunfly transfirió a la sociedad Imantex S.A. la marca IMAN registrada bajo el No 222.978.




4. Copia de la primera página de la inscripción del nombre de dominio IMANTEX.CL a nombre de Lotería de Concepción.




7. Que, con fecha 26 de Octubre de 2001 Lotería de Concepción hace su presentación fundando la acción de revocación en los siguientes argumentos:




• Que, Lotería de Concepción es la primera empresa de juegos de azar en Chile, que fue creada en Concepción hace 79 años.




• Que, los productos de Lotería son consumidos por más de 4.300.000, personas que compran mensualmente algunos de ellos.




• Que, su primer juego fue el boleto en un comienzo simplemente lotería. 60 años después en 1990 introdujo un nuevo y exitoso juego, KINO




• Que, en 1998 lotería lanzó IMAN que tiene la mayor categoría de premiación.




• Que, Lotería de Concepción tiene derechos legítimos sobre el nombre del domino en disputa.




• Que, Lotería de Concepción se ha consolidado como la principal institución de juegos de azar y lotería en Chile contando con diversos juegos tan conocidos como Lotería, Kino, Imán y Raspe.




• Que, Lotería de Concepción ha tenido por ejemplo programas de televisión propios como Este Domingo me los saco, programas que fueron transmitidos por Chilevisión, Megavisión, Corporación de la Universidad Católica.




• Que, Lotería de Concepción es titular de derechos legítimos sobre la expresión  IMAN, que justifican sus derechos sobre el nombre de dominio IMAN.




• Que, dicha legitimidad se basa en primer lugar, en los registros de marca IMAN, marca que es conocida por el público consumidor, dado el prestigio que la firma Lotería de Concepción tiene.




• Que, la expresión IMAN de su propiedad ha llegado a alcanzar un alto grado de fama y notoriedad para distinguir todos los productos de la clase 9 y servicios de comunicaciones radiados y hablados y televisados de la clase 38 y loterías de números y juegos de azar, Lotos y concursos de la clase 41.




• Que, Lotería de Concepción es titular de los registros marcarios IMAN los que se encuentran bajo los siguientes Nos 539.708 y 539.709 para distinguir productos de la clase 9 y servicios de la clase 38 y 41.




• Que, asimismo tiene inscrita como marca comercial la marca IMAN DE LOTERIA registro No 606.032 en clase 9, IMAN DE LOTERIA en No 606. 030 en clase 38 y 41.




• Que, para todos estos efectos, cualquier usuario de internet que tenga interés en acceder en la página IMAN tecleará dicho nombre más el .cl y se encontrará con un página no corresponderá al juego de azar requerido.




• Que, reconocemos que los señores IMANTEX S.A. son titulares de un registro de marca IMAN, sin embargo, la gente no relaciona el término IMAN con los señores Imantex S.A, sino, con el juego de azar de Lotería de Concepción.




• Que, en un otrosí de la presentación acompaña los siguientes documentos: 




1. Catálogo corporativo de la evolución y estructura de LOTERIA DE CONCEPCIION.




2. Copia de los registros de la marca IMAN y copia de los comprobantes de pago de los derechos de aceptación que dieron origen a los registros de la marca "IMAN DE LOTERIA"




3.   Boletos de juego de azar IMAN




4.   2 ejemplares de la revista  "El Club de la Buena Suerte" y un ejemplar de la revista "Entre socios"




5.   Una ficha publicitaria de IMAN.




6. Página del Diario La Tercera del día lunes 22 de octubre de 2001 en que constan los resultados oficiales de los concursos de LOTERIA DE CONCEPCION entre ellos "IMAN"




7.   Resultados oficiales de "IMAN", el cual se juega tres veces a la semana.




8. Que, con fecha 26 de Octubre de 2001 el Señor Arbitro dio traslado de las presentaciones efectuadas por las partes, notificándoles por correo electrónico con la misma fecha.




9. Que, con fecha 29 de Octubre de 2001 doña Jacqueline Abarza presenta recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 26 de Octubre de 2001, resolución  que desecha la solicitud de hacer efectivo los oficios tendientes a determinar si la marca IMAN  de Imantex S.A. se encuentra inscrita a su nombre desde 1979 y el hecho que el año 1993 se anuló el registro de un tercero,  titular de la marca IMAN, basado en la notoriedad y prestigio que  goza la marca registrada a nombre de Imantex S.A.




10. Que, con fecha 12 de noviembre de 2001 Hernán Ríos Díaz en representación de Lotería de Concepción evacuó el traslado haciendo las siguientes formulaciones.




• Que, Imantex S.A. titular del dominio IMAN.CL no ha logrado acreditar que la marca IMAN registrada bajo los Nos 430.999 sea una marca famosa desde el año 1979.




• Que, por el contrario con la abundante documentación acompañada por esta parte en su primera presentación se ha acreditado fuera de toda duda que la marca IMAN de Lotería de Concepción se ha transformado en una marca famosa y notoria en relación a los juegos de azar.




• Que, a lo menos resulta curioso que si la marca IMAN de propiedad de Imantex se encontraba registrada hace tantos años y era famosa el actual asignatario sólo solicitará su inscripción con el nombre de dominio a partir del año 1999.




• Que, además hasta la fecha Imantex S.A. no ha desarrollado  ninguna página web en el domino IMAN.CL lo que si ha impedido que mis mandantes puedan desarrollar en su red su negocio de juegos de azar.




11. Que, con fecha 12 de noviembre de 2001 doña Jacqueline Abarza en representación de Imantex S.A. evacuó el traslado de la presentación efectuada por Lotería de Concepción, al respecto señala:

    
    

    • Que, consta de carta certificada emitida por P. Airiola y Cía que esta empresa de Valparaíso adquiere productos con la marca IMAN al señor Alberto Awad desde el año 1958.

    
    

    • Que, el uso de la marca IMAN se ha efectuado a nivel nacional tanto por la sociedad Imantex S.A como por sus antecesores legales, data desde 1958, esto es 40 años a al fecha.

    
    

    • Que, don Camilo Awad, emigrante árabe que llegó a Chile, adoptó la expresión IMAN como marca, debido a las connotaciones simbólicas que esta expresión tiene para la cultura musulmana.

    
    

    • Que, así la expresión IMAN tiene muchos y diferentes significados en la cultura árabe y enumera los distintos significados de la misma.

    
    

    • Que, en este sentido IMAN representa para la cultura árabe una persona de mucho respecto de honor y confianza y que al llegar como inmigrante a una cultura tan diferente como la chilena necesitaba imprimir en sus actividades que iniciara los valores de que esta expresión representaba.

    
    

    • Que, la expresión ha sido utilizada como marca por los continuadores de las actividades iniciadas por don Camilo Awad, a quien lo sucedió don Alberto Awad quien inscribió la marca en el registro nacional bajo el No 222.978 en el año 1979 el que fue posteriormente transferido a la sociedad Imantex S.A. formada por la familia de don Alberto Awad K.

    
    

    • Que, desde el año 1958 que el titular del nombre de dominio IMAN.CL ha desarrollado actividades con su marca IMAN, dándolo a conocer ampliamente en el mercado y logrando un prestigio que fue reconocido judicialmente hasta por la excelentísima Corte Suprema.

    
    

    • Que, consta fehaciente y objetivamente de los documentos acompañados y de la confesión expresa de la contraparte, que las actividades relativas a los juegos de azar IMAN de Lotería de Concepción se inician sólo el año 1998 y que la obtención de un registro marcario se obtiene sólo a partir del año 1999.

    
    

    • Que, Lotería de Concepción ha iniciado sus actividades después de más de 40 años en que mi representada ha realizado las suyas en el mercado y después de 19 años que la expresión IMAN fue registrada como marca comercial por el antecesor legal de Imantex S.A. 

    
    

    • Que, consecuencialmente de los hechos expuestos queda en evidencia que el registro de nombre de dominio IMAN.CL a nombre de Imantex S.A. se efectuó de buena fe y que dada las características y los hechos que rodean la marca y la expresión IMAN, esta sociedad tiene mejor derecho sobre dicho nombre de dominio.

    
    

    • Que, en un otrosí acompañan una serie de documentos consistentes en facturas de venta envases, guías de despacho y publicidad en que se acredita en forma evidente el uso de la expresión IMAN para productos de la clase 25.

    
    

12. Que, con fecha 12 de noviembre de 2001 se repone la resolución de fecha 29 de Noviembre de 2001 y se ordena oficiar al Departamento de Propiedad Industrial. Asimismo se provee presentación de las partes.




13. Que, con fecha 5 de febrero de 2002, se recibe oficio del Departamento de Propiedad Industrial de nuestro país, en el que en otra cosas se acompaña copia autorizada del  fallo dictado por el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 29 de Abril de 1993, en el que se reconoce la calidad de famosa de la marca IMAN de propiedad de IMANTEX S.A. en lo que a los productos de la clase 25 se refiere.




14. Que, con fecha 8 de Febrero de 2002, se tuvo por acompañado el respectivo oficio     enviado por el Departamento de Propiedad Industrial. Asimismo, se resuelve citar a las partes a oír sentencia.




15. Que, con fecha 10 de Febrero de 2002 doña Jacqueline Abarza presenta escrito de reposición, escrito que es desechado por el señor arbitro con fecha 5 de noviembre de 2002.




16. Que, con fecha 5 de noviembre de 2002 y visto el estado del proceso se cita a las partes a oír sentencia.

Y considerando:

1. Que, el art. 22 del Reglamento para la asignación de nombre de dominio dispone que la inscripción de un nombre de dominio se considera abusivo cuando se cumplen las condiciones que se detallan en dicho precepto, a saber:




• Que, el nombre de dominio objeto de la revocación sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el reclamante o un nombre por el cual el reclamante es reconocido.




• Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y 




• Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. 




2. Que, Lotería de Concepción ha solicitado se revoque el nombre de dominio IMAN.CL,  inscrito por Imantex S.A. y que se transfiera dicho nombre de dominio a su nombre, fundado en que tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio por estar éste estrechamente relacionado con alguno de los productos que ella comercializa, puntualmente, boletos de lotería y servicios anexos, que llevan por   nombre  IMAN. Que, los consumidores asocian directamente la expresión IMAN con dichos productos y servicios. Asimismo, fundamenta su solicitud de revocación en la fama y notoriedad con que contaría en la actualidad la expresión IMAN de Lotería de Concepción. Finalmente, hace ver la existencia de los registros marcarios que tiene en Chile para distinguir dichos productos y servicios, por lo que en su opinión el registro de nombre de dominio iman.cl habría sido obtenido en forma abusiva.




3. Que, por su parte Imantex S.A. ha fundamentado su derecho en un ininterrumpido uso de la marca IMAN en lo que a los productos de la clase 25 se refiere, acreditando además la fama y notoriedad que goza dicha expresión en rubro vestuario. Para fundamentar esto se ha acompañado gran cantidad de documentos como también se recepciono oficio enviado por el Departamento de Propiedad Industrial  acompañando un fallo ratificatorio de la Excma. Corte Suprema en que se reconoce la fama y notoriedad  que goza la marca IMAN en este rubro.




4. Que, la primera condición es que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el reclamante o un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Cabe precisar que el nombre de dominio IMAN lo tiene inscrito Lotería de Concepción para servicios de comunicaciones, juegos de azar y productos de la clase 09 desde el año 1999. Asimismo, Imantex S.A. ha demostrado a través del material probatorio acompañado a este expediente que la marca IMAN, de su propiedad, se encuentra inscrita en el Departamento de Marcas de nuestro país desde el año 1979. Por lo anterior, es posible concluir:




• Que,  existiendo registros que tienen a lo menos 19 años de anterioridad a la marca de propiedad de Lotería de Concepción, no se configuraría el primer requisito establecido por el reglamento para aceptar la revocación.




• Que, las esferas de acción de cada una de las expresiones IMAN son distintas y sus consumidores objetivos son diferentes.




• Que, los derechos que goza IMANTEX S.A. sobre la expresión IMAN son anteriores y para productos diferentes a aquellos protegidos por Lotería de Concepción.




• Que,  Lotería de Concepción ha demostrado que la marca IMAN es conocida sólo en lo que a juegos de azar se refiere.




• Que, sin perjuicio de lo anterior, Imantex S.A. ha demostrado que la marca IMAN es también famosa en el mercado nacional en el rubro de vestuario. (clase 25).




• Que, Imantex S.A. ha fehacientemente acreditado  un uso ininterrumpido de la marca a lo menos desde la década de los 60.




• Que, Lotería de Concepción  sólo ha acreditado un uso de la expresión "Iman"  a partir del año 1998.




5. Que, respecto de la segunda condición establecida, esto es, que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio inscrito, es menester señalar que ha quedado en evidencia que el nombre de dominio IMAN.CL se relaciona con los productos que Imantex  S.A elabora con dicha palabra, expresión que además se encuentra registrada como marca comercial hace ya más de 15 años,  por lo que goza de un anterior y legítimo derecho sobre  dicha expresión, derechos que, además, no podrían llegar a ser contradictorios con aquellos enunciados por Lotería de Concepción, por cuanto ellos no se encuentra relacionados, cuestión que además está ratificada por los giros comerciales que tienen las partes involucradas en este proceso.




6. Que, este sentenciador por las pruebas aportadas en el proceso, en especial las pruebas aportadas por Imantex S.A. ha podido concluir que la inscripción y uso que pudiera hacer Imantex S.A. en la red de la expresión IMAN.CL es legítima y se fundamenta en los registros marcarios existentes desde el año 1979 y en el uso ininterrumpido de la marca en el mercado desde la década de los 60 por los antecesores legales de la sociedad.




7. Que, en opinión de este arbitro, no se dan las condiciones para poder determinar que el uso en la red por parte de Imantex S.A de la expresión IMAN podría ser considerada abusiva, pues corresponde a la natural extensión del legítimo uso que hace dicha sociedad en el mercado desde la década de los 60. Que, a mayor abundamiento, el giro y productos a distinguir por cada una de las partes  no se encuentran relacionados, por lo que no existe una intención positiva de perjudicar o obtener una ventaja comercial ilegítima.




8. Que,  art. 22 del Reglamento para la asignación de nombres de dominio también establece como causal de revocación el que el se haya inscrito o utilizado  de mala fe.




9. Que, respecto de esta condición, no es necesario abundar demasiado pues ha quedado de manifiesto en los considerandos enunciados en el cuerpo de este fallo.




10. Que, es criterio de este juez arbitro que el nombre de dominio se mantenga a nombre de Imantex S.A., por cuanto ha podido demostrar a través de este proceso que tiene legítimos intereses sobre la expresión IMAN, que estos intereses son anteriores a aquellos de que es titular la parte revocante, que existe un uso ininterrumpido de la expresión en el mercado formal desde el año 1958, todo lo cual configuran para este arbitro antecedentes suficientes para no considerar apropiado aceptar la acción de revocación.




11. Que, Lotería de Concepción no ha podido demostrar que en este caso particular se dan las condiciones establecidas por el art. 22 para aceptar la acción de revocación citada.




12. Que, considerando los argumentos antes referidos, este sentenciador resuelve que la inscripción del nombre de domino IMAN.CL, por parte de Imantex S.A. no es abusivo y no ha sido utilizado de mala fe, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento para el funcionamiento de registros de nombre de dominio.cl se rechaza la acción de revocación del nombre de dominio señalado el que deberá mantenerse a nombre de Imantex S.A., quien ha acreditado tener legítimos derechos sobre el mencionado nombre de dominio.

Cada una de las partes se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC chile y devuélvanse antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Patricio de la Barra

ARBITRO