Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "importadorasafra.cl"

En Santiago de Chile, a cinco de octubre del año dos mil cuatro.-

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 50 a 52 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 03300 de fecha 6 de enero de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "importadorasafra.cl", surgido entre doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, ignoro profesión u oficio, con domicilio en Avenida Providencia 2237 Local C.22, sociedad del giro de su nombre, y Banco Safra S.A., representada en estos autos por Johansson y Langlois Limitada, sociedad que comparece representada por su Abogado don Flavio Belair Santi, todos domiciliados en San Pío X 2460 Oficina 1101, Providencia. Que por resolución de fecha 13 de enero de 2004 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 22 de marzo de 2004.según consta a fojas 50 a 52 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, ya individualizada y Banco Safra S.A., representada en estos autos por Johansson y Langlois Limitada, sociedad que comparece representada por su abogado don Flavio Belair Santi.  

Tercero:  Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos:

La parte  demandante u opositor de autos Banco Safra S.A. funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "importadorasafra.cl" a Sara del Carmen Rojas Urtubia, haciendo valer los siguientes fundamentos:

Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 88, cita los siguientes antecedentes de hecho y de derecho para que se rechace la pretensión de doña Sara del Carmen Rojas Urtubia:

A)  Señala que  la oposición de Banco Safra S.A. "se funda, en primer lugar, en un antecedente objetivo y que no merece dudas con tan solo observar el poder que se acompaña en un otrosí de esta presentación, cual es que corresponde a la parte más característica de la razón social de mi mandante, Banco Safra S.A.". Agrega que el nombre forma parte de lo que conocemos como "los atributos de la personalidad", lo que en sí mismo configura un mejor derecho para detentar en su patrimonio, el nombre de dominio en disputa.

B)  Señala que "los consumidores identifican SAFRA precisamente con mí representada y los servicios por ella desarrollados, motivo por el cual resulta atentatorio a los legítimos derechos de mis clientes, que un tercero ajeno, sin conexión alguna con mi mandante ni mucho menos con la expresión "safra", se apropie del nombre de dominio que ha motivado el presente conflicto". Argumenta que "SAFRA no es un nombre cualquiera, sino que goza de prestigio, fama y reconocimiento, tanto en Brasil como en diversos países del mundo...", contando con sucursales y fíliales económicas internacionales, como asimismo es propietaria de marcas comerciales en varios países.

Agrega que Banco Safra S.A., fue  creada alrededor de 1940, con mas de sesenta sucursales en Brasil, subsidiarias en Islas Caimanes, en Estados Unidos, entre otros y que el grupo Safra es hoy uno de los holdings mas importantes a nivel mundial, con activos por sobre los 40 billones de dólares; siendo un de los cinco bancos privados mas importante de Brasil, figurando en la revista "América Economía" en el 10º lugar del ranking de los mejores bancos de Latinoamérica. El origen del nombre de Banco Safra lo encuentra en Jacob Safra, quien en 1954 trasladó desde la ciudad de Beirut a Brasil formando "Safra Importaciones  y Comercio" (importadorasafra.cl), y posteriormente creó "Safra Importaciones y Comercio", que dio origen a Banco Safra S.A..

C)  Derechos de Propiedad Industrial de Banco Safra S.A. Banco Safra S.A. funda su demanda afirmando que es el verdadero creador y legitimo dueño del nombre Safra, no solo porque forma parte de su razón social, sino porque además se acompañó a dicho proceso, con fecha 3 de mayo del año 2001, numeroso material publicitario y copias de registros internacionales de la marca SAFRA a su nombre.

Agrega que el Departamento de Propiedad Industrial, en un fallo ejemplar, acogió la demanda de nulidad interpuesta por mi mandante, ordenando la cancelación del registro número 491.949, correspondiente a la marca denominativa SAFRA.

Además el demandante invoca la titularidad de dieciséis registros marcarios de Banco Safra, Safra Bank y otros en distintos países.

Como fundamento legal el demandante Banco Safra S. A. respecto de la marca Safra, cita el artículo 2º de la Ley Nº 19.039 y artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Agrega que el vocablo "importadora", es absolutamente irrelevante y susceptible de inducir a error o confusión, "ya que perfectamente los consumidores tendrán la convicción que se trata de una de las actividades que desarrolla el Holding Safra". En respaldo de su derecho a la marca Safra el demandante cita los artículos 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y artículo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, promulgado por Decreto N º16, publicado en Diario Oficial de 17 de Mayo de 1995.

Finalmente cita el demandante el artículo 22 del Reglamento Nic Chile, sobre la revocación de nombres de dominio, en el que se señala "que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido", indicando que la solicitud de doña Sara Rojas Urtubia respecto al nombre de dominio "importadorasafra.cl", vulnera el derecho de propiedad y uno de los atributos de la personalidad de la demandante, "quien podrá ocupar la red ofreciendo a los consumidores productos y servicios idénticos a aquellos que ofrece y comercializa Banco Safra S.A., a través de su marca Safra, y ellos pensarán que corresponde a mi representada". Concluye la demandante solicitando que se rechace la solicitud de inscripción de nombre de dominio "importadorasafra.cl" a doña Sara  del Carmen Rojas Urtubia.

La  parte demandante acompañó a su demanda los siguientes documentos:

1.- Copia demanda de nulidad presentada por Banco Safra S.A. en contra del Registro                             Nº 491.949, de  la marca Safra;

2.- Copia de escrito "Acompaña documentos", de fecha 3 de mayo de 2001;

3.- Fotocopia sentencia de primera instancia Nº 115.843 de fecha 22 de marzo de 2002, que acogió la demanda de nulidad y ordenó cancelación de Registro Nº 491.949.

4.- Fotocopia pagina 47 Revista "América Economía", de noviembre de 2000; y,

5.- Impresos sitio web www.safranet.com.br;

Que con fecha 8 de Abril de 2004 se tuvo por interpuesta demanda en juicio arbitral por Banco Safra S.A., en contra de doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, por el nombre de dominio "importadorasafra.cl", confiriéndose traslado a la demandada por el término de diez días hábiles para su contestación y se tuvieron por acompañados con citación los documentos fundantes de la demanda; y con misma fecha se notificó a las partes por correo electrónico.

La parte demandada no contestó la demanda de autos, razón por la cual con fecha 1º de Junio de 2004 se tuvo por contestada en  su rebeldía y se citó a las partes a oír sentencia definitiva; dichas resoluciones se notificaron con igual fecha por correo electrónico a las partes.

 

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "importadorasafra.cl", esto es si a doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, primer solicitante, o a Banco Safra S.A., la parte opositora.

2º Que para efectos de resolver la litis este sentenciador considera que el caso de autos no puede ser resuelto conforme al principio "first come first served", esto es reconocer que se encuentra legitimado para inscribir un nombre de dominio quien primero haya desarrollado la actividad necesaria para ello; ya que este sentenciador no puede desentenderse de que la parte demandante funda su demanda de oposición esencialmente en que la palabra "Safra" forma parte de su razón social de entidad bancaria, con sede principal de negocios en la Republica de Brasil, la que tomó su nombre del fundador del "Grupo Económico Safra" don Jacob Safra, a mediados del Siglo XX. De este modo el presente litigio no puede ser resuelto conforme al citado principio practico "first come first served".

3º Que la parte demandante Banco Safra S.A., entidad bancaria con sede principal de negocios en Brasil, forma parte del Grupo Económico Safra, fundado a mediados del Siglo XX, siendo dicho banco uno de los principales de Sur América, al inicio de la presente década.

 

Que el demandante Banco Safra S.A., acompañó a su escrito de demanda los siguientes documentos: 1.- Copia demanda de nulidad presentada por Baco Safra S.A. en contra del Registro Nº 491.949, de  la marca Safra; 2.- Copia de escrito "Acompaña documentos", de fecha 3 de mayo de 2001  presentado en juicio de nulidad de registro de marca Safra, expediente 1793- 2000, ante Departamento de Propiedad Industrial; 3.- Fotocopia sentencia de primera instancia  Nº 115.843 de fecha 22 de marzo de 2002, que acogió la demanda de nulidad y ordenó cancelación de Registro Nº 491.949, marca Safra en clase 36; 4.- Fotocopia pagina 47 Revista "América Economía", de noviembre de 2000; y, 5.- Impresos sitio web www.safranet.com.br

Dichos documentos fueron acompañados con citación de la parte contraria con fecha 8 de Abril de 2004, no objetados por la parte demandada.

4º Que, el demandante argumenta en su demanda que el hecho de agregar al nombre de dominio en disputa la palabra "importadora", no resta fuerza a su oposición ya que lo relevante es la palabra "safra", la cual cita forma parte de su razón social.

Que respecto a este argumento, sin omitir considerar que el demandante Banco Safra S.A. no es una empresa bancaria autorizada para operar en Chile, este sentenciador no comparte tal afirmación, ya que doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, no puede operar como entidad bancaria, ya que se trata de una persona natural, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 del D.F.L. Nº 3 que fija texto de  la Ley General de Bancos,  ordena que "Las empresas bancarias deben constituirse como sociedades anónimas en conformidad a la presente ley"; y en concordancia con la disposición citada el artículo 39 del cuerpo legal citado, dispone "Ninguna persona natural o jurídica que no  hubiera sido autorizada para ello por otra ley, podrá dedicarse a giro que, en conformidad a la presente ley, corresponda a las empresas bancarias y, en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero al público, ya sea en deposito, mutuo o en cualquiera otra forma.". De este modo por regulación de orden publico económico, el giro de las empresas bancarias esta reservado a sociedades anónimas especiales, no pudiendo una persona natural dedicarse a dicho giro de negocios.

Conforme a lo expuesto, doña Sara del Carmen Rojas Urtubia no puede dedicarse a giro empresa bancaria, lo que permite concluir que no puede entrar en conflicto con la actividad del demandante Banco Safra S.A.. Además, los mercados de las empresas bancarias son suficientemente informados hacia los consumidores, en cuanto a sus identidades empresariales, por lo que no se observa que doña Sara del Carmen Rojas Urtubia pueda producir confusión de identidades comerciales entre los usuarios de la red Internet, como afirma la parte opositora.

5º Que conforme a lo señalado en el numero anterior, y considerando que los mercados financieros y bancarios, tanto a nivel nacional como internacional, son suficientemente informados en cuanto a los agentes que intervienen y sus principales accionistas, según  se ha señalado anteriormente, no se observa que de asignarse el nombre de domino "imprtadorasafra.cl", a doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, vaya a producirse confusión en los usuarios de Internet, nadie podría moverse a error o confusión respecto al grupo económico Safra o su Banco Safra S.A. y sus actividades y servicios financieros, respecto a la solicitante, que como se ha señalado no puede operar como empresa bancaria.

6º  Que el argumento invocado por el demandante Banco Safra S.A., relativo a ser titular de la marca comercial "Banco Safra", en varios países de América del Sur y que actualmente tramita un juicio de nulidad de marca "Banco Safra", para clase 36, ante el Departamento de Propiedad Industrial, no le confiere per se una suerte de monopolio sobre la expresión "safra", en la medida que la solicitante doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, no puede operar como empresa bancaria según se ha señalado anteriormente, razón por la cual no existe en el caso de autos un conflicto de interés actual sobre el nombre de dominio "importadorasafra.cl", siendo aplicable en este caso el principio de libertad de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política de la República, en el artículo 19 Nº 21, como derecho subjetivo publico de que son titulares las personas naturales y jurídicas, sin que este razonamiento signifique vulnerar o desconocer el derecho de propiedad que reconoce el artículo 19 Nº 24 de la Constitución y que ampara a la demandante Banco Safra S.A., respecto a su eventual propiedad sobre la marca "Banco Safra",  que tramita en la clase 36.

7º Que a mayor abundamiento, este sentenciador no puede dejar de considerar que el demandante de autos Banco Safra S.A., según consta en autos y constituye, además, un hecho público y notorio, no es una entidad bancaria autorizada por la autoridad competente, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para operar en Chile como tal, razón por la cual no se encuentran amenazados o lesionados sus eventuales derechos en cuanto al uso de la expresión "importadorasafra.cl" por un tercero en un giro de negocios distinto a los del opositor.

 

8º Que la prueba documental acompañada por la demandante en su escrito de fojas 62, si bien no fue objetada por la parte contraria, no causan el efecto de alterar las consideraciones señaladas anteriormente.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y en consideración a no existir conflicto de  giros de negocios entre las partes en cuanto al uso de la palabra Safra, unidas a otras expresiones propias de sus giros de negocios,  asignar el nombre de dominio "importadorasafra.cl", a doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, quien lo aplicará dentro de su giro de actividades, las que no coinciden ni compiten con las de Banco Safra S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada  y  a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.  Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designa como Ministro de Fe, a efectos autorice la presente sentencia, a los testigos don Francisco José aguayo Bahamondes y doña Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador