Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "isantander.cl"

En Santiago de Chile, a diecisiete de enero  del año dos mil cinco.-

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 12 a 14 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 04260 de fecha 10 de noviembre de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "isantander.cl", surgido entre Inmobiliaria Santander S.A., Rut 84.863.700-9, del giro de su nombre, representada por Leonardo Olmedo Contreras, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva Nº 4475, Conchalí, Santiago y Banco Santander Chile, Rut 97.036.000-k, del giro de su nombre, representada en estos autos por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, domiciliado en calle Europa 2035, comuna de Providencia. Que por resolución de fecha 11 de noviembre  de 2004 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del  Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 24 de noviembre de 2004 según consta a fojas 12 a 14 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Inmobiliaria Santander S.A., primer solicitante y Banco Santander Chile, segundo solicitante,  ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante, segundo solicitante u opositor de autos:

La parte demandante u opositor de autos Banco Santander Chile S.A. funda su demanda de oposición, de fojas 55 y siguientes, a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "isantander.cl" a Inmobiliaria Santander S.A. invocando los siguientes fundamentos jurídicos:

1.- Indica que Banco Santander Chile corresponde  a uno de los agentes mercantiles de mayor relevancia y presencia nacional, tanto a nivel local como a nivel latinoamericano. Agrega que el presente litigio "está relacionado en torno a un término que contempla la expresión más relevante y distintiva, cual es la expresión SANTANDER referida a su razón social que ha sido objeto de protección al amparo de las normas marcarias" y al efecto cita treinta y cuatro marcas comerciales "SANTANDER" y el nombre de dominio www.santander.cl.

Señala que Banco Santander Chile tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, ya que "los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización  de las direcciones IP que por su propia naturaleza resultan imposibles de recordar. De lo anterior, es claro que los nombres de dominio cumplen una finalidad de identificación e individualización de los ordenadores conectados a Internet, permitiendo el intercambio de información entre ellos".

2.- Señala el demandante que "la doctrina y la jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominio, en el sentido de que a través de ellos  se logran funciones claramente publicitarias"; al efecto cita el Dictamen Nº 1127 emanado de la ex Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, que en lo pertinente señala: "Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia  se les relaciona  con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".

De este modo agrega el demandante "se ha creado el légitimo interés de agentes mercantiles de proteger su imagen corporativa  de fenómenos que pueden derivar en confusión mercantil e incluso del aprovechamiento de la reputación ajena". Por lo mismo el artículo 14 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", señala que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos validamente adquiridos por terceros, norma que en el caso de autos es transgredida por el primer solicitante Inmobiliaria Santander S.A.

Respecto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, el demandante cita el artículo 4º del Código Chileno de Ética Publicitaria, que si bien emana de una Corporación de Derecho Privado, señala que "Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: letra F) Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, diseños y modelos, nombres comerciales; asimismo cita el artículo 13º que señala que "Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y o símbolo de otra firma o producto, o del "goodwill" o imagen adquirida por una compañía publicitaria". 

Concluye señalando que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante afectaría básicamente los registros sobre la marca SANTANDER y el prestigio y nivel de reconocimiento que tiene la expresión SANTANDER en el mercado.

 

Respecto a los principios de competencia leal y de ética mercantil, señala que tienen por objeto encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles y que si bien no existe un catalogo de conductas, el Convenio de Paris en su artículo 10 señala que "Constituye acto  de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial."

"En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industria o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones  falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". Agrega que si se asigna el nombre en disputa al primer solicitante "crearía una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a la demandante".

Finalmente la parte demandante cita los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, relativos a Internet, tal como aquel que señala que "La conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el estado miembro, con inclusión de: a. Si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro". En definitiva señala la parte demandante que "es un hecho evidente que mi representada es una reconocida empresa del mercado, a quien le empece un mejor derecho sobre la expresión solicitada.

 

Cuarto: Que con fecha 13 de diciembre de 2004 según consta a fojas 63, se tuvo por  interpuesta demanda en juicio arbitral por asignación de nombre de dominio  "isantander.cl" de Banco Santander Chile S.A. en contra de Inmobiliaria Santander S.A. y se le confirió traslado por el termino de diez días hábiles para su contestación. Dicha resolución fue notificada con misma fecha por correo electrónico a las partes.

La parte demandada no contestó la demanda de autos y el tribunal con fecha 29 de septiembre de 2004 citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando por correo electrónico a las partes con misma fecha.

      

Parte Considerativa:

 

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

 

1º La cuestión que debe resolverse en el presente litigio, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "isantander.cl", esto es sí a Inmobiliaria Santander S.A., primer solicitante, o a Banco Santander Chile S.A, segundo solicitante y demandante.

2º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las defensas de derecho de fondo hechas valer por la parte demandante considera que la litis no puede ser resulta por aplicación  del principio procedimental "first come first served".

3°  Que la parte demandante Banco Santander Chile S.A., a efectos de acreditar un legitimo y mejor derecho  respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial "SANTANDER", la que se encuentra debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, en variadas clases para productos y servicios; ha señalado que es un agente relevante en el mercado bancario y financiero tanto a nivel nacional como latinoamericano; que el nombre de dominio en disputa "isantander.cl", comprende parte importante de su razón o nombre social, de tal suerte que si se asignara al primer solicitante, induciría a confusión y error en los consumidores, hechos que se traducirían en un perjuicio o lesión a la imagen corporativa a nivel tal que se configuraría una competencia desleal y por cierto en un abuso de publicidad.

4º Que el legitimo derecho o mejor derecho invocado en autos por la demandante, respecto al nombre de dominio en disputa, se ha acreditado en autos mediante los documentos acompañados con citación a fojas 63, consistentes en registros de marcas comerciales y sitio web www.santander.cl. Dichos documentos fueron acompañados con citación al proceso con fecha 13 de diciembre de 2004, los que no fueron objetados por la parte contraria, razón por la cual conforme lo establecido por el artículo 1701 del Código Civil, causan plena prueba, en cuanto a que la parte demandante Banco Santander Chile S.A., tiene un legitimo interés y derecho en cuanto titular de marcas comerciales y nombre de dominio que utilizan la expresión "santander.cl", ya individualizadas en lo expositivo de la sentencia.

5º Que el criterio citado por la demandante en el Dictamen Nº 1127 emanado de la ex Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, que en lo pertinente señala: "Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia  se les relaciona  con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios", resulta plenamente aplicable al caso de autos ya que no cabe duda de que atendido el nombre o razón social del demandante y la composición del nombre de dominio en disputa, de asignarse al primer solicitante induciría a error y confusión a los consumidores y usuarios de la red Internet.

6º Además, no puede este sentenciador dejar de considerar que la política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP")  reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, indicando que el Titulo Preliminar señala: "Se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos", principio que también se puede aplicar al caso de autos.

7º Que sin perjuicio de lo señalado en el los considerandos anteriores, a fojas 6 de autos se acompañó carta de fecha 15 de noviembre de 2004, suscrita por don Leonardo Olmedo Contreras en representación de Inmobiliaria Santander S.A., dirigida al suscrito en la que señala que su representada "no tiene ningún interés por continuar con el proceso". La citada carta prueba de manera indubitada que la primer solicitante no tiene interés en sostener sus pretensiones en el presente litigio, razón por la cual debe concluirse que asiste un legitimo y mejor derecho a la parte demandante u opositora en cuanto a la titularidad del nombre de dominio "isantander.cl".

8º Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que a banco Santander Chile S.A., le asiste un legitimo derecho para ser titular del nombre de dominio "isantander.cl", el que debe ser reconocido en cuanto titular de marcas comerciales y sitio web que utilizan la expresión "SANTANDER".

 

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación del principio mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio "isantander.cl", a Banco Santander Chile S.A. 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada  y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.  Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos los abogados Morris Farachi Parodi y Francisco José Aguayo Bahamondes, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Árbitro Arbitrador

Morris Farachi Parodi

 

Francisco José Aguayo Bahamondes