Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "juegosdeazar.cl"

Santiago, a 4 de octubre de 2002.-

Re.: Arbitraje juegosdeazar.cl Oficio NIC290/2000

VISTOS:

1. Que con fecha 21 de diciembre de 1999, LOTERIA DE CONCEPCIÓN, representada en calidad de contacto administrativo por don ROBERTO BELTRAN BURGOS, solicita la inscripción del nombre de dominio juegosdeazar.cl. Posteriormente, con fecha 19 de enero de 2000, POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A., representada en calidad de contacto administrativo por doña CRISTINA ERRÁZURIZ, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio juegosdeazar.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio NIC290/2000, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 28 de noviembre de 2000, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación para el día 14 de diciembre de 2000, a las 18:30 horas, en Amunátegui 277, Piso 3, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 14 de diciembre de 2000, se efectúa el comparendo fijado, al que asiste por un lado don NICOLÁS ROBESON SERRANO, quien exhibe poder para representar al Primer Solicitante, LOTERIA DE CONCEPCIÓN, y por el otro don FELIPE VINAGRE LARRAÍN, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA. No habiendo acuerdo entre las partes, se fijan las normas de procedimiento;

5. Que dentro del plazo fijado en las normas del procedimiento, tanto el Primer Solicitante, LOTERIA DE CONCEPCIÓN, como el Segundo Solicitante, POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA, acreditan la consignación de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 17 de enero de 2001, don SANTIAGO ORTÚZAR DECOMBE, en representación del Segundo Solicitante, POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A., presenta demanda de asignación del dominio juegodeazar.cl, exponiendo como fundamento de su demanda que en el presente caso las partes tienen exactamente el mismo derecho al nombre de dominio en disputa, y que el otorgarle la exclusividad del uso de ese nombre de dominio a una sola de las partes constituye un abuso para la otra parte. Señala a su vez que el término "juegos de azar" no es un genérico, "sino que es una palabra usada en Chile por dos personas en forma igualitaria, de manera que ambas tienen idéntico derecho a usarla".

Agrega que "solamente aquellas personas autorizadas por Ley pueden operar loterías o juegos de azar. Lo anterior tiene como fundamento los artículos 1466 y 2259 del Código Civil que establecen que existe objeto ilícito en los juegos de azar. En nuestro país, solamente a dos instituciones se le ha otorgado dicho privilegio y son justamente las partes en el presente conflicto". Señala que "LOTERIA DE CONCEPCIÓN no puede alegar un derecho e interés legitimo con respecto del nombre de dominio juegosdeazar.cl. No obstante ser el Segundo Solicitante, mi parte tiene igual derecho respecto de dicho nombre de dominio, y desconocer ese derecho equivale a desconocer la Ley". Además, señala que "la palabra JUEGOS DE AZAR es un tipo de bien público que pertenece al Estado, por ende no puede ser considerado una palabra genérica. Como bien público del Estado, éste la ha asignado para su uso a dos personas, las partes del presente conflicto, por lo que no es lícito que una de esas partes intente adjudicarse algo que no le pertenece, sino que le ha sido entregado para su uso en forma conjunta con otra parte".

Agregan que "lo que corresponde en el presente caso, tanto en derecho como en justicia, es que el presente nombre de dominio sea compartido por ambas partes. Si aquello no es posible por problemas técnicos, entonces debe ser asignado a una persona, pero con obligación que su uso sea compartido por ambos o que ambos tengan igual derecho a colocar su portal, o acceso a su portal, en el sitio a que designa el nombre".

Por último, el Segundo Solicitante señala que "el principio del "first come, first served" no es aplicable en el presente caso desde el momento en que existe un principio legal con prioridad a la presentación del nombre de dominio. El "first come, first served" solamente es aplicable cuando no existen otras máximas con anterioridad a la presentación del nombre de dominio;

7. Que con fecha 22 de enero de 2001, el Primer Solicitante, LOTERIA DE CONCEPCIÓN, representada por don MARINO PORZIO BOZZOLO, solicita la asignación del nombre de dominio juegosdeazar.cl. Fundamenta su demanda de mejor derecho en que el objeto principal de la posibilidad de presentar solicitudes competitivas establecida por la Reglamentación de NIC Chile, es "entregar una herramienta de resguardo a las personas y empresas para evitar que terceras personas se apropien indebidamente de marcas comerciales y otras expresiones que les pertenecen, ya sea por haberlas desarrollado a través de marcas comerciales y/o bien por haberlas promocionado y usado en un área determinada". A través de las solicitudes competitivas, "el Segundo Solicitante debe declarar los derechos preexistentes que respaldan su solicitud, señalando si es titular de una marca registrada que coincida con el nombre de dominio en cuestión, debiendo indicarse en forma precisa cuál es la marca en que se fundamenta su solicitud, incluyendo su número de registro". Agrega que de lo antes señalado "podemos resumir que para que alguien intente oponerse a una solicitud de nombre de dominio, debe hacerlo sobre la base de que la misma le cause perjuicio, demostrando por su parte tener un mejor derecho para esa misma expresión por lo que al momento de presentar dicha solicitud competitiva debe citar "en forma precisa" cuál es la marca en que se funda".

Agrega el Primer Solicitante que si bien los nombres de dominios están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto de nombre de dominio "no es un asunto de derecho marcario, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca genérica" o "expresión genérica" no están contempladas y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar un nombre de dominio solicitado".

Señala que "a diferencia de cualquier legislación marcaria, en este caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relación con nombres de dominio" y que "el principio rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, con la única excepción de que la Reglamentación vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un árbitro en los casos que considere que están vulnerando ostensiblemente los principios señalados en el artículo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y finalmente los derechos válidamente adquiridos por terceros".

Señala el Primer Solicitante que existen numerosos registros de nombres de dominio que corresponden a expresiones genéricas, esto tanto en Chile como en otros países del mundo, y agrega que "la solicitud competitiva presentada por los señores POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. carece de todo fundamento", por diversas razones, tales como que el nombre de dominio juegosdeazar.cl no incurre en alguna de las causales establecidas en el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL; que dicha Reglamentación no prevé la existencia de expresiones genéricas que puedan ser irregistrables a diferencia de lo que sucede en la legislación marcaria, y por esta razón existe una gran cantidad de nombres de dominios vigentes para expresiones genéricas; que los Segundos Solicitantes no usan ni han usado la expresión "juegos de azar" en el mercado nacional, por lo que no tienen ningún tipo de derecho adquirido o mejor derecho para hacer uso de esta expresión en vez del Primer Solicitante; que el Segundo Solicitante no ha podido citar en su solicitud competitiva la marca JUEGOS DE AZAR, dado que de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial esa marca sería irregistrable, etc. En atención a lo anterior, solicitan que el nombre de dominio juegosdeazar.cl sea asignado al Primer Solicitante, LOTERIA DE CONCEPCIÓN;

8. Que por resolución de fecha 22 de mayo de 2002, se da traslado a las partes de las demandas arbitrales correspondientes, lo que es notificado a las partes por correo electrónico y carta certificada;

9. Que con fecha 11 de junio de 2002, don ANDRÉS MELOSSI JIMÉNEZ, en representación del Segundo Solicitante, POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA, evacúa el traslado, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 17 de enero de 2001, a saber, que los artículos 1466 y 2259 del Código Civil disponen que "existe un objeto ilícito en las deudas contraídas en los juegos de azar. Sin embargo, una ley especial puede autorizar a personas o instituciones a la realización de juegos de azar, como sucede con los DFL No. 120 de 1960 y la Ley 18.568 de 27 de octubre de 1986 que autorizan a POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA y a LOTERIA DE CONCEPCIÓN, respectivamente, la realización de juegos de azar". Agrega que el nombre de dominio en conflicto "está siendo solicitado por las dos únicas instituciones autorizadas por la ley a realizar y promover juegos de azar en Chile, por lo que el señor Árbitro debe procurar la igualdad en el ejercicio de los derechos de ambas partes".

Señala el Segundo Solicitante que "LOTERIA DE CONCEPCIÓN pretende apropiarse de modo exclusivo del nombre de dominio juegosdeazar.cl , con lo cual su solicitud es ilícita, constituye un abuso del derecho y una infracción a los principios de competencia leal y ética mercantil, debido a que lesiona los derechos válidamente adquiridos por mi mandante". Agrega que "siguiendo el criterio de LOTERIA DE CONCEPCIÓN, podríamos sostener que mi mandante tiene una preferencia legal para adjudicarse el nombre de dominio en conflicto, ya que la Ley que autoriza a POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA la realización de juegos de azar, es anterior a la Ley que autoriza a LOTERIA DE CONCEPCIÓN".

El Segundo Solicitante manifiesta que "lo que pretende es que "el sitio web bajo el nombre juegosdeazar.cl sea compartido por ambas instituciones y en partes iguales, de manera que permita tanto a LOTERIA DE CONCEPCIÓN y a POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA la oferta y promoción de sus propios juegos de azar". Agrega que "asignar el nombre de dominio a una de las partes, con exclusión de la otra, constituiría un monopolio ilegal que podría ser sancionado por los órganos encargados de velar por la libre competencia, debido a que existiría una evidente infracción a las leyes que regulan juegos de azar".

Por último, el Segundo Solicitante señala que "LOTERIA DE CONCEPCIÓN no puede alegar desconocimiento del derecho de POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA a ofrecer y promover juegos de azar, ya que se trata de una empresa que opera en el mismo mercado, ofreciendo los mismos servicios que ofrece mi mandante. De estas circunstancias, se concluye que LOTERIA DE CONCEPCIÓN obró de mala fe al solicitar el nombre de dominio juegosdeazar.cl, causando grave perjuicio a los derechos válidamente adquiridos por POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA";

10. Con fecha 27 de junio de 2002, don RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO, en representación del Primer Solicitante LOTERIA DE CONCEPCIÓN, presenta un escrito solicitando que se tenga presente que los artículos 1466 y 2259 del Código Civil establecen que "hay objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar y no en los juegos de azar propiamente tales. Si este fuera el caso, tanto LOTERIA DE CONCEPCIÓN como POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA estarían actuando constantemente en forma ilícita y, por muy autorizadas que estuvieran, esto contravendría los principios generales de las normas básicas de nuestra legislación". Agregan que debe también tenerse presente que "las partes en autos están autorizados por ley a operar juegos de azar exigiendo como contraprestación un pago en dinero por parte del público, pero existen muchas empresas, programas de televisión, supermercados, etc., que permanentemente hacen participar al público en juegos de azar, en forma gratuita por medio de promociones, llamados por teléfono, cupones, etc. y dado que el juego de azar se define como "aquel juego que depende sólo del albur y no de la fuerza o destreza corporal ni de la inteligencia", puede considerarse que hasta los juegos de salón en que debe lanzarse un dado, son juegos de azar".

Agregan que de lo anterior, "se desprende que la expresión "juegos de azar" no ha dejado en caso alguno de ser un término genérico tanto para el público en general como para el derecho", y que por ende "debe aplicarse el principio "first file, first served", aún cuando el Segundo Solicitante considere afectado sus derechos." Terminan señalando que "el permitir que un eventual portal www.juegosdeazar.cl fuera asignado a ambas partes, sería equivalente a que una empresa que ha obtenido una licencia de una marca famosa, fuera obligada a compartir su uso con una empresa de la competencia que no fue capaz de identificar una oportunidad comercial ventajosa y totalmente legítima", y por lo tanto solicita que se deseche la reclamación de POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA, asignando en definitiva dicho nombre de dominio a LOTERIA DE CONCEPCIÓN;

11. Con fecha 5 de agosto de 2002, se proveen los escritos presentados por las partes;

12. Con fecha 1 de octubre de 2002, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico;

Y CONSIDERANDO:

13. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y que por ende deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

14. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

15. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

16. Que este árbitro está llamado a otorgar el nombre de dominio objeto del presente conflicto al solicitante que tenga un mejor derecho, no existiendo la posibilidad de que ambos solicitantes tengan exactamente el mismo derecho;

17. Que la expresión "juegos de azar" es indudablemente un término genérico, al englobar todos aquellos juegos que dependen únicamente de la suerte. Asimismo, es un término usado comúnmente por la gente al referirse al tipo de juegos mencionado, y no es una expresión usada ni asociada únicamente a los solicitantes de autos;

18. Que el término "juegos de azar" propiamente tal no es ni un bien público, ni pertenece al Estado, ni menos aún puede decirse que los dos solicitantes de autos son los únicos autorizados por el Estado para llevar a cabo juegos de azar, y que por ende, son los únicos dos que tienen derecho a inscribir el nombre de dominio objeto de este proceso, ya que al ser un término genérico, cualquiera podría haberlo inscrito;

19. Que el Estado se limita a autorizar la creación de empresas que realicen y administren sistemas de sorteos, de pronósticos y de apuestas, y no tiene injerencia alguna en la asignación de nombres relacionados con juegos de azar. Es así como el Estado no podría legítimamente impedir el que un tercero solicite o registre como marca comercial JUEGOS DE AZAR para distinguir productos o servicios no relacionados con dichos juegos, tales como helados, zapatos o servicios de construcción;

20. Que tal como señala LOTERIA DE CONCEPCIÓN, el artículo 1466 del Código Civil establece que hay objeto ilícito "en las deudas contraídas en juegos de azar" y no que existe "objeto ilícito en los juegos de azar", como señala POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. Asimismo, los solicitantes de autos están autorizados por Ley a operar juegos de azar, exigiendo como contraprestación un pago en dinero por parte del público, y como bien señala el Primer Solicitante, existen muchas empresas, programas de televisión, supermercados, etc., que permanentemente hacen participar al público en juegos de azar, sin que ello sea ilícito;

21. Que en consecuencia, los solicitantes de autos no son las únicas instituciones autorizadas por la ley a realizar y promover juegos de azar en Chile;

22. Que la asignación del nombre de dominio juegosdeazar.cl a una de las partes no podría de manera alguna infringir las leyes que regulan los juegos de azar;

23. Que el Segundo Solicitante, POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A., no ha acreditado ser titular de la marca comercial JUEGOS DE AZAR ni de marca similar para clase alguna. Tampoco ha acreditado haber usado la expresión "juegos de azar" en el mercado nacional, ni ser reconocido por esta expresión por los consumidores, por lo que en consecuencia, no ha demostrado tener un mejor derecho al nombre de dominio juegosdeazar.cl;

24. Que el Segundo Solicitante ha señalado en su escrito de fecha 17 de enero de 2001 que ambos solicitantes tienen en el presente caso exactamente el mismo derecho al nombre de dominio en disputa. Por consiguiente, no ha considerado tener un mejor derecho sobre el mismo. Que así las cosas, es plenamente aplicable el principio "first come, first served";

25. Que la solicitud del nombre de dominio juegosdeazar.cl por parte del Primer Solicitante, LOTERIA DE CONCEPCIÓN, no es ilícita ni constituye un abuso del derecho ni tampoco infringe los principios de competencia leal y ética mercantil, ya que a juicio de este árbitro, no lesiona los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.;

26. Que el solicitar un término genérico como lo es "juegos de azar", no puede de forma alguna ser considerada como una acción de mala fe por parte del Primer Solicitante, ya que no constituye una infracción de derecho marcario o de otro tipo de derecho de propiedad del Segundo Solicitante. Asimismo, si bien a juicio de este árbitro, no existe mala fe por parte del Primer Solicitante, no es necesaria la prueba de la misma en el caso de las solicitudes de nombres de dominio competitivas, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho, y en este caso el Segundo Solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho para el nombre de dominio en disputa;

27. Que el solo hecho de ser una las dos empresas autorizadas para realizar juegos de azar en Chile, no le otorga al Segundo Solicitante un mejor derecho, y en cambio, sí le asiste un mejor derecho a LOTERIA DE CONCEPCIÓN, por ser el primero en solicitar el nombre de dominio en conflicto, sin que el Segundo Solicitante haya logrado acreditar un mejor derecho al mismo.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio juegosdeazar.cl al Primer Solicitante, LOTERIA DE CONCEPCIÓN.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada, pudiendo enviarse correo electrónico para el sólo efecto informativo.

Devuélvanse el expediente a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia pronunciada por el Juez Árbitro Arbitrador don Christian Ernst Suárez