Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "kardex.cl"

JUICIO ARBITRAL

“BASH SEGURIDAD S.A.

con

KARDEX SYSTEMS, INC. “

Santiago, a 9 de Mayo de 2002.

MAT: Asignación de nombre de dominio “kardex.cl”.

Antecedentes:

El día 6 de Junio de 2001 se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF00556 denominada “Arbitraje dominio “KARDEX.CL”, con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio “kardex.cl” presentadas por 1) BASH SEGURIDAD S.A., con fecha 12 de Abril de 2000; y 2)  KARDEX SYSTEMS, INC., con fecha 10 de Mayo de 2000.

Se notificó a las partes y a NIC CHILE vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

El día 22 de Agosto de 2001 se verificó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de don Jorge Andrés Kosterlitz Montejo, en representación de BASH SEGURIDAD S.A., apoderado con poder suficiente; y de don Oscar Rodríguez Baeza, en representación de KARDEX SYSTEMS, INC., apoderado con poder suficiente. La conciliación no se llevó a efecto, se acordó el procedimiento a seguir y se nombró actuaria a doña Verónica Toro Guerrero, quien aceptó el cargo y asumió las funciones de inmediato.

Con fecha 21 de Septiembre de 2001 BASH SEGURIDAD S.A. presentó su demanda y con fecha 22 de Octubre de 2001 se notificó la demanda a la contraparte, concediéndose traslado por el término de 20 días hábiles.

KARDEX SYSTEMS, INC. no presentó demanda ni contestó la demanda presentada por BASH SEGURIDAD S.A.

Con fecha 9 de Mayo de 2002 se citó a las partes a oír sentencia.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

Comparece en su escrito de demanda don Jorge Andrés Kosterlitz, en representación de BASH SEGURIDAD S.A., y expone como fundamento de su demanda: a) Ser su representado una afamada empresa en Chile y gran parte de América; b) Haber sido fundada en 1886; c) Tener diversas marcas y nombres de dominio registrados a su nombre; d) Tener desde hace años una página web, e) Tener en uso el nombre de dominio en disputa desde su petición; f) Encontrarse la marca KARDEX de la contraparte inscrita en la clase 7 y no en la clase 20; g) Corresponder la expresión KARDEX al nombre de un producto de la clase 20.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (BASH SEGURIDAD S.A.), que solicitó primero el nombre de dominio “kardex.cl”, y un segundo solicitante (KARDEX SYSTEMS, INC.), que solicitó el mismo nombre con posterioridad.

A fin de resolver el conflicto, este árbitro cree necesario analizar brevemente los siguientes puntos:

Prioridad en las inscripciones de nombres de dominio.

Esfera de protección de las marcas registradas.

Clasificación comercial y nombres genéricos.

Buena o mala fe de los solicitantes.

Como aspecto fundamental en temas de Internet, cabe hacer presente que la regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.

A fin de considerar si la expresión KARDEX es genérica en Chile, es necesario establecer que la esfera de protección de una marca también circunscribe el ámbito de su generalidad. Además, un término genérico se tiende a identificar con el producto o servicio al que pretende distinguir y, excepcionalmente, puede llegar a constituir una marca registrada para identificar determinados bienes o servicios en aquellas clases donde el término no sea considerado genérico.

Si aceptamos que es el clasificador marcario el que determina el carácter genérico de una marca, según la clase involucrada, al no existir un clasificador de productos y servicios en el ccTLD.cl, el carácter supuestamente genérico del término KARDEX se desdibuja, ya que no hay ninguna clasificación de productos o servicios contra la cual se lo pueda contrastar. Todo nombre de dominio puede ser y no ser genérico a la vez. Dependerá, en gran medida, del uso que se le dé al sitio una vez activado el mismo, para determinar si estamos o no frente a un nombre genérico.

En Chile el término KARDEX constituye una expresión genérica y de uso común en relación con cajoneras de carpetas colgantes de la clase 20. Mayoritariamente las personas de este país relacionan la palabra KARDEX con ese producto. Este árbitro ha realizado una búsqueda en el buscador Google y ha podido determinar el amplio uso que se hace en Chile de la expresión KARDEX como un término genérico que identifica un producto de la clase 20. Confirma lo anterior el hecho que el registro de la palabra KARDEX se encuentra en la clase 7 y no en la clase 20.

Ambas partes pretenden usar el término KARDEX como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP). La única diferencia entre el signo distintivo KARDEX de cada parte es el uso que se hace del mismo, que en el ámbito marcario les permite coexistir pacíficamente en el mercado, sin que se produzca conflicto, ya que no hay interferencia entre la clase 7, por una parte, y la clase 20, por la otra, más si es genérica en dicha clase. Si en la práctica una de las partes comienza a invadir la esfera de protección de la otra marca, entonces existen medios legales para impedir tal invasión, pero el ejercicio de tales medios escapa al presente arbitraje.

No se puede afirmar en este caso que alguna de las partes haya presentado su solicitud o haya usado el nombre KARDEX de mala fe, ya que el conflicto se ha producido única y exclusivamente por la falta de un clasificador comercial apropiado dentro del ccTLD.cl, compatible con el clasificador marcario. Al no existir tal clasificador en Internet, lamentablemente no pueden coexistir signos distintivos idénticos, aunque operen en rubros comerciales diferentes. Ambas partes han tenido sus buenas razones para adoptar el nombre KARDEX en el ccTLD.cl, pero sólo uno de ellos podrá operar en el mismo, por restricciones de carácter técnico de la red.

En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que fue pedido primero, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente. En el presente caso, si bien una parte exhibe marca comercial para su rubro respectivo, la otra opera en un rubro en que la expresión pedida es considerada genérica, por lo que sólo queda determinar quién pidió primero el nombre de dominio en discusión.

Decisión del Asunto Controvertido:

No le asistiría un “mejor derecho” al segundo solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

Sí le asistiría un “mejor derecho” al primer solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

Acéptase a registro la solicitud presentada en primer lugar para el nombre de dominio “kardex.cl”, por BASH SEGURIDAD S.A., y asígnase a éste el nombre de dominio pedido. Recházase la solicitud presentada por el segundo solicitante, KARDEX SYSTEMS, INC. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.