Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/normativa/fallos.html

Fallo por Revocación de dominio "kino.cl"

En Santiago, a 15 de Noviembre de 2001.

VISTOS:

1.- El oficio de Nic Chile, de 25 de Septiembre de 2001, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, pedido por Lotería de Concepción, destinado a obtener la revocación del nombre de dominio “kino.cl” , inscrito a nombre de Vincentius Wilhelmus Maria Heemskerk.

2.- La identificación de las partes que consta a fojas 3 y 4.

3.- El examen de admisibilidad de la solicitud de revocación, de fojas 5 y siguientes, por el cual el señor árbitro don Felipe Claro, declara admisible la solicitud de revocación del dominio kino.cl.

4.- La demanda de fojas 17, mediante la cual los señores Lotería de Concepción solicitan que el nombre de dominio "kino.cl" les sea transferido..

5.- Los documentos de fojas 40 y siguientes en los cuales consta la personería de los profesionales que actúan en representación de Lotería de Concepción.

6.- La reglamentación para el funcionamiento del registro de nombre de dominio cl, que consta a fojas 48 y siguientes.

7.- La resolución de fojas 59, de 27 de Septiembre de 2001, mediante la cual el suscrito aceptó la designación de árbitro arbitrador y juró desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a una audiencia para el día 16 de Octubre de 2001.

8.- El documento de fojas 60, en el cual consta que la resolución a que se hace referencia en el número anterior, fue notificada a las partes mediante carta certificada.

9.- Los documentos de fojas 61, 62 y 63, en los cuales se contiene el formulario de admisión de envíos registrados de la empresa Correos de Chile, en los que consta que las cartas a que se hace referencia en el número anterior, fueron despachadas por correo certificado, con fecha 28 de Septiembre de 2001.

10.- El documento de fojas 64 en el cual consta que con fecha 1º de Octubre de 2001, las partes fueron informadas, adicionalmente, por correo electrónico, del despacho por correo certificado de la notificación a comparendo.

11.- Los documentos de fojas 67 y siguientes en los que consta la personería de los profesionales que asumen la representación de Lotería de Concepción, así como el hecho de poseer patente profesional al día.

12.- El documento de fojas 72, en el que la parte demandante designa apoderado.

13.- El comparendo de fojas 73, en el cual se fijan las normas por el cual se regirá este procedimiento, el cual se celebra sólo con asistencia de los representantes de Lotería de Concepción; y en rebeldía del demandado.

14.- El documento de fojas 75, en el que consta que se notificó por correo electrónico, a ambas partes, el acta del comparendo de fojas 73.

15.- El folleto denominado Lotería de Concepción 70 Años 1921-1991, de fojas 79.

16.- A fojas 81 rola copia del registro No. 372.938 de la marca “KINO” inscrita en las clases 38 y 41, con fecha 16 de Agosto de 1991.

17.- A fojas 82 rola copia del registro No. 372.939 de la marca “KINO”, de 16 de Agosto de 1991, en la clase 16.

18.- A fojas 83 rola copia del registro No. 397.417 de la marca “KINO” etiqueta, en las clases 38 y 41.

19.- A fojas 84 rola copia del registro No. 397.418 de la marca “KINO” etiqueta que distingue productos de la clase 16.

20.- A fojas 85 rola copia del registro No. 372.934 de la marca “TV KINOLOTERIA” en las clases 38 y 41.

21.- A fojas 86 rola copia del registro No. 372.935 de la marca “TV KINOLOTERIA” que distingue productos de al clase 16.

22.- A fojas 87 rola copia del registro No. 376.013 de la marca “TELEKINOLOTERIA” para distinguir servicios de las clases 38 y 41.

23.- A fojas 88 rola copia  del registro No. 376.014 de la marca “TELEKINOLOTERIA” que distingue productos de la clase 16.

24.- A fojas 89 rola copia del registro No. 376.015 de la marca “KINOLOTERIA” que distingue servicios de las clases 38 y 41.

25.- A fojas 90 rola copia del registro No. 372.936 de la marca “KINOLOTERIA” que distingue productos de la clase 16.

26.- A fojas 91 rola copia del registro No. 378.953 de la marca “TELEKINO” que distingue servicios de las clases 38 y 41.

27.- A fojas 92 rola copia del registro No. 377.585 de la marca “TELEKINO” que distingue productos de la clase 16.

28.- A fojas 93 rola copia del registro No. 377.584 de la marca “TV KINO” que distingue servicios de las clases 38 y 41.

29.- A fojas 94 rola copia el registro No. 372.937 de la marca “TV KINO” que distingue productos de la clase 16.

30.- A fojas 95 rola copia del registro No. 380.015 de la marca “KINO, EL JUEGO FAMILIAR DE LOTERIA” que distingue servicios de las clases 38 y 41.

31.- A fojas 96 rola copia del registro No. 388.719 de la marca “KINO, EL JUEGO FAMILIAR DE LOTERÍA” que distingue productos de la clase 16.

32.- A fojas 97 rola copia del registro No. 390.750 de la marca “KINO CLIP” que distingue productos de la clase 16.

33.- A fojas 98 rola copia del registro No. 418.771 de la marca “KINO PACK” que distingue productos de la clase 16.

Lo indicado desde los números 16 hasta el 32 corresponde a fotocopias de registros de marcas en la República de Chile.

33.- A fojas 99 rola copia del registro de la marca “KINO” No. 78.297, en la República de Guatemala.

34.- A fojas 100 rola copia del registro de la marca “KINO” No. 69017, en Panamá.

35.- A fojas 101 rola copia del registro de la marca “KINO” No. 69018, en Panamá.

36.- A fojas 102 rola copia del registro de la marca “KINO” No. 69023, en Panamá.

37.- A fojas 103 rola copia del registro No. 27169 de la marca “KINO”, en Nicaragua.

38.- A fojas 104 rola copia del registro No. 27197 de la marca “KINO”, en Nicaragua.

39.- A fojas 105 rola copia del registro No. 27168 de la marca “KINO”, en Nicaragua.

40.- A fojas 106 rola copia del registro No. 1896 de la marca “KINO”, en la República de Honduras.

41.- A fojas 107 rola copia del registro No. 1843 de la marca “KINO”, en la República de Honduras.

42.- A fojas 108 rola copia del registro No. 60331 de la marca “KINO”, en la República de Honduras.

43.- A fojas 109 rola copia del registro No. 2729-95 de la marca “KINO”, en la República del Ecuador.

44.- A fojas 110 rola copia del registro No. 0684-95 de la marca “KINO”, en la República del Ecuador.

45.- A fojas 111 rola copia del registro No. 1617-97 de la marca “KINO”, en la República del Ecuador.

46.- A fojas 112 rola copia del registro No. 1616-97 de la marca “KINO”, en la República del Ecuador.

47.- A fojas 113 rola copia de la resolución No. 106.295, por la cual se concede el registro de la marca “KINO” a Lotería de Concepción, en la República del Perú.

48.- A fojas 114 rola la solicitud de renovación No. 35.196 de la marca “KINO” de Lotería de Concepción, en la República del Perú, la cual es aceptada por resolución No. 2237, de 14 de Abril de 1997.

49.- A fojas 115 rola copia del título de marca No. 274984, correspondiente a la marca “KINO” en la República Oriental del Uruguay.

50.- A fojas 116 rola copia del registro de la marca “KINO” No. 87192 en la República de Costa Rica.

51.- A fojas 117 rola copia del registro de la marca “KINO” No. 92806 en la República de Costa Rica.

52.- A fojas 118 rola copia del certificado de registro de la marca “KINO” No. 120661, en la República de Cuba.

53.- A fojas 119 rola copia del certificado de registro de la marca “KINO” No. 120660, en la República de Cuba.

54.- A fojas 120 rola copia del certificado de registro de la marca “KINO” No. 120659, en la República de Cuba.

55.- A fojas 121 rola copia del certificado de registro de la marca “KINO” No. 57452-C, en Bolivia.

56.- A fojas 122 rola copia del certificado de registro de la marca “KINO” No. 57451-C, en Bolivia.

57.- A fojas 123 rola copia del certificado de registro de la marca “KINO” No. 57453-C, en Bolivia.

58.- A fojas 124 rola copia del certificado de registro de la marca “KINO” inscrita con el No. 39, en el Libro 73, Folios 79-80, en El Salvador.

59.- A fojas 125 rola copia del registro de la marca “KINO” No. 71270, en República Dominicana.

60.- A fojas 127 rola copia del registro de la marca “KINO” No. 71905, en República Dominicana.

61.- A fojas 129 rola copia del registro de la marca “KINO” No. 71168, en República Dominicana.

62.- A fojas 131 rola copia del registro de la marca “KINOBINGO” No. 78-131, en República Dominicana.

63.- A fojas 133 rola copia del registro de la marca “KINOBINGO” No. 78-107, en República Dominicana.

64.- A fojas 135 rola copia del registro de la marca “KINOBINGO” No. 78-026, en República Dominicana.

65.- A fojas 137 rola copia del registro de la marca “INKAKINO” No. 1753, inscrita en la República del Perú.

66.- A fojas 138 rola copia del registro de la marca “INKAKINO” No.  1754, en la República del Perú.

67.- A fojas 139 rola copia del certificado de registro No. 81824 de la marca “TELEKINO”, en República de Guatemala.

68.- A fojas 140 rola copia del certificado de registro No. 78304 de la marca “TELEKINO”, en la República de Guatemala.

69.- A fojas 141 rola copia del certificado de registro No. 78305 de la marca “TELEKINO”, en la República de Guatemala.

70.- A fojas 142 rola copia del certificado de registro No. 69024 de la marca “TELEKINO”, en Panamá.

71.- A fojas 143 rola copia del certificado de registro No. 69025 de la marca “TELEKINO”, en Panamá.

72.- A fojas 144 rola copia del certificado de registro No. 69019 de la marca “TELEKINO”, en Panamá.

73.- A fojas 145 rola copia del certificado de registro No. 27141 de la marca “TELEKINO”, en la República de Nicaragua.

74.- A fojas 146 rola copia del certificado de registro No. 27198 de la marca “TELEKINO”, en la República de Nicaragua.

75.- A fojas 147 rola copia del certificado de registro No. 27142 de la marca “TELEKINO”, en la República de Nicaragua.

76.- A fojas 148 rola copia del certificado de registro No. 60804 de la marca “TELEKINO”, en la República de Honduras.

77.- A fojas 149 rola copia del certificado de registro No. 1856 de la marca “TELEKINO”, en la República de Honduras.

78.- A fojas 150 rola copia del certificado de registro No. 1845 de la marca “TELEKINO”, en la República de Honduras.

79.- A fojas 151 rola copia del certificado de registro No. 1121 de la marca “TELEKINO”, en la República del Perú.

80.- A fojas 152 rola copia del certificado de registro No. 3463 de la marca “TELEKINO”, en la República del Perú.

81.- A fojas 153 rola copia del certificado de registro No. 254 de la marca “TELEKINO”, en la República del Perú.

82.- A fojas 154 rola copia del certificado de registro No. 695 de la marca “TELEKINO”, en la República del Perú.

83.- A fojas 155 rola copia del certificado de registro No. 87191 de la marca “TELEKINO”, en Costa Rica.

84.- A fojas 156 rola copia el certificado de registro No. 87193 de la marca “TELEKINO”, en Costa Rica.

85.- A fojas 157 rola copia del certificado de registro No. 120658 de la marca “TELEKINO”, en Cuba.

86.- A fojas 158 rola copia del certificado de registro No. 120656 de la marca “TELEKINO”, en Cuba.

87.- A fojas 159 rola copia del certificado de registro No. 120657 de la marca “TELEKINO”, en Cuba.

88.- A fojas 160 rola copia del certificado de registro No. 1955 de la marca “TELEKINO”, en Bolivia.

89.- A fojas 161 rola copia del certificado de registro No. 1983 de la marca “TELEKINO”, en Bolivia.

90.- A fojas 162 rola copia del certificado de registro No. 1954 de la marca “TELEKINO”, en Bolivia.

91.- A fojas 163 rola copia del certificado de registro No. 162 de la marca “TELEKINO”, en la República de El Salvador.

92.- A fojas 164 rola copia del certificado de registro No. 233 de la marca “TELEKINO”, en la República de El Salvador.

93.- A fojas 165 rola copia del certificado de registro No. 71269 de la marca “TELEKINO”, en República Dominicana.

94.- A fojas 167 rola copia del certificado de registro No. 71903 de la marca “TELEKINO”, en República Dominicana.

95.- A fojas 169 rola copia del certificado de registro No. 71161 de la marca “TELEKINO”, en República Dominicana.

Todos los registros de marcas inscritos en Chile y en el extranjero, que rolan de fojas 81 a 170 del expediente, se encuentran inscritos a nombre de la demandante Lotería de Concepción.

96.- A fojas 172, 173 y 174, rolan facsímiles del juego de azar denominado Kino de Lotería de Concepción.

97.- A fojas 175 y siguientes rola copia de la demanda presentada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que corresponde a la misma que rola a fojas 17 y siguientes, con la cual se obtuvo el pronunciamiento en el examen de admisibilidad de la solicitud de revocación del dominio kino.cl.

98.- El escrito de fojas 197, mediante el cual se acompaña copia de la demanda y de todos los documentos en que se funda, con una copia adicional de todo lo señalado, que queda a disposición del demandado, de acuerdo con lo resuelto en el comparendo de fojas 73.

99.- A fojas 199, se dio traslado de la demanda a la parte demandada.

100.- A fojas 200 rola la notificación de la resolución anterior hecha con fecha 22 de Octubre de 2001, de acuerdo con las normas de procedimiento establecidas en el comparendo de fojas 73.

101.- A fojas 201, con fecha 8 de Noviembre de 2001, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía del demandado y se ordenó traer los autos para fallo.

102.- A fojas 202, rola la notificación de la resolución anterior a ambas partes.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que Lotería de Concepción en su demanda, señala ser la empresa más antigua y de mayor éxito en Chile en la gestión, comercialización y distribución de juegos de lotería y azar en el país, habiendo iniciado sus actividades en Octubre de 1921 mediante la dictación de la Ley No. 4.895, como una institución sin fines de lucro.

Agrega que desde 1990 introdujo un nuevo y exitoso juego denominado “KINO”, que a poco andar se ganó una gran aceptación en el público pasando a ser el más popular y premiador de los juegos de pozo, y el que más premios ha entregado.

II.- La demandante fundamenta su demanda de revocación del nombre de dominio Kino inscrito por Vincentius Wilhelmus Maria Heemskerk en los siguientes fundamentos de hecho:

1º.- La demandante expresa tener derechos legítimos sobre el nombre de dominio fundado en que como una institución de juegos de azar y lotería en Chile cuenta con un juego denominado Kino, el cual es distribuido a nivel nacional y publicitado en televisión en diversos programas y canales; además de las revistas que edita en las que se dan a conocer los resultados de los juegos que administra.

Agrega que su legitimidad sobre la denominación Kino se basa en que el juego que administra con ese nombre, ha alcanzado un grado de fama y notoriedad que dice relación con distintos tipos de productos y servicios; además de ser titular de numerosas marcas registradas tanto en Chile como en otros países de América, consistentes en las marcas “KINO”, “TV KINOLOTERIA”, “TELEKINOLOTERIA”, “KINOLOTERIA”, “TELEKINO”, “TV KINO”, “KINO, EL JUEGO FAMILIAR DE LOTERIA”, “KINOBINGO”, “INKAKINO”; todas las cuales se encontraban debidamente registradas con anterioridad a la fecha en el que el demandado obtuvo el registro del dominio “kino.cl” en nuestro país.

En segundo lugar, el demandante argumenta que el demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio; por cuanto ha registrado un dominio que coincide con la marca que es conocida de su propiedad. Agrega que dicha denominación induce a confusión y error a quienes intentan visitar la página web correspondiente a ese dominio, quienes lógicamente esperan encontrarse con los productos y servicios ofrecidos por Lotería de Concepción.

Adicionalmente, con esta inscripción se impide a Lotería de Concepción utilizar al denominación de su reconocida marca “KINO”, en la red de Internet, privándola de las infinitas posibilidades comerciales que ello implica, y a los que legítimamente tiene derecho, en su opinión.

Argumenta también que el nombre de dominio impugnado carece de toda originalidad, puesto que es idéntico a aquel creado hace muchos años atrás, por Lotería de Concepción; de lo cual concluye que el objetivo del demandado al solicitar el registro del dominio kino.cl, fue aprovecharse del prestigio y notoriedad nacional e internacional de la marca de propiedad de Lotería de Concepción.

Se agrega, por último, que “el demandado es un conocido registrador de nombres de dominio en Internet y obviamente solicitó su registro como dominio cl de mala fe, con el objeto de procurar ventaja a costa de la marca que mis mandantes han creado y que han hecho famosa y prestigiosa por medio de un trabajo esforzado y constante”.

En tercer lugar, la demanda argumenta que los nombres de dominio han sido registrados y están siendo usados de mala fe.

Se argumenta que el demandado no ha registrado el nombre de dominio sometido a controversia con otra finalidad que hacer un uso malicioso del mismo en el tráfico económico y en relación con la norma del Artículo 20 del Reglamento de Nic Chile señala que se cumple con la normativa de la letra a) de dicha disposición, desde que el nombre de dominio inscrito es idéntico a la marca registrada de la demandante; en circunstancias que el demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de esta acción, con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 20 del Reglamento de Nic Chile y, en cuanto a lo previsto en la letra c) de dicha norma, señala que para determinar la mala fe del demandado, deben tenerse en cuenta las circunstancias existentes tanto al momento de la solicitud de registro del nombre de dominio, como las posteriores a dicho momento; no siendo posible, en su opinión, que el demandado haya desconocido la fama y notoriedad de la marca “KINO”, por lo que no es posible concebir que pueda haber registrado de buena fe dicho término como dominio.

En cuanto a la utilización de mala fe del dominio en cuestión, la demanda señala que el demandado no tiene un sitio web, ni tampoco alguna presencia en línea; como tampoco hay alguna indicación que esté desarrollando un sitio web, ni evidencia de publicidad o promoción del nombre de dominio hacia el público.

Argumenta que el punto relevante en cuanto a la utilización de mala fe a que se refiere la letra c) del Artículo 22 del Reglamento, no se limita a acciones positivas; sino que contempla también la inacción; toda vez que bajo ciertas circunstancias la inactividad del demandante en relación con un nombre de dominio, debe ser considerada como un utilización de mala fe; concluyendo que debe considerarse que el registro de mala fe de un nombre de dominio y su posterior tenencia pasiva, es una de las causales de revocación de nombres de dominio contempladas en el Artículo 22 del Reglamento.

2º.- En relación con los fundamentos de derecho de la demanda, se argumenta, en primer lugar, que se cumple con las normas del Reglamento, al tenor de lo enunciado en el numeral anterior.

En segundo término, señala que existen resoluciones publicadas en aplicación del procedimiento de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la OMPI, las cuales dan cuenta de numerosos conflictos, destacando en este sentido las resoluciones adoptadas en la aplicación del procedimiento internacional de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde ya existen pronunciamientos que establecen que el uso pasivo de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte de su titular; citándose al efecto diversos fallos.

III.- Que la aceptación del cargo por parte del árbitro infrascrito y la fijación de la audiencia para establecer el procedimiento, fue notificada a ambas partes y al Nic Chile mediante el envío de carta certificada, conforme lo establece el artículo 8, inciso segundo, del Anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL; y adicionalmente se despachó copia de lo mismo por correo electrónico, como consta de los documentos de fs. 60 a 64.

IV.- La audiencia celebrada con fecha 16 de Octubre de 2001, con la sola asistencia de la parte demandante y en rebeldía del demandado, no obstante las notificaciones y avisos a que se ha hecho referencia; en la que se fijaron las normas de este procedimiento, en conformidad con lo establecido en el artículo 8, inciso tercero, del Anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, según consta a fs. 73.

V.- Que con los documentos que rolan de fs. 79 a 169 se tiene por acreditado que la marca "KINO" es un signo distintivo de propiedad de Lotería de Concepción, que goza de fama y notoriedad; a lo cual se suma la experiencia personal del sentenciador por lo cual atribuye a la existencia de este signo, el carácter de un hecho público y notorio.

VI.- Que al no comparecer el demandado, éste no ha formulado planteamiento alguno, por lo cual el sentenciador carece de información respecto de sus motivaciones; al tiempo que tampoco se cuenta con antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos; debido a lo cual el tribunal deberá formarse una convicción sólo con los elementos disponibles.

VII.- El artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL que establece que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe y que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

VIII.- De la aplicación de la norma citada al presente caso, se desprende que se da el supuesto de la letra a), toda vez que el dominio inscrito es idéntico a la marca de propiedad de la demandante.

Igualmente se cumple la condición descrita en la letra b), por cuanto al expediente no se aportó antecedente alguno que permita inferir que el demandado posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión. Mas aún, tratándose de una marca comercial de la notoriedad de la marca KINO que es objeto de una intensa publicidad, no cabe sino inferir que el demandado carece de tales derechos o intereses legítimos sobre la misma.

Por último, en lo que respecta a la exigencia de la letra c), de lo dicho en el párrafo anterior solo se puede inferir que el nombre de dominio fue inscrito de mala fe, ya que constituye la utilización de un signo distintivo notoriamente conocido en Chile como perteneciente a una entidad distinta del demandado.

En cuanto al requisito de uso del dominio de mala fe, se hace lugar a la argumentación de la demandante, en orden a que la no utilización efectiva de un dominio, que corresponde a una marca comercial notoriamente famosa, para identificar un sitio en la red, constituye uso de mala fe del mismo, tanto porque el apoderarse de un signo distintivo importante ajeno es en sí mismo reprochable, toda vez que significa apropiarse del prestigio obtenido gracias al esfuerzo empresarial, moral y económico de un tercero; como porque impide a la demandante hacer uso legítimo del mismo para identificar su actividad comercial en Internet, quedando imposibilitada de aprovechar la indudable ventaja que significa poder usar en el mundo virtual el mismo signo distintivo con el que comercia en el mundo real.

IX.- El inciso final del artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL que señala que "si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado".

RESUELVO:

Se acoge la demanda presentada por Lotería de Concepción y se ordena a Nic Chile transferir a dicha empresa el nombre de dominio "KINO.CL", debiendo la demandante cumplir con los requisitos de asignación respectivos.

Andrés Echeverría Bunster