NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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JUICIO ARBITRAL

"LUITZEN AANT BEIBOER con KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V."

Santiago, a 9 de julio de 2001.

MAT: Asignación de nombre de dominio "kiwi.cl".

Antecedentes:

1) El día 15 de Febrero de 2000 se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio NIC112/2000 denominada "Arbitraje dominio KIWI.CL", con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio "kiwi.cl" presentadas por 1) don LUITZEN AANT BEIBOER, RUT 12.153.374-K, domiciliado en La Pastora 181, Depto. 161, Las Condes, Santiago, con fecha 27 de Julio de 1999; 2) KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V., representada por Weekmark Ediciones y Servicios Ltda., RUT 78.061.840-K, el 18 de Agosto de 1999, y 3) KASCO BETA S.P.A. representada por SARGENT & KRAHN, RUT 79.713.300-0, con fecha 24 de Agosto de 1999.

2) Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

3) Con fecha 24 de Abril de 2000 Nic Chile comunicó el desistimiento de Kasco Beta S.P.A. de su respectiva solicitud de inscripción.

4) El día 8 de Mayo de 2000 se verificó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de don Vincentius Wilhelmus Maria Heemskerk, en representación de don Luitzen Aant Beiboer y de doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de Kiwi European Holdings B.V., ambos apoderados con poderes suficientes. La conciliació n no se produjo y se llamó a una nueva audiencia para el día 6 de Junio de 2000.

5) En la fecha fijada y con la asistencia de ambas partes tuvo lugar el segundo comparendo de conciliación, la cual no se produjo.

6) Con fecha 5 de Julio de 2000 cada parte presentó su respectiva demanda y con fecha 13 de Julio de 2000 cada parte se dio por notificada de la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por la contraparte, concediéndose traslado por el término de 20 días hábiles.

7) Con fechas 8 y 9 de Agosto de 2000 las partes hicieron presente antecedentes adicionales a los acompañados originalmente con fecha 5 de Julio de 2000.

8) De acuerdo al procedimiento fijado, la causa quedó en estado de ser fallada al momento de recibirse las presentaciones indicadas en el punto anterior.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

1. Comparece en su escrito de demanda don LUITZEN AANT BEIBOER, por sí, y expone como fundamento de su demanda: a) el "mejor derecho" que le asistiría por haber presentado la solicitud para inscribir el nombre "kiwi.cl" en primer lugar y por no tener registrado dicho nombre la contraria en otros TLDs; b) el hecho de que KIWI constituye una expresió n genérica y de uso común, tanto en el idioma español, referida al arbusto y fruto de ese nombre, como en el idioma inglés, en el que se utiliza para referirse a los nativos de Nueva Zelandia; c) y la buena fe con la cual se solicitó el nombre, con la intención de desarrollar un sitio web que en nada crearía confusión con el nombre social de la contraparte, ya que siendo "kiwi" una expresión genérica, sería utilizada sin crear conflictos, confusiones ni daños para ella. Acompañ a fotocopias con los significados de la palabra kiwi en español e inglé s, y antecedentes de una búsqueda para KIWI en "NetName: The International Domain Name Registry" donde aparecen distinto

2. Comparece en su escrito de demanda doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V., según personería acreditada en autos. Fundamenta su demanda en el hecho que su representada es una firma internacional dedicada a la venta de productos identificados con la marca KIWI, para el cuidado y limpieza de calzado, como pastas, betunes, etc., desde comienzos de siglo, de origen australiano, y actualmente con presencia en casi todos los paí ses del mundo, y con registros marcarios que protegen el signo KIWI en m ás de 150 países (lo cual se acredita con listados de marcas, registros y certificados, que constan en fotocopias de documentos acompa ñados a la demanda), con inversiones de grandes sumas de dinero a travé s de los años para posicionar su marca en los distintos mercados. Ademá s la marca KIWI forma parte de la razón social de la demandante. En caso de otorgarse el dominio KIWI a la contraparte, alega la demandante que se causaría confusión a los usuarios de Internet, que al i

3. Al evacuar el traslado, don LUITZEN AANT BEIBOER argumenta que el solo registro de una palabra como marca no da derecho en forma automá tica a la asignación de un nombre de dominio, porque de lo contrario, no existiría un sistema de registro distinto al registro de marcas. Lo que se requeriría es que la marca sea ampliamente conocida, para evitar la confusión. Argumenta que si se hiciera una encuesta, casi la totalidad de los encuestados en Chile relacionaría la palabra "KIWI" con la fruta del mismo nombre, y en países de habla inglesa, con los nativos de Nueva Zelandia. También señala que la contraria no ha acreditado poseer el dominio "kiwi.com", ni otros con la sigla "kiwi", sino sólo nombres compuestos como "kiwicare.com" o "kiwibrands.com", y que si era su interés tener el sitio en Chile, debió solicitarlo antes. Señala que inscribió de buena fe el nombre "kiwi.cl" para crear un sitio dedicado a los nativos de Nueva Zelandia. Agrega que lo pidió primero y que se trata de un término genérico.

4. Al evacuar el traslado, KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V. señala varios nombres de dominio que contienen la palabra "kiwi", tales como "kiwishoe.com", "kiwipolish.com", "kiwi.dk", etc., los que estarían inscritos a nombre de empresas relacionadas del grupo, lo cual se acredita mediante fotocopias de registros de nombres de dominio. Señala tener un mejor derecho que la contraria, ya que ésta hasta ahora no ha utilizado la expresión KIWI como marca comercial, nombre de dominio, ni razón social.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (don LUITZEN AANT BEIBOER), que solicitó primero el nombre de dominio "kiwi.cl", término según él de carácter genérico, y un segundo solicitante (KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V.), que solicitó el mismo nombre con posterioridad, pero que alega tener un mejor derecho sobre el nombre por contar con registros marcarios previos sobre la palabra "kiwi" o similar en diversos países, haber hecho uso comercial de dicha marca y haber incorporado la misma en su razón social.

A fin de resolver el conflicto, este árbitro cree necesario analizar brevemente los siguientes puntos:

Como aspecto fundamental en temas de Internet, cabe hacer presente que estamos en presencia de una realidad nueva y distinta de todo lo conocido hasta ahora en materia de propiedad intelectual, lo cual hace especialmente complejo el actuar de un árbitro, al intentar resguardar los bienes jurídicos tradicionalmente protegidos, como las marcas comerciales, y conciliarlos con la realidad esencialmente activa, global y cambiante de Internet. La regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor derecho a adjudicá rselo, salvo que el segundo solicitante demuestre un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayor ía de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.

Sin entrar a considerar si la marca registrada KIWI es notoria o no, la opinión de este árbitro es que el carácter distintivo de las marcas se hace más evidente en relación con expresiones propiamente de fantasía y sólo en menor medida respecto de marcas constituidas por términos parcial o totalmente genéricos. La razón de ello es que, por definició n, un término genérico se identifica con el producto o servicio al que pretende distinguir y, excepcionalmente, puede llegar a constituir una marca registrada para identificar determinados bienes o servicios en aquellas clases donde el término no sea considerado genérico.

Entonces, cabe preguntarse si existen términos genéricos en Internet. Si aceptamos que es el clasificador marcario el que determina el cará cter genérico de una marca, según la clase involucrada, al no existir un clasificador de productos y servicios en el ccTLD.cl, el carácter supuestamente genérico del término KIWI se desdibuja, ya que no hay ninguna clasificación de productos o servicios contra la cual se lo pueda contrastar. Todo nombre de dominio puede ser y no ser genérico a la vez. Dependerá, en gran medida, del uso que se le dé al sitio una vez activado el mismo, para determinar si estamos o no frente a un nombre genérico.

En otras palabras, ambas partes pretenden usar el término KIWI como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP (ya sea que a través de este término se identifique un producto para el calzado en un caso, o un portal de negocios en el otro). La única diferencia entre el signo distintivo KIWI de una parte y el de la otra es que en un caso tal signo se encuentra respaldado por una marca comercial y en el otro caso no.

En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este á rbitro se inclina a preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca ha sido previo al registro del nombre de dominio en disputa.

Es innegable el carácter de signo distintivo que cumple el nombre de dominio kiwi.cl, ya que si no cumpliera tal función, bastaría con usar como "url" el número IP del servidor al cual apunta ese nombre de dominio. Sin embargo, es sabido que los números IP no son útiles desde un punto de vista comercial, ya que su recordación por parte del usuario es cercana a cero.

No se puede afirmar en este caso que alguna de las partes haya presentado su solicitud o haya usado el nombre KIWI de mala fe, ya que el conflicto se ha producido única y exclusivamente por la falta de un clasificador comercial apropiado dentro del ccTLD.cl, compatible con el clasificador marcario. Al no existir tal clasificador en Internet, lamentablemente no pueden coexistir signos distintivos idénticos, aunque operen en rubros comerciales totalmente diferentes. Ambas partes han tenido sus buenas razones para adoptar el nombre KIWI en el ccTLD.cl, pero sólo uno de ellos podrá operar en el mismo, por restricciones de carácter técnico de la red.

Si bien Chile es signatario del Convenio de París, y en consecuencia se debe proteger el nombre comercial "KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V.", no se ha acreditado en autos que la eventual inscripción del nombre de dominio "kiwi.cl" a favor de la contraparte pudiera atentar contra el referido nombre comercial, en la medida que dicho sitio y la palabra kiwi sean utilizados en actividades distintas a las del giro comercial de KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V. y en la medida que no interfieran, afecten ni se relacionen de manera alguna a los productos y servicios amparados por los registros marcarios de su propiedad.

Analizados los fallos acompañados a la demanda de KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V, cabe señalar que ellos no son aplicables al presente caso, por referirse a temas distintos, tal como se resalta a continuació n:

1. PANAVISION y PANAFLEX vs. TOEPPER: El fallo respetó el derecho del titular de la marcas registradas PANAVISION y PANAFLEX, considerando, entre otros aspectos, que TOEPPER, para renunciar al nombre de dominio, exigió dinero a Panasonic y que además había registrado cientos de nombres de dominio utilizando marcas bien conocidas de otros con la intención establecida de venderlas o vender licencias a sus verdaderos dueños... y que el uso de TOEPPER trasladaba el control sobre las referidas marcas registradas y la reputación de los legítimos dueños de dichas marcas. A juicio de este arbitrador, las marcas PANAVISION y PANAFLEX son marcas propiamente distintivas o de fantasía (y no té rminos genéricos), donde se aplica más claramente la posibilidad de confusión y dilución.

2. HARRODS vs. NETWORK SERVICES Y OTROS: El fallo protegió al titular de la marca HARRODS, considerando, entre otros aspectos, que "Network Services y otros" habían ofrecido en venta el sitio "harrods.com". y que habían registrado otros nombres famosos como nombres de dominio.

3. TOYS "R" US, INC. vs. ABIR. Similar a los casos anteriores, se protegió al titular de la marca Toys "R" US, al comprobarse la conducta deliberada, intencional y de mala fe de ABIR. Éste admitió haber copiado intencionalmente la referida marca comercial, y además, advirit ó al dueño de la marca que si no le compraban el nombre de dominio, ABIR establecería su propio catálogo de juguetes. La Corte estimó que ABIR había usado comercialmente las marcas comerciales, al haber solicitado negocios de compañías de juguetes chinos y exigir dinero a los dueños de la marca.

4. PLAYBOY ENTERPRISES, INC (PEI) vs. UNIVERSAL TAL-A-TALK, INC.: El fallo protegió al titular de la marca PLAYBOY y BUNNY, porque el demandado tenía un sitio web para adultos donde utilizaba las referidas marcas registradas, y exhibía una hyperlink con el sitio web de PEI. La Corte consideró que por el uso que hacía el demandado de las marcas de PEI existía una posibilidad de confusión y que constituía dilución marcaria, y que era evidente la intención del demandado de ganar dinero con la reputación de PEI; además, la Corte sostuvo que el demandado incurría en falsificación al utilizar las marcas de PEI en relación a la venta de imágenes para adultos en un sitio web.

5. LOZANO ENTERPRISES vs. LA OPINION PUBLISHING: Se protegió al titular de la marca registrada "La Opinión", dueño del diario español "La Opinió n" desde 1926, toda vez que el demandado comenzó a publicar un diario en español bajo el nombre "la Opinión de San Antonio" y había registrado nombres de dominio incorporando la referida marca registrada.

6. PLANNED PARENTHOOD FED'N OF AM, INC vs. BUCCI: Se protegió al demandante, Planned Parenthood, dueño de la marca registrada del mismo nombre y que es una organización que ofrece servicios reproductivos de cuidados de salud y control de natalidad, toda vez que el demandado operaba un sitio web con la dirección "plannedparenthood.com", para promocionar el control de natalidad y posturas anti aborto. La Corte consideró que podía haber confusión, y que el demandado estaba haciendo un uso comercial de la referida marca registrada.

7. WASHINGTON SPEAKERS BUREAU, INC vs. LEADING AUTHORITIES, INC.: Se protegió al demandante, dueño de la marca no registrada "WASHINGTON SPEAKERS BUREAU", toda vez que su competidor (el demandado) había registrado y utilizado nombres de dominio usando los términos "washington speakers" en diferentes formas. La Corte estimó que había una alto potencial de confusión para los clientes de Internet, pero influyó fuertemente en contra del demandado el hecho de que éste tambié n había registrado nombres de dominio que se parecían al nombre de otras oficinas y agencias de conferencias de la competencia.

Decisión del Asunto Controvertido:

SE RESUELVE: Acéptase a registro la solicitud presentada en segundo lugar para el nombre de dominio "kiwi.cl", por KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V., y asignase a éste el nombre de dominio pedido. Recházase la solicitud presentada por el primer solicitante, don LUITZEN AANT BEIBOER. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Luis Felipe Claro Swinburn.