Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "kyoto.cl"

Santiago,  diecisiete de marzo de 2003.

 

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "kyoto", siendo partes don Renato Alexis Vidal Barraza, domiciliado en La Cañada N° 6479, La Reina, Santiago y  ABC Comercial Ltda, representada por estudio Harnecker, domiciliada en Nueva de Lyon 72, piso 6, Providencia, Santiago.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha para la primera actuación en Huérfanos 779, oficina 701, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió sólo el Segundo Solicitante, debidamente representado por don Jorge Garay Pérez. En consecuencia, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

 

CUARTO: Que, a fojas 18, don Jorge Garay Pérez solicita a este Tribunal una prórroga del plazo que se dio inicialmente para que las partes llegaran a un avenimiento, solicitud que fue concedida por el término de 10 días hábiles, a fojas 19.

 

QUINTO: Que, a fojas 21, y no habiendo las partes acompañado avenimiento a estos autos, se ordenó al Segundo Solicitante cumplir con las demás cargas procesales, constando a fojas 24 que cumplió con lo ordenado.

 

SEXTO: Que, a fojas 25 este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días, contados desde el 3 de enero del 2003.

 

SEPTIMO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda arbitral y acompañó documentos.

 

Sostiene que el nombre de dominio debe serle asignado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

 

 

 

a) Su representada, ABC COMERCIAL LIMITADA, es un antiquísima y prestigiada compañía chilena cuyo origen se remonta a la década del cincuenta.

 

En 1989  se cambia la razón social a ABC COMERCIAL LIMITADA, con la finalidad de independizar absolutamente la gestión de Abastibles dedicada a la distribución de gas y ABC, dedicada a la distribución de artefactos para el hogar.

 

Actualmente cuenta  con más de setenta locales distribuidos entre Iquique y Puerto Montt, constituyendo la cadena especializada líder del país y el más importante distribuidor de las principales marcas de artículos electrónicos.

 

b) Su representada ha logrado posicionar de manera contundente en nuestro país la marca comercialKyotopara distinguir artículos electrónicos, luego de más de diez años de presencia en el mercado. Así, tal como consta de los Informes de Importaciones y Declaraciones de Aduana que acompaña, correspondientes a los años 1992, 1995, 1997, 1998, 2001 y hasta el mes de septiembre del año 2002, ABC COMERCIAL LIMITADA ha importado desde el año 1992 más de un millón de artículos electrónicos entre radios y minicomponentes, por un monto cercano a los veinte millones de dólares.

 

c) Su mandante procedió, ya a partir de los primeros años de la década del noventa, a proteger la expresiónKyoto en nuestro país, a través de los registros números 447.755,  580.928,  595.529,  595.428, 595.489 y 595.568, para distinguir entre otros los artículos y productos comprendidos en la clase 9, 11, 31, 15, 25, 07 y 21. Además de lo anterior, ha tomado la precaución de proteger el privilegioKyoto de su propiedad en países como Perú, Bolivia y Ecuador entre otros, ofreciendo acreditar estos hechos.

 

d) Tanto la referida marca comercial como el dominio en cuestión no son sino creación absoluta de su representada, motivo por el cual no podría razonablemente denegarse su carácter de titular y creadora de la marca en cuestión.

 

e) Señala que la solicitud de dominio del primer Solicitante constituye un acto abusivo y de mala fe, contrario a los principios y normas del "Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL" y su respectivo anexo, ya que es difícil imaginar la relación que el señor Renato Vidal pueda tener con la expresiónKyoto.

 

Además, señala la existencia de una previa oferta de venta hecha por el primer solicitante a su mandante por un monto de seis millones de pesos, por lo que  la transferencia de dicha expresión es una prueba evidente de sus malas intenciones.

 

 

f) El primer solicitante es dueño de la marca comercial "JARDÍN KYOTO" y nunca solicitó el dominio de JARDÍN KYOTO.CL En el año 2002 solicita simplemente la expresión KYOTO. CL, que no corresponde a su marca comercial. Tampoco  hasta la fecha ha levantado un sitio web para su marca,  aunque sea provisoriamente como lo autoriza la Ley, lo que lleva a concluir que la intención clara del primer solicitante es obtener única y exclusivamente algún beneficio económico.

 

g) Hace presente que la falta de comparecencia del primer solicitante demuestra una falta de interés real en la expresión referida.

 

h) Señala que la intención del Primer Solicitante es confundir a los usuarios de Internet los cuales, al momento de buscar el sitio web de su mandante, naturalmente tratarán de buscarlo a través de la dirección www.KYOTO.cl. Si se otorgarse el dominio al señor Vidal, perjudicará enormemente a su representada.

 

i) Acompaña copia de diversas publicaciones en las cuales se destaca la ofertas de los artículos KYOTO en nuestro país y los Informes de Importaciones y Declaraciones de Aduana, en original,  correspondientes  a  los  años  1992,  1995,  1997, 1998, 2001 y 2002, en los cuales consta la cantidad de artículos marca KYOTO que han sido importados por su mandante a nuestro país.

 

OCTAVO: Que, a fojas 35 este tribunal ordenó, como medida para mejor resolver, que el Segundo Solicitante acredite las aseveraciones hechas en su demanda, respecto de la existencia de registros marcarios Kyoto a su nombre.

 

NOVENO: Que, a fojas 37 el Segundo Solicitante cumple lo ordenado, acompañando copias de los registros marcarios N° 447.755 (clase 9 y 11), 595.569 (clase 21), 595.489 (clase 7), 595.428 (clase 25) y  595.529 (clase15), todos ellos acreditando que la marca Kyoto se concedió a ABC Comercial Ltda.

 

DÉCIMO: Que, en la parte sustantiva, el Segundo Solicitante argumenta que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombre de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros aspectos, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

 

UNDÉCIMO: Que, dicho Solicitante también postula la teoría que sostiene que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional, cuestión que se condice con la realidad de la empresa ABC Comercial Ltda. y que si se le asignara a la contraparte el nombre de dominio en disputa se crearía una confusión entre los usuarios de Internet.

 

DECIMO SEGUNDO: Que, el Segundo Solicitante fundamenta también su petición de asignación del nombre de dominio en disputa en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;  la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números asignados a Internet (ICANN) y en el Convenio de París.

 

DÉCIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de haber gozado el Primer Solicitante del plazo de 10 días para hacer sus presentaciones, oportunamente este Tribunal Arbitral dio traslado de la presentación del Segundo Solicitante al referido Primer Solicitante, no habiendo éste evacuado ninguna de dichas diligencias por lo que, atendido el mérito del proceso, no se recibió la causa a prueba por no existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y, en consecuencia, se ordenó traer los autos para fallo con fecha 21 de marzo.

 

CONSIDERANDO:

DÉCIMO CURTO: Que, acompañados en tiempo y forma por el Segundo Solicitante los documentos referidos en los numerales precedentes, no fueron objetados por el Primer Solicitante, por lo que se tienen por reconocidos y válidos para todos los efectos del presente pleito.

 

DÉCIMO QUINTO: Que, el Segundo Solicitante cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa, argumentando en lo medular y sustancial que es titular de la marca comercial Kyoto y que le ha dado fama y notoriedad a la misma a través de la comercialización de productos de esa denominación desde el año 1992, hechos que se encuentran acreditados suficientemente en autos con los documentos que rolan a fojas 37 y siguientes.

 

DÉCIMO SÉXTO: Que, en cuanto al Primer Solicitante, obra en su favor únicamente el hecho de haber solicitado la asignación del nombre de dominio "kyoto.cl" con anterioridad al otro. En relación con la inscripción de marca "Jardín Kyoto" a favor del Primer Solicitante, esta circunstancia ha sido únicamente enunciada por el Segundo Solicitante, más no acreditada en autos.

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, dicho Primer Solicitante, a pesar de haber sido notificado debida y oportunamente de todas las actuaciones de este Tribunal no ha efectuado, como se ha señalado, presentación o alegación para demostrar un interés legítimo con relación al nombre de dominio en disputa, adicional al eventual interés que podría deducirse de lo referenciado en el considerando anterior.

DÉCIMO OCTAVO: Que, corresponde entonces analizar y otorgar el debido alcance y efectos a la rebeldía en este proceso del Primer Solicitante. En este sentido, preciso es destacar que, a juicio de este Tribunal Arbitral, el Primer Solicitante ha tenido diversas oportunidades para ejercer la facultad de realizar las presentaciones que fundamenten su derecho o interés en la asignación del nombre de dominio en cuestión. Así las cosas, la pérdida de la facultad procesal de realizar estas alegaciones produce una consecuencia jurídica, que no es otra que el efecto preclusivo de la rebeldía lo que, según las circunstancias y materia en conflicto podría traer aparejado el reconocimiento de los instrumentos, probanzas, argumentaciones, intereses y derechos alegados por la parte que sí ha dado cumplimiento a las formalidades del proceso.

DÉCIMO NOVENO: Que, razonar en el sentido anterior tiene plena cabida en nuestro ordenamiento procesal ya que la legislación respectiva ha consagrado, en diversas instituciones, específicos efectos jurídicos a la no comparecencia o rebeldía de una de las partes. A modo meramente ilustrativo cabe mencionar el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo;  el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece;  y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

 

VIGÉSIMO: Que, en relación con una supuesta mala fe atribuida por el Segundo al Primer Solicitante, obran únicamente en autos los asertos y disquisiciones del Segundo de ellos, más no pobranza alguna que haga presumirla ya que, como el propio Segundo Solicitante ha manifestado, el señor Renato Vidal tendría inscrita a su nombre la expresión Jardín Kyoto. De otra parte, no ha sido probado en autos la oferta de venta hecha por el Primer Solicitante por un monto de seis millones de pesos, por lo que necesariamente este Tribunal tendrá por no acreditada esta supuesta intención tendiente a producir perjuicio a ABC Comercial Limitada, no obstante lo que se expondrá a continuación.

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de otra parte, el Segundo Solicitante ha demostrado un legítimo interés en la asignación del nombre de dominio en cuestión a través de las alegaciones relativas al registro de la marca comercial Kyoto y el haberle dado notoriedad y posicionamiento en el mercado, lo que si bien es cierto, a juicio de este sentenciador, no constituye una fundamentación incontrastable ya que debe ser sopesada con otros legítimos intereses y/o derechos que eventualmente sean alegados, cuestión que no ocurrió en este proceso, para el caso de autos sí importa, sino acreditar, a lo menos presumir fundadamente que la utilización del nombre de dominio se realizará con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios.

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, tampoco se divisa que sea intención del Segundo Solicitante menoscabar una marca comercial determinada, pues precisamente quien detenta estos derechos es ABC Comercial Ltda. Más aún, y no siendo el antecedente marcario el único ni  decisivo a efectos de la asignación del nombre de dominio en esta disputa, esa parte ha acompañado a los autos antecedentes que dan cuenta de que ha realizado en forma legítima una actividad permanente a través de los años de identificación de una marca y signo distintivo, esto es Kyoto, en le mercado de los productos electrónicos en el país, a través de la importación de los productos de la referida marca, la comercialización de los mismos a través de las tiendas ABC y la protección del signo distintivo mediante la ya referida inscripción de la marca en el Departamento respectivo del Ministerio de Economía.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en este orden de ideas, las actividades de importación, comercialización y publicidad de los productos de la marca Kyoto por parte de ABC Comercial Ltda. hacen posible establecer con certeza que dicha parte no está, bajo respecto alguno, contrariando normas de abusos de publicidad o principios de competencia leal, ética mercantil o derechos adquiridos por terceros, todas circunstancias que, de haberse alegado y acreditado, también podrían haber importado una apreciación diversa del conflicto suscitado.

 

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en lo referente a la identificación en el tráfico virtual de la expresión "kyoto" y, atendido lo que se ha venido diciendo y que se encuentra acreditado en autos, esto es, el hecho de haber dado el Segundo Solicitante notoriedad y posicionamiento comercial a la marca y signo distintivo, parece prudente entender que lo usuarios de Internet, al ingresar al nombre de dominio "kyoto.cl", esperarán encontrar los productos y artículos electrónicos de esa marca que ABC Comercial Limitada ha venido ofreciendo desde hace numerosos años.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, por el contrario, y en relación con el Primer Solicitante, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar sus intereses o derechos el que ABC Comercial Limitada detente el DNS en cuestión, ya que no existe probanza, alegación o argumentación alguna allegada al proceso por parte de don Renato Alexis Vidal Barraza, por lo que atendida la sana razón y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales características que tiene una relativa a la asignación de un nombre de dominio y, además, analizado que sea los efectos de la rebeldía del Primer Solicitante en los términos que se han indicado, no cabe más que concluir que obrará en desmedro del señor Vidal Barraza el reconocimiento de la totalidad de los instrumentos acompañados por el Segundo Solicitante y la falta de pronunciamiento sobre las aseveraciones de este último.

 

VIGÉSIMO SEXTO: Que, lo anterior, integrado a los medios de prueba acompañados, no objetados y, por tanto reconocidos, permiten otorgar validez a los argumentos del Segundo Solicitante, esto es, ABC Comercial Limitada, por lo que cabe otorgar la debida protección jurídica en el tráfico virtual a esta última persona jurídica, a través de la asignación del nombre de dominio en disputa.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

RESUELVO:

 

Se asigna el nombre de dominio "kioto.cl" al Segundo Solicitante referido en el oficio OF02334, de 28 de Octubre de 2002, de NIC Chile, ABC Comercial Limitada domiciliada en Nueva de Lyon 72, piso 6, Providencia, Santiago.

 

Cada parte responderá de sus costas.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

Rol N° 42-2002.

 

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos Álvaro Pérez Astorga y Francisca Morales Labbé.