Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "laesperanza.cl"

Patricio de la Barra Gili

Arbitro

Santiago, 15 de Mayo de 2003

 

En Santiago de Chile a 15 de Mayo de 2002, Patricio de la Barra Gili, Juez Arbitro, designado para resolver el conflicto suscitado respecto del dominio "laesperanza.cl", Oficio Nic Nº 642-2001 viene en resolver lo siguiente:

 

Que, con fecha 18 de Mayo de 2000, la sociedad Naguilan S.A. representada por don Javier Bastán, domiciliada en Moneda 920 Oficina 601, Región Metropolitana, solicitó el nombre de dominio "laesperanza.cl".

 

Que, con fecha 6 de Junio de 2000 Ganadera y Forestal Nacional Ltda. representada por Silva y Cia, domiciliada para estos efectos en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, se opuso a la solicitud del nombre de dominio laesperanza.cl. y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

 

1.- Que, con fecha 19 de Abril de 2001, se recibió carpeta legal oficio Nic Nº 642-2001, en la que se me proponía como juez Arbitro en el conflicto antes señalado.

 

2.- Que, con fecha 26 de Abril de 2001, mediante carta certificada este arbitro acepta el cargo y juró desempeñarlo fielmente citando a las partes para una audiencia de conciliación y de fijación del procedimiento  para el día 19 de Junio de 2001 a las 9:30 horas en sus oficinas.

 

3.- Que, con fecha 19 de Junio de 2001, a la hora establecida se efectuó el comparendo de fijación de procedimiento al que asistió don Javier Bastán González y doña Carla Pacheco en representación de Naguilan S.A. y don Jaime Silva Barros en representación de Ganadera y Forestal  Nacional Ltda.

 

4.- Que, no habiendo llegado las partes a ningún acuerdo, con fecha 4 de Julio de 2001, doña Carla Pacheco Morales en representación de Naguilán S.A. efectúa sus descargos por las cuales en su opinión dicha sociedad goza de mejor derecho para la asignación de nombre de dominio "laesperanza.cl". En su presentación hace las siguientes aseveraciones:

 

a)      Que, según consta de la solicitud electrónica su mandante procedió a solicitar primeramente el dominio "laesperanza.cl" y que como consecuencia de lo anterior con fecha 6 de Julio de 2001 lo hizo Ganadera y Forestal Nacional Ltda.

 

b)      Que, fundado en el principio del "first come first served", a Naguilán S.A. le asiste mejor derecho en términos de prioridad a fin de que el citado dominio le sea asignado preferentemente.

 

c)      Que, Naguilán S.A. no vulneró ninguna de las normas establecidas en el art. 14 del Reglamento para el funcionamiento de nombre de dominio.cl, ya que su asignación no se es contrario a las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil.

 

d)      Que, Javier Bastán representante legal de Naguilan S.A. es Gerente y socio de la sociedad La Esperanza S.A., es decir posee derechos sobre ambas sociedades. Que, en este contexto es la intención de Javier Bastán el transferir y ceder el dominio laesperanza.cl  de Naguilan S.A. a La Esperanza S.A. cuestión que no fue posible por cuanto cuando pretendió hacerlo el dominio estaba en fase de conflicto lo que impide la cesión.

 

e)      Que, además La Esperanza corresponde al nombre de un importante predio perteneciente a la Sociedad La Esperanza S.A. sociedad vinculada a Naguilan S.A.

 

f) Que, además es importante tener presente que la sociedad La Esperanza S.A. se constituyó legalmente el 2 de Marzo de 1998 sin que se detectara en el mercado otra sociedad anónima que llevara similar razón social.

 

g)Que, la expresión La Esperanza es una expresión bastante común utilizada en Chile para distinguir establecimiento predios, bienes, servicios, productos y que para comprobar lo anterior basta recorrer caminos, carreteras, para detectar la presencia de varios letreros en que predios tienen como nombre La Esperanza.

 

h) Que, asimismo existen varios registros marcarios que tienen como nombre La Esperanza, todo lo cual confirma que no existe una intención de perjudicar a la otra parte.

 

i) Que, en un otrosí se acompañan los siguientes documentos:

 

·        Informe de búsqueda de marca del sistema BBS Transmarca

·        Copia de los Estatutos de la Sociedad La Esperanza S.A.

·        Copia de la primera Cesión de Directorio de La Esperanza S.A.

·        Copia del extracto de la sociedad La Esperanza S.A.

·        Copia de la Inscripción del Conservador de la Sociedad Naguilán S.A.

·        Copia del certificado de hipotecas y gravámenes de predio agrícola La Esperanza de San Nicolás de Los Angeles.

 

5.- Que, con fecha 6 de Julio de 2001 Ganadera y Forestal Nacional Ltda. representada por Jaime Silva Barros efectuó su presentación señalando del porqué a su juicio dicha sociedad goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En dicha presentación establece:

 

a)      Que, la aplicación del principio del "first come first served" en mucho casos involucra una profunda injusticia por cuanto se requiere de determinar previamente quien goza de mejores derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

 

b)      Que, Jaime Silva Barros efectuó una larga y detenida relación de los orígenes del predio agrícola denominado La Esperanza relato que se remonta al año 1925, cuando el fundo La Esperanza originalmente formaba parte de la antigua hacienda San José de Marchigue adquirida en la partición de doña Carolina Iñiguez Pereira.

 

c)      Que, conforme a los antecedentes familiares antes mencionados en la actualidad el fundo La Esperanza fue adquirido por Sociedad Agrícola La Esperanza Ltda. que es controlada por la familia de don Francisco Javier Errázuriz Talavera titular de la Ganadera y Forestal Nacional Ltda. lo que reafirma la buena fe e interés legítimo y tradición familiar, que significa esta expresión. Asimismo señala que la marca comercial HACIENDA LA ESPERANZA se encuentra inscrita por Ganadera Forestal Nacional Ltda. por lo que gozaría de un mejor derecho para optar al nombre de dominio en cuestión.

 

d)      Que, se acompañan copias de los títulos de inscripción de la marca LA ESPERANZA en clase 33.

 

6) Que, con fecha 18 de Julio de 2001 este Arbitro provee las presentaciones efectuadas por Ganadera y Forestal Nacional Ltda. y por Agrícola Forestal Naguilán S.A.dándole traslado a dichas presentaciones a las respectivas contrapartes.

 

7) Que, con fecha 24 de Julio de 2001 Jaime Silva Barros en representación de Ganadera y Forestal Nacional Ltda. evacuó el traslado señalando lo siguiente:

 

a) Que, tal como se señaló en la presentación principal el principio del "first come first served" es un principio simplista y que en muchas oportunidades involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos, puesto que debe analizarse a la luz de los antecedentes que las partes adjuntan al expediente, y determinar así quien goza de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

 

b) Que, el primer solicitante carece definitivamente de un mejor derecho ya que su posición y antecedentes jurídicos no pueden competir con la situación jurídica para la cual se encuentra Ganadera y Forestal Nacional Ltda.

 

c) Que, la solicitud del dominio laesperanza.cl por parte de Naguilán S.A. no era una simple coincidencia, sino que, una manifestación más del conflicto que mantiene Naguilán S.A. con Ganadera y Forestal Nacional Ltda.

 

d) Que, en ese contexto es fácil concluir que Naguilan conoce perfectamente el valor de la expresión La Esperanza para Ganadera y Forestal Nacional Ltda. y el perjuicio que produciría privarla de la expresión emblemática para la misma.

 

f)        Que, finalmente señala que goza de mejor derecho por cuanto cuenta con registros marcarios suficientes para impedir el registro del nombre de dominio por parte de Naguilan S.A.

 

8)      Que, con fecha 27 de Julio de 2001, Carla Pacheco Morales en representación de Naguilán S.A. evacuó el traslado a la presentación efectuada por Ganadera y Forestal Nacional Ltda. en esta presentación se señala lo siguiente:

 

a)      Que, Naguilán S.A. no sólo tiene derecho a que se le asigne el nombre de dominio por ser el primer solicitante, sino que, además, tiene derecho que se le asigne el nombre de dominio pues cuenta con derechos sobre la expresión LA ESPERANZA y todo lo cual reafirma que ha actuado de buena fe.

 

b)      Que, la expresión LA ESPERANZA corresponde a la razón social de la Sociedad La Esperanza S.A. sociedad que se encuentra vinculada a los socios de Naguilán S.A. titular de la solicitud de autos.

 

c)      Que, LA ESPERANZA es una expresión de uso común y bastante utilizada en Chile para distinguir distintos tipos de predios y establecimientos, bienes y servicios.

 

d)      Que, en esta circunstancia y siendo Naguilán S.A. el primer solicitante corresponde asignárselo por aplicación del "first come first served".

 

e)      Que, tal como se ha señalado, Naguilán S.A. ha actuado en todas estas gestiones como mandataria de La Esperanza S.A. y hace una detallada relación del funcionamiento del contrato de mandato del art. 2116 y S.S. del Código Civil.

 

f)        Que, el hecho que el segundo solicitante sea titular de la marca ESPERANZA en clase 33 no es atingente a lo que se está solicitando, por cuanto se trata de productos alcohólicos que no dicen relación ni con el giro ni con las actividades que desempeña Naguilán S.A.

 

g)      Finalmente reitera la buena fe con que se ha actuado en el proceso.

 

h)      Que, en un otrosí de su presentación solicita se oficie al Nic Chile para que la entidad certifique que no es posible ceder el nombre de dominio teniendo un litigio pendiente.

 

9)      Que, con fecha 8 de Agosto de 2001 el Señor Arbitro provee dicha presentación teniendo por presentado el traslado de Naguilán S.A. y rechazando la petición de oficio.

 

10)  Que, con fecha 16 de Agosto de 2001 Carla Pacheco Morales en representación de Naguilán S.A. hace una presentación haciendo una aclaración respecto de la vinculación de Sociedad Agrícola Naguilán S.A. con La Esperanza S.A. ambas vinculadas al señor Bastan González representante legal de ambas sociedades.

 

11)  Que, con fecha 24 de Agosto de 2001 proveyendo la presentación de Naguilán S.A. se recibe la causa a prueba y se establecen los puntos pertinentes sustanciales y controvertidos.

 

12)  Que, con fecha 28 de Agosto de 2001 doña Carla Pacheco Morales en representación de Naguilán S.A. acompaña los siguientes documentos con citación:

 

·        Formulario de solicitud de dominio de los nombres Naguilan.cl ; bosquesdechiloé.cl y laesperanza.cl.

 

·        Certificados de hipotecas gravámenes e interdicciones y provisiones del predio de la Esperanza San Nicolás de fecha 13 de Julio de 1994.

 

·        Certificado de hipotecas, gravámenes e interdicciones y prohibiciones del predio La Esperanza San Nicolás del2 de Diciembre de 1997.

 

·        Certificado de servicio Agrícola y Ganadero de la Séptima Región de la provincia del Bio-Bio que certifica el cumplimiento de la normativa vigente respecto de la subdivisión del predio La Esperanza San Nicolás.

 

·        Contrato de promesa de compraventa del nombre de dominio La Esperanza celebrado entre Naguilán S.A. y La Esperanza S.A. firmado ante notario antes sus representantes legales don Javier Bastán González y  don Andrés Ducasse Rojas respectivamente.

 

·        Primer Acta y Segunda Acta del Comité Técnico Grupo de Eucalipteros de 14 de Mayo de 2001 y 20 de Julio de 2001 institución creada por las empresas del área privada más importante del rubro Forestal.

 

·        Copia de las páginas 14 y 15 de la revista LIGNUM,.

 

·        Papelerías sobre y tarjeta presentación del logo de LA ESPERANZA S.A. que acredita el uso de esa expresión.

 

·        Asimismo solicita se tengan por acompañados los documentos que hayan sido acompañados durante el curso del proceso.

 

13)  Que, con fecha 6 de Septiembre de 2001 se provee dicha presentación y se otorga traslado de la presentación efectuada por Naguilán S.A.

 

14)  Que, con fecha 10 de diciembre de 2001 don Jaime Silva Barros solicita se cite a las partes a oír sentencia.

 

15)  Que, con fecha 7 de Enero de 2003 doña Carla Pacheco Morales en representación de Naguilán S.A. acompaña un fallo de la solicitud Nº 536.475 LA ESPERANZA pedido por La Esperanza S.A. para distinguir servicios de la clase 42, fallo que rechazó la oposición presentada por Ganadera y Forestal Nacional S.A. y que acoge el registro de la marca LA ESPERANZA para distinguir dichos servicios.

 

16)  Que, con fecha 10 de Enero de 2003 se provee dicha presentación.

 

17)  Que, con fecha 2 de Mayo de 2003 se cita a las partes a oír sentencia.

 

CONSIDERANDO:

 

1)      Que, las disposiciones del reglamento de Nic Chile, puntualmente en su artículo 14 señala entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante que se cumplan con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere los derechos de terceros.

 

2)      Que, por otra parte el mismo reglamento en  su art. 10 establece un término para que los terceros que vean afectados sus derechos por la presentación de una solicitud o nombre de dominio puedan presentar una idéntica dando inicio a un procedimiento arbitral, término dentro del cual, Ganadera y Forestal Nacional Ltda. presentó su solicitud por el nombre de dominio en disputa LA ESPERANZA.CL.

 

3)      Que, el segundo solicitante, esto es Ganadera y Forestal Nacional Ltda. ha demostrado ser dueño de la marca LA ESPERANZA y HACIENDA LA ESPERANZA para distinguir exclusivamente productos de la clase 33.

 

4)      Que, tal como ha demostrado el primer solicitante, su giro y el de las empresas que se encuentran relacionadas a su sociedad es el desarrollo y explotación Forestal y no la actividad vitivinícola para la cual Ganadera y Forestal Nacional Ltda. tiente registrada su marca LA ESPERANZA.

 

5)      Que, en estas circunstancias es necesario determinar si existe algún derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa que pudiera restarle a Naguilán S.A. su derecho preferente para la asignación.

 

6)      Que, para este efecto es necesario que el segundo solicitante Ganadera y Forestal Nacional Ltda. pudiera demostrar dicha circunstancia a través por ejemplo de registros marcarios en el área Forestal un uso masivo u otra circunstancia de igual importancia apor parte de la misma que constituyera a juicio de este arbitro un mejor derecho preferente para su asignación.

 

7)      Que, de acuerdo a los antecedentes acompañados al expediente Ganadera y Forestal Nacional Ltda. no ha acreditado dicha circunstancia, por cuanto los registros con que cuenta hasta la fecha dicen relación con una actividad que no es la propia ni la mencionada por el primer solicitante.

 

8)      Que, en estas circunstancias el hecho de que ambas empresas hayan utilizado la expresión  LA ESPERANZA y sus derivaciones para un sin fin de proyectos desde hace muchos años es un antecedente adicional que este Arbitro ha querido considerar más no puede constituir un derecho preferente sobre dicha expresión, desde el momento que tal como se ha constatado existen innumerables empresas, servicios y productos que emplean la expresión  LA ESPERANZA para distinguirlos.

 

9)      Que, así las cosas se ha podido constatar que la expresión  LA ESPERANZA es una expresión bastante común presente en el mercado nacional para distinguir un sin fin de productos y servicios.

 

10)  Que, para poder entonces determinar si alguien goza de mejor derecho este debe basarse fundamentalmente en dos parámetros. El primero, derechos anteriores vinculados a la actividad que el primer solicitante desarrollará y, el segundo, conflictividad de los derechos que las partes están discutiendo.

 

11)  Que, en estas circunstancias se ha podido demostrar que los derechos que goza  Ganadera y Forestal Nacional Ltda. dicen relación con productos de la clase 33, esto es bebidas alcohólicas, mas no para la explotación o producción de productos agropecuarios o forestal giro que se desempeña Naguilán S.A.

 

12)  Que, asimismo Naguilán S.A. ha podido demostrar su vinculación con la sociedad La Esperanza S.A. y ha manifestado a través de documentos y de contratos la existencia de un acuerdo para que dicho dominio quede asignado a dicha sociedad.

 

13)  Que, en estas circunstancias no solamente habría existido el principio de first come first served sobre la cual se basa el primer solicitante para que se adjudique el nombre de dominio, sino que además existiría una razón social de la Sociedad Anónima La Esperanza que permitiría concluir que ésta goza de derechos preferentes para la asignación del nombre de dominio.

 

14)  Que, en estas circunstancias este Arbitro ha podido comprobar que Ganadera y Forestal Nacional Ltda. no tiene derechos preferentes respecto del dominio en disputa LA ESPERANZA pues no ha podido demostrar un derecho anterior y superior a aquel esgrimido por el primer solicitante.

 

15)  Que, por lo tanto corresponde aplicar el principio de "first file first served".

 

16)  Que, en vista de lo anterior se decide asignar el nombre de dominio al primer solicitante esto es a Naguilán S.A.

 

Que, cada parte se hará cargo de sus costas.

 

Notifíquese a las partes de este fallo por carta certificada, certifíquese ante Notario Público de Santiago.

 

 

 

Patricio de la Barra Gili

Juez Arbitro.