Santiago, catorce de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS:

1.- La designación de fs. 1 del suscrito como árbitro para resolver la contienda suscitada en torno a la petición del nombre de dominio lanservice.cl, efectuada por el señor Director del Departamento de Ciencias de Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

2.- La petición del dominio lanservice efectuada por los señores Lan Service Limitada, de fecha 22 de Febrero de 1999.

3.- La petición de dominio lanservice, efectuada por los señores Lan Chile S.A., de fecha 2 de Marzo de 1999.

4.- A fs. 24 consta la aceptación del árbitro de su cargo.

5.- A fs. 26 se realiza el comparendo decretado por el árbitro con asistencia de ambas partes y, al no producirse conciliación, se fijan las normas de procedimiento.

6.- De fs. 28 a 106, rolan los documentos y la presentación efectuada por Lan Service Limitada.

En ella se expresa que antes de la constitución de dicha sociedad, el señor Víctor Vega Muñoz inició actividades en el giro de asesorías computacionales, como contribuyente de segunda categoría y posteriormente se transformó en contribuyente de primera categoría y fue facultado para timbrar facturas de venta utilizando por primera vez el nombre de fantasía Lan Service, con fecha 7 de Septiembre de 1995.

Con fecha 31 de Marzo de 1998 don Víctor Vega puso término a sus actividades como persona natural manteniendo su actividad comercial a través de la sociedad de responsabilidad limitada Vega y Garrido Limitada, transfiriendo la patente respectiva.

Con fecha 26 de Enero de 1998 el señor Víctor Vega y doña Ximena Jeannette Garrido Rodríguez, constituyeron la sociedad Vega y Garrido Limitada, adoptando como nombre de fantasía Lan Service Limitada.

Agregan que el dominio cl es un registro de nombres en el mundo internet relativo a personas naturales o jurídicas con domicilio en Chile o debidamente autorizados para operar en Chile y que su presentación fue anterior a la efectuada por Lan Chile S.A.

En cuanto al uso de la expresión, señalan que el concepto de LAN deriva de la frase en inglés Local Area Network señalando que es una expresión que tiene respaldo en el mundo informático para identificar una red de área local, con lo cual se conectan las computadoras de un grupo de trabajo.

En consecuencia, la expresión LAN es un concepto genérico que, por sí solo, no debería inscribirse en ningún tipo de registro como marca, pero que por el hecho de agregársele la expresión Service, pierde su significado original pasando a ser un nombre distinto y característico.

De este modo, señalan, el nombre Lan Service no es un nombre genérico y puede inscribirse perfectamente.

Posteriormente, agregan, ellos han cumplido con todas y cada uno de los requisitos establecidos en el Reglamento dominio cl y, a su vez, solicitaron la inscripción con antelación a cualquier otra persona, actuando de buena fe.

Agregan que la legislación aplicable al respecto es la reglamentación dada por el DCC y que, de acuerdo a lo expuesto queda en claro que el concepto LAN, en el área computacional y especialmente en lo relativo a redes computacionales tiene un significado especial por lo que la sociedad anónima Línea Aérea Nacional (LAN Chile S.A.) a pesar de ser ampliamente conocida como Línea Aérea, deberá reconocer que el concepto LAN, en el mundo computacional, tiene un significado técnico, específico, diferente, pasando de ser una simple sigla, a ser un concepto autónomo.

7.- De fs. 108 a 133, rolan los documentos y la presentación efectuada por Lan Chile S.A.

En ella se expresa que Lan Chile S.A. tiene un mejor derecho sobre el dominio de internet lanservice.cl.

Argumenta sobre la base del peligro de confusión que existe al otorgarse al otro solicitante un derecho sobre la expresión Lan Service, lo cual causaría un perjuicio a Lan Chile S.A. y a los consumidores en general; perjuicio que tiene que ver con el alto potencial de confusión que se generará cuando los consumidores se encuentren en el mercado con la expresión lanservice.

El peligro de confusión y error, en concepto de esta parte, tiene su origen en lo siguiente:

En que en el dominio lanservice la expresión Service tiene un carácter secundario que viene a complementar la expresión Lan que, como es sabido, corresponde a la sigla de Líneas Aéreas Nacionales, una de las empresas más prestigiadas de nuestro país en el rubro del transporte aéreo.

Agregan que la empresa Lan Chile obviamente tiene registrada una infinidad de marcas que contienen la expresión Lan, la cual es ampliamente publicitada y destacando que el hecho de que la peticionaria se identifique con la razón social Lan Service S.A., ello no le da derecho a registrar el dominio lanservice.cl, refiriéndose a la protección que internacionalmente se reconoce a las marcas notorias.

Fundamentan también el peligro de confusión en cuanto el uso de este dominio puede llevar a la dilución de la marca perteneciente a Lan Chile S.A., provocando un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por esa empresa.

Agregan también que la expresión Service corresponde a un simple genérico adosado a la marca base.

8.- A fs. 135 Lan Service Limitada formula observaciones a los argumentos de la contraria.

Argumenta que la sigla LAN que corresponde a la razón social Línea Aérea Nacional puede tener también otros significados y, dentro del mundo computacional, corresponde a la frase Local Area Network, de modo tal que la expresión lanservice no es un nombre genérico, puesto que se tata de una expresión particular con un significado sumamente específico "Servicios para Redes Locales".

Señala que pretender el dominio de todas las palabras o nombres que contengan la expresión LAN excede de cualquier marco lógico, más aún si éste concepto posee un significado diverso en el ámbito técnico donde se desenvuelve.

Como fundamento de sus aseveraciones, acompaña copia de distintas páginas web en las que se utiliza el término Lan.

9.- A fs. 149 Lan Service Limitada presenta sus observaciones a la prueba. En ella se señala que Lan Chile ha aportado como único fundamento un listado de sus marcas comerciales, en el que no se encuentra la marca o frase "LAN SERVICE".

En cambio da por acreditados los hechos correspondientes a la utilización que don Vítor Vega ha hecho de la expresión Lan Service para identificar su actividad en asesoría computacional, primero como persona natural y luego como miembro de una sociedad que adoptó esa expresión como nombre de fantasía; que la solicitud de su representada es anterior a la de Lan Chile; que la partícula Lan significa Local Area Network y por lo tanto es diferente de Línea Aérea Nacional; y que la normativa aplicable en este caso es solamente la reglamentación dispuesta por el DCC y no la relativa al derecho marcario.

10.- A fs. 151 y siguientes formula sus observaciones a la prueba Lan Chile S.A.

En dicha presentación se señala que la prueba acompañada por la contraparte es extraordinariamente débil para acreditar un mejor derecho sobre el dominio solicitado; que el principio de "first to file, first served" no debiera operar cuando se trata de una marca famosa o notoria, por cuanto no sólo el reglamento del DCC en su Artículo 14 sino que la conferencia ICAN recientemente llevada a cabo han señalado que se deben tratar con especial cuidado los derechos de los titulares de marcas famosas y notorias como es el caso de la marca que pertenece a Lan Chile; que la contraparte señala que Lan es un concepto genérico que por sí solo no debiera inscribirse en ningún tipo de registro como marca, sin embargo incurre en un error conceptual cuando señala que el hecho de agregar la expresión Service transmuta la expresión genérica en una distintiva y novedosa lo cual, en su concepto, no es así.

Hace especial hincapié en lo establecido en el Artículo 14 del Reglamento, lo que a su juicio despeja cualquier duda respecto de cuál es la legislación aplicable en este caso.

En síntesis, señala que los documentos aportados por Lan Service Limitada configuran un frente probatorio intrínsecamente débil y que no puede competir con la asentada presencia comercial de Lan Chile S.A., concluyendo que de registrarse el dominio lanservice.cl a nombre de la contraparte, se ocasionará un perjuicio objetivo a Lan Chile S.A., en términos de que surgirá un escenario de confusión y un fenómeno de dilución marcaria que atentará contra el capital comercial que significa el excelente posicionamiento alcanzado por Lan y que es resultado de décadas de un consistente trabajo de calidad y de inversión de ingentes sumas de dinero en publicidad y estrategias de marketing.

Por último, manifiesta que la parte de Lan Chile S.A. si bien está consciente de que no existió mala fe en la solicitud presentada por Lan Service Limitada, resulta esencial que se apliquen en la resolución de este caso los principios generales del derecho y la protección de los derechos legítimamente adquiridos por Lan Chile S.A.

Y teniendo presente

PRIMERO: Que de las solicitudes de los dominios que rolan a fs. 14 y 18, queda acreditado que la solicitud presentada por los señores Lan Service Limitada es anterior a la petición efectuada por Lan Chile S.A.

SEGUNDO: Que del documento de fs. 30 aparece que el señor Víctor Patricio Vega Muñoz comenzó a hacer un uso efectivo comercial de la expresión Lan Service, con fecha 22 de Septiembre de 1995, cuando emitió su primera factura utilizando dicha expresión como un término de fantasía.

TERCERO: Que con los documentos de fs. 34 y 35 se tiene por acreditada la existencia de la sociedad Vega y Garrido Limitada, cuyo nombre de fantasía es Lan Service Limitada, constituida por escritura pública de 27 de Enero de 1998.

CUARTO: Que no existe constancia en autos que Lan Chile S.A. haya ejercido alguna acción legal tendiente a impedir el uso de la expresión Lan Service Ltda. como razón social o nombre de fantasía de la primera peticionaria.

QUINTO: Que los documentos acompañados a fs. 36 a 95 y los que rolan de fs. 137 a 145, si bien, tal como señala la parte de Lan Chile S.A., no demuestran que Lan Service Limitada tenga ningún derecho precedente sobre la denominación lanservice, sí permiten concluir que el término LAN, en lenguaje computacional, es utilizado como sigla de la expresión Local Area Network, o sea identifica una Red de Area Local.

SEXTO: Que debe rechazarse el argumento sostenido por el primer solicitante, en orden a que el término "Service" que se agrega a la expresión "LAN", contribuye a formar con ella un todo novedoso.

En efecto, la expresión "Service", que significa servicio, se usa comercialmente para referirse al servicio técnico o servicio al cliente que es habitualmente prestado en el comercio por quienes comercializan productos o servicios que requieren de una atención posterior, tanto para mantener el producto en buenas condiciones, como para repararlo en caso de averías, como para dar asistencia a los consumidores de servicios que requieren de alguna ayuda para lograr obtener el mejor provecho o el óptimo de las prestaciones que dichos servicios ofrecen.

SEPTIMO: En consecuencia, cabe concluir que tanto la expresión utilizada LAN, atribuyéndole su significado Local Area Network, como la palabra Service, son expresiones genéricas y de uso común, así como el conjunto solicitado "lanservice", que por estar compuesto de dos expresiones carentes de novedad, por su unión, no se transforma en un término novedoso y distintivo.

OCTAVO: Que, sin embargo, cabe resolver si la normativa dada para la inscripción de nombres de dominio contiene restricciones respecto del uso de expresiones que sean genéricas, descriptivas, de uso común, o carentes de novedad.

NOVENO: Al respecto, la Reglamentación para el funcionamiento de Registro de Nombres del Dominio cl, no contiene normas que prohiban la inscripción de términos genéricos, descriptivos o de uso común.

El número 9 de dicha reglamentación, prohibe únicamente admitir a tramitación solicitudes para nombres de dominios que ya se encuentren inscritos en el registro de nombres del dominio cl.

Es decir, esta es la única prohibición objetiva del reglamento y se refiere exclusivamente a los nombres que tienen una total identidad.

Por su parte, el Artículo 14 de dichas normas señala que es responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República de Chile y que no infrinja derechos de terceros.

DECIMO: La adecuación de la solicitud a la legislación vigente en el territorio de la República y el hecho de que no infrinja derechos de terceros, corresponde que sea calificado en esta sentencia ya que, en efecto, los señores Lan Chile S.A., sostienen que la petición del nombre de dominio lanservice por parte de Lan Service Ltda., lleva a la dilución de la marca LAN y conlleva un peligro de confusión con las actividades de la línea aérea.

DECIMO PRIMERO: Del análisis de los tipos penales contenidos en el Artículo 28 Letra a) de la Ley sobre Propiedad Industrial, se desprende igualmente que para que exista un uso indebido de marcas comerciales debe haber una acción maliciosa que consista en hacer uso de una marca igual o semejante a otra inscrita en la misma clase del Clasificador vigente.

La Letra b) del citado Artículo 28 sanciona a quienes defrauden haciendo uso de una marca registrada; y la Letra c), a los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudación.

DECIMO SEGUNDO: Que de los antecedentes reunidos en autos, especialmente los relativos al significado técnico de la sigla "LAN" como "Local Area Network", sumado al hecho de que las personas que formaron la empresa Lan Service Ltda. han utilizado esa denominación en actividades relacionadas con el rubro computacional, hace aparecer como que en este caso no ha habido un uso malicioso de esta denominación, sino, más bien, el aprovechamiento de un término de uso común, conforme a uno de sus significados posibles.

DECIMO TERCERO: Que a mayor abundamiento en el párrafo final del escrito que rola a fs. 151 a 155, la defensa de Lan Chile S.A. señala textualmente estar "consciente de que no existió mala fe en la solicitud de la contraparte".

DECIMO CUARTO: Que con el mérito de los razonamientos anteriores se concluye que la solicitud de Lan Service Ltda. no infringe derechos legalmente constituidos, sobre una marca específica de propiedad de Lan Chile S.A. y, por lo tanto, su solicitud no se encuentra en la situación prevista en el número 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl.

DECIMO QUINTO: Que mirado este caso desde otra perspectiva, cabe concluir que a los señores Lan Chile S.A., les asiste también el derecho a solicitar el dominio lanservice, como a cualquier otra persona o entidad.

DECIMO SEXTO: El inciso 21 del Artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl faculta al DCC para, actuando de oficio, no acceder a una solicitud de dominio que corresponda a personas o instituciones famosas, cuando el solicitante no acredite tener la autorización para su registro.

El texto de dicha disposición se limita a conceder la referida facultad para actuar de oficio, pero no contiene, en estricto rigor, un impedimento o prohibición de inscripción de dominios que correspondan a personas o instituciones, productos o servicios famosos.

El hecho es que el Artículo 14 señala simplemente que el solicitante debe cumplir con las normas legales vigentes en el territorio de la República de Chile y que no puede infringir derechos de terceros.

El inciso 21, presume o anticipa la posibilidad de una infracción, pero no constituye una abierta prohibición al registro de determinados dominios.

DECIMO SEPTIMO: La interpretación correcta que entonces debe darse al difícil texto del Artículo 14 de la reglamentación en comento, es que si no hay infracción a un derecho precedente, no existe impedimento para el registro de un dominio.

DECIMO OCTAVO: Las consideraciones anteriores permiten concluir que ambas partes tienen buenos motivos para solicitar el domino lanservice, pero ninguna de ellas tiene derechos preexistentes sobre dicha denominación.

En consecuencia, cabe aplicar la norma fundamental contenida en el documento RFC 1591 a que se refiere el Artículo 1 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, que consiste en asignar el dominio al primero que lo solicita.

Con el mérito de lo expuesto, se resuelve:

1.- Se acoge la solicitud de inscripción del nombre de dominio lanservice.cl, presentada por los señores Lan Service Limitada y se rechaza la solicitud presentada por los señores Lan Chile S.A.

2.- Cada una de las partes pagará sus costas, habida consideración de que ambas han tenido justo título para litigar.

Notifíquese a las partes y al DCC por correo electrónico y carta certificada.

Vuelvan los autos al DCC.