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Sentencias Arbitrales
sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos |
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Fallo por Arbitraje de dominio "lasamarillasdechilnet.cl"
Santiago, a 10 de noviembre de 2003.
Vistos:
Primero: Que por oficio 0F02474 de 28 de noviembre de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio lasamarillasdechilnet.cl.
Segundo: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto las sociedades Chilnet S.A., sociedad comercial, representada por su contacto administrativo don James Brierley Basagoitía, ambos domiciliados en avenida Las Torres 1375 C, Huechuraba, Santiago, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio referido, el cual solicitó a su favor el día 19 de julio de 2002 a las 12:56:29 GMT e Impresora y Comercial Publiguías S.A., sociedad del giro de su denominación, representada por su contacto administrativo don Enzo Gaggero, ambos domiciliados en avenida Santa María 0792, comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio antedicho, el cual solicitó a su favor el día 19 de julio de 2002 a las 23:55:09 GMT.
Tercero: Que por resolución de fecha 29 de noviembre de 2002, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio lasamarillasdechilnet.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 12 de diciembre de 2002, a las 9:30 horas.
Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 2 de diciembre de 2002, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 10 de autos.
Quinto: Que el día 29 de enero de 2003, a las 10:30 horas, luego de sucesivas postergaciones, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de ambas partes, procediendo los comparecientes a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia y quedando notificados de lo obrado, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 15 de autos.
Séxto: Que por escrito de fecha 17 de Marzo de 2003, el cual rola a fojas 17 de autos, la parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A. dedujo demanda arbitral de asignación del nombre de dominio "lasamarillasdechilnet.cl" invocando los siguientes argumentos: que, en términos generales, Impresora y Comercial Publiguías S.A. posee un mejor derecho al nombre de dominio en cuestión, y que su otorgamiento a Chilnet S.A. vulneraría derechos válidamente adquiridos que le competen. En relación con ellos, la parte expresa ser una compañía legalmente constituida en el año 1974 llevando por tanto en el mercado 29 años en el giro de Edición de Guías Telefónicas imprimiendo su publicación LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS, dedicada a la prestación de servicios en el área de la información, mediante la creación de una gran base de datos constituida por aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en figurar en la misma. Esa gran fuente de información fue primeramente puesta a disposición del público consumidor y ya desde largo tiempo en una guía gratuita para el usuario en formato papel, por todos conocida, denominada "Las Amarillas de Publiguías" también conocida popularmente como "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS". Dicha famosa publicación circula en la actualidad en más de 3.100.000 ejemplares a nivel nacional conjuntamente con la guía telefónica y es la principal fuente de información a la cual recurren los consumidores en materias de datos comerciales y empresariales. A dicha publicación se le conoce hoy principalmente por el nombre coloquial de "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS" dado que a oídos del consumidor dicha expresión ha pasado a ser más natural y obvia y con la cual se ha popularizado y masificado la publicación en asunto. Posteriormente, con la llegada de nuevas tecnologías y la necesidad de complementar el servicio de publicación en papel ya reconocido por el público, la parte comenzó, con gran éxito, a prestar sus servicios de entrega de datos e información comercial a través de Internet bajo el dominio, que es la vez marca comercial, WWW.AMARILLAS.CL y también LAS AMARILLAS.CL, pudiendo accederse a su sitio desde cualesquiera de estos nombres de dominio, acumulando mensualmente 9.048.461 de páginas vistas según estadísticas de la Asociación de Medios en Internet (AMI, www.ami.cl). De esta manera, la parte lleva ya 7 años (septiembre de 1996) operando su sitio en Internet, el cual es ampliamente identificado por el público consumidor, y ha sido considerado por los usuarios de Internet de "Las Amarillas" como una prolongación natural en el uso de sus servicios del formato en papel. De otra parte, aduce la parte ser un hecho que el público consumidor asocia e identifica la expresión "AMARILLAS" o "AMARILLAS.CL" con el producto y servicios otorgados por ella, lo cual no ha sido obtenido en forma gratuita ni por obra de la casualidad, sino que se debe al hecho de que Publiguías S.A. ha realizado un continuo trabajo potenciador de la expresión, tanto desde el punto de vista de los hechos, a través de una enorme inversión publicitaria, que al día de hoy sitúa a Publiguías S.A. en el lugar número 66 de las primeras mil empresas que invierten en publicidad en Chile, tanto como desde el punto de vista jurídico, obteniendo protección mediante su registro marcario, y en el ámbito de Internet, en donde es titular de la marca WWW.AMARILLAS.CL. Por lo anterior es que es posible afirmar que la familia que gira en torno a la expresión LAS AMARILLAS ha alcanzado fama y notoriedad, y dicha fama es tal que prácticamente ningún chileno de nivel cultural medio desconoce la existencia de la publicación LAS AMARILLAS de Impresora y Comercial Publiguías S.A. Aduce la parte que es un hecho público y notorio la fuerte campaña de inversión que ha llevado a cabo para potenciar su marca y sitio en internet y que, del nombre compuesto "amarillasdechilnet", la expresión "Amarillas" es el elemento principal. Continúa la parte aduciendo ser titular de numerosos registros marcarios sobre una serie de marcas con la expresión LAS AMARILLAS, todos ellos activamente usados y publicados. Entre otros cita los siguientes:
Clase N° Registro Marca
16 35284 CONSULTE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 385285 TODO LO QUE A UD. SE LE OCURRA LO ENCONTRARA EN LAS AMARILLAS D
9 572898 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 572899 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
35 576041 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 475671 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
42 475672 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 572900 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS: LA MEJOR Y MAS COMPLETA GUIA CLASIFICADA COM.
16 582864 LAS AMARILLAS INTELIGENTES, PUBLIGUIAS S.A.
35 582623 LAS AMARILLAS INTELIGENTES, PUBLIGUIAS S.A.
16 582622 LAS AMARILLAS INTERACTIVAS, PUBLIGUIAS S.A.
35 582621 LAS AMARLLAS INTERACTIVAS, PUBLIGUIAS S.A.
16 570701 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 570681 LAS AMARILLAS COMUNALES
16 553022 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 564386 LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
35 575018 LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 564387 LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
41 564388 LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 580218 GUIA UTIL DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 580213 GUIAS UTIL DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 588635 LAS AMARILLAS HABLADAS DE PUBLIGUIAS
38 588636 LAS AMARILLAS POR TELEFONO DE PUBLIGUIAS
16 595935 CUALQUIER COSA LO QUE A UD SE LE OCURRA LO ENCONTRARA EN LAS PAGINAS
38 615872 AMARILLAS PLUS
35 615871 AMARILLAS PLUS
16 615870 AMARILLAS PLUS
38 615851 WWW.AMARILLAS PLUS.CL
16 626095 CONSULTE...CONSULTE, LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 632086 TODO, TODO LO QUE A UD. SE LE OCURRA LO ENCONTRARA EN LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
Hace notar la parte que, en todos esos registros, es la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS" la que se ha constituido en parte importante de su imagen corporativa y que ella se encuentra en la totalidad de los registros marcarios citados, puesto que dicha expresión es precisamente la que se constituye en el elemento principal, rector y diferenciador de los registros. Incluso en su registro "LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS" la expresión LAS AMARILLAS va unida a su razón social, otro motivo por el cual el público consumidor identifica plenamente sus servicios y productos, de lo cual se desprende que la parte es dueña de una familia de marcas que identifican su posición comercial y que giran en torno al concepto de "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS". Acto seguido, expresa la parte que Chilnet S.A. intentó solicitar protección marcaria para la expresión "las amarillas de Chilnet", solicitud que fue rechazada por el Departamento de propiedad Industrial en virtud de existir la marca "Las amarillas de Publiguías". la parte explica que, coincidente con sus registros marcarios, en la red internet cuenta con una familia de nombres de dominio que la identifican y que cuentan en su denominación con la expresión identificadora LAS AMARILLAS, los cuales se derivan y corresponden a sub-clasificaciones precisamente del dominio AMARILLAS.CL registrado a su nombre. Dichos dominios han sido solicitados exclusivamente con el objeto de potenciar su negocio y de responder a lo que el público espera, ya que sin duda el público espera encontrar bajo dichos dominios la base de datos o la información que ella entrega y no la de un tercero que nunca se ha identificado con dicha expresión, prestando un mejor servicio a los consumidores, y a su vez, como una forma de proteger su proyecto comercial. A continuación, la parte desarrolla su convicción en orden a que Internet no es una realidad distinta o separada del mundo real, lo cual, en la especie, provoca que se produzcan confusiones en el público consumidor, dado que un tercero absolutamente ajeno a Impresora y Comercial Publiguías S.A. comenzará a utilizar la expresión LAS AMARILLAS o AMARILLAS en su mismo rubro, pudiendo configurarse incluso una suplantación de empresa. Además la expresión "las amarillas de chilnet" necesariamente se publicitará y se dará a conocer en el mundo real con la consiguiente violación de derechos marcarios involucrados. De esta manera, y teniendo presente que Internet es considerando como un medio más de comunicación social, y que por sus características tales como la rapidez en la circulación de información, acceso ilimitado a la información contenida y porque de una manera relativamente fácil llega a gran parte del público consumidor, es un medio que se desarrolla de una manera más eficaz que los medios de comunicación tradicionales, razón por la cual la confusión que por este medio se producirá en el público consumidor será de tal magnitud, que no cabe duda de que la expresión LAS AMARILLAS o AMARILLAS perderá toda la posición y significancia que la parte le ha otorgado durante todos los años de uso. Hace notar la parte que, del análisis de la composición del nombre de dominio lasamarillasdechilnet.cl puede apreciarse que tanto desde el punto de vista marcario como de la internet, es una denominación igual o que gráfica y fonéticamente se le asemeja, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase", lo anterior con relación al registro "Las amarillas de Publiguías", a lo que se adiciona que ambas cubren los mismos servicios de la marca mencionada. Denuncia también la demandante que Chilnet S.A., con su proceder, produce la dilución de sus derechos marcarios, con el consiguiente menoscabo de su derecho de propiedad y de su derecho a la imagen y a ser identificada tanto en Internet como en todas las esferas de la actividad económica. En cuanto a los fundamentos de Derecho, invoca el artículo 19 Nos 24 y 25 de la Constitución Política de la República, denuncia una infracción al artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile, el cual impone al solicitante responsabilidad porque su solicitud no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros, y para el evento de que su contraparte invoque a su favor el criterio "First Come, First Served" estima que, de acuerdo a la jurisprudencia en esta materia, el mismo sólo cabe ser aplicado para el caso de que ninguna de las solicitudes competitivas presente un mejor derecho sobre un cierto dominio objeto de disputa, criterio acorde con los principios que inspiran la legislación de Propiedad Industrial. Concluye que tal criterio no puede ni debe ser aplicado al caso de autos toda vez que, como queda dicho, la solicitud del primer solicitante infringió abiertamente el artículo 14 de Nic Chile, más aún cuando no es posible pensar que el primer solicitante, una empresa competidora y de su mismo rubro, haya desconocido la posición que la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS" tiene en el público consumidor. Al respecto, la parte explica que la demandada, Chilnet S.A., lleva aproximadamente 13 años en el mercado prestando servicios de publicidad e información, esto es, presta los mismo servicios y desarrolla su actividad económica en el mismo giro de Impresora y Comercial Publiguías S.A., por lo que mal pudo haber desconocido el impulso y desarrollo que ella le ha otorgado a la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS", lo cual lleva a suponer que la pretensión del primer solicitante es atraer al público consumidor a su página mediante la utilización de una expresión que se ha convertido en famosa y notoria precisamente por la acción desplegada por la parte en la misma actividad comercial. Imputa también mala fé a la primera solicitante, pues, teniendo en cuenta que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido la cosa por medios legítimos y exentos de todo fraude o vicio, no puede Chilnet S.A. haber desconocido el significado que la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS" posee en el mercado chileno dentro del giro desarrollado por las partes en disputa. Sobre el particular, trae a colación rechazos de solicitudes de marcas de Chilnet y jurisprudencia marcaria que reconoce a Publiguías S.A. el uso de la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS", dado que, en el año 1997, Chilnet S.A. intentó solicitar mediante la solicitud N° 368.556 la frase de propaganda LAS AMARILLAS DE CHILNET, la cual fue denegada de oficio, en virtud de la existencia del Registro N° 475.672 de LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS. Esto es, ya en esos años incluso el Departamento de Propiedad Industrial impidió a Chilnet S.A. el uso de la expresión LAS AMARILLAS para cubrir el mismo giro cubierto por ella, precisamente por que la parte ya contaba con el derecho para usar esa expresión, lo cual es también un reconocimiento de los derechos de propiedad y exclusividad de la parte sobre la misma. Invoca también mejor derecho sobre la expresión "LAS AMARILLAS", y fama y notoriedad de la misma, razón por la cual debe protegerse a sí misma y al público consumidor, defendiendo su identidad comercial y evitando que el público incurra en error o engaño respecto a la naturaleza, procedencia o calidad de los productos y servicios ofrecidos en dichos sitios. Invoca también los principios inspiradores de la Ley de Propiedad Industrial, la cual, en su artículo 20 letra h), protege las denominaciones registradas respecto de "cualquier solicitud que sea igual o que gráfica o fonéticamente se asemeje, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase". Esto es y en definitiva, la ley pretende evitar que existan registros iguales o parecidos para distinguir unos mismos servicios, con el objeto de proteger el privilegio otorgado, evitando en definitiva que el público consumidor se vea afectado por la confusión que se generaría en el mercado por la existencia de dos o más signos iguales o parecidos, cubriendo mismos servicios a nombre de distintos titulares. Lo mismo la letra f) del artículo 20 de la misma Ley prohibe el registro de expresiones que puedan causar confusión en el público consumidor. Respecto de la relación de esta normativa con los nombres de dominio, plantea la parte ser cierto que los nombres de dominio en Chile se rigen por el reglamento específicamente establecido al efecto por Nic Chile, pero no ser menos cierto que dicho Reglamento tiene la misma finalidad que nuestra Ley de Marcas, esto es, la conservación de un mercado limpio y la protección final del público consumidor y la debida garantía de identificación de la fuente productora de bienes o prestadora de los servicios. Solicita tener presente además que, y de acuerdo a la postura mayoritaria en la materia, sobre los nombres de dominio se tienen derechos personales que emanan del contrato celebrado entre el Nic Chile y el solicitante, y que como cualquier otro contrato, se debe respetar el derecho público chileno; por tanto, cada vez que exista una controversia entre los nombres de dominios y las marcas comerciales, deben prevalecer las normas de derecho público que protegen a estas últimas. Esto ha resultado indiscutido en el ámbito de las marcas famosas sobre el cual existe abundante jurisprudencia tanto en Chile y en la UDRP, que ha favorecido a los titulares de estas marcas, frente a terceros que las han solicitado como nombres de dominio o las han incluido en ellos. Alega entera buena fé de su parte y estima incomprensible el hecho de que el primer solicitante, en lugar de desarrollar un concepto propio que lo distinga de la competencia, intente usufructuar de la fama y notoriedad de la expresión desarrollada por ella, produciendo en definitiva una confusión en el mercado y diluyendo todo el esfuerzo desplegado en torno a hacer de la expresión LAS AMARILLAS y AMARILLAS lo que hoy es. Por todo lo antes expuesto, estima que debe otorgársele el nombre de dominio disputado, como un reconocimiento al hecho de ser quien desarrolló, potenció, es conocido e identificado por el público bajo este concepto y además es titular de derechos marcarios y usa profusamente la expresión LAS AMARILLAS en el mercado chileno, el tratarse de una expresión ya afamada y ampliamente reconocida por el público consumidor en el marco de su giro, derechos marcarios sobre la expresión, lo que unido a su buena fe, le otorgan el mejor derecho sobre el dominio LASAMARILLASDECHILNET.CL y al mismo tiempo hacen que la primera solicitud de Chilnet vulnere válidamente derechos adquiridos por ella. Solicita, en la parte petitoria de su libelo, se le otorgue dicho nombre de dominio con expresa condenación en costas para la primera solicitante.
Séptimo: Que en el mismo libelo de fojas 17, la parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A. se reservó las acciones civiles y criminales, así como los derechos que pudiera ejercer, especialmente el derecho a solicitar indemnización de daños y perjuicios y que emanaran como consecuencia de la infracción de todo tipo de derecho de propiedad intelectual e industrial, especialmente que emanen como consecuencia de la infracción de derechos marcarios que le corresponden.
Octavo: Que por resolución de fecha 27 de marzo de 2002, la cual rola a fojas 32 de autos, el Tribunal dio traslado de la demanda y tuvo presente la reserva de derechos y acciones solicitada.
Noveno: Que por escrito de fecha 11 de abril de 2003, el cual rola a fojas 33 y siguientes de autos, la parte de Chilnet S.A. contestó la demanda en los términos siguientes: la demanda de Impresora y Comercial Publiguías S.A. se ha interpuesto para impedir la libre competencia en el rubro de guías comerciales, empresariales y demás productos relacionados con estos servicios en Internet. Plantea esta parte que, en definitiva, en esta litis deberá resolverse la controversia entre diversos bienes jurídicos protegidos por la legislación chilena: por una parte, el derecho a propiedad industrial, y más precisamente las marcas como signos distintivos para denominar productos o servicios, con la libertad de emprender y la libre competencia en la actividad económica, entendida como la posibilidad que tiene cualquier persona de participar en determinada actividad económica como oferente o demandante, con libertad de decidir cuando entrar y salir del mercado sin que exista nadie que pueda imponer, individual o conjuntamente, condiciones en las relaciones de intercambio. Frente a esta controversia, en los términos de la parte, Publiguías S.A., relacionada con Telefónica CTC Chile, tiene una posición dominante. Chilnet S.A., por su parte, opera desde el año 1991 con su producto "Guías de Empresas Chilnet" (antes Indifax) convirtiéndose en la más completa y poderosa base de datos, contando con más de 75.000 empresas indexadas en todo Chile. El año 1995, Chilnet entró al mundo de Internet como www.chilnet.cl. dentro de sus productos y servicios se encuentran los siguientes: Guía de empresas, publicidad en páginas amarillas, hosting, conectividad, e-mail corporativo, administración de dominios, incorporación a buscadores internacionales, sitios web, catálogos de productos en internet, Banners publicitarios, canales de venta por internet, canales de compra por internet, interacción con compradores y proveedores por internet, interacción con clientes por internet, intranets, servicios wap, teniendo el propio Nic Chile registrada a la compañía en su página web dentro del directorio de empresas externas que ofrecen servicios de hostings, DNS, creación de páginas, etc. Alega, por ende, buena fé desde hace más de 10 años. Aduce la parte a su favor el principio "first come, first served" y poseer inscritas a su favor varias marcas comerciales con la denominación "chilnet", así como numerosos nombres de dominio. A continuación, se refiere al concepto "amarillas" , como genérico de una industria que consiste en guías o directorios de empresas, personas, actividades, etc., y que como tal se encuentra en el dominio público y puede ser utilizada libremente por cualquier persona. Cita jurisprudencia que así lo asevera, tal como el fallo del Tribunal Arbitral del Departamento de Propiedad Industrial de fecha 26 de diciembre de 2001, recaído en la solicitud de registro de marca "amarillas.com", y se menciona la circunstancia de que, de digitarse la expresión "Amarillas" en el buscador WWW.GOOGLE.COM se obtienen 225.000 resultados. En cuanto a la marca "las amarillas de publiguías", Reconoce la demandada que dicha marca pertenece a la actora, pero la protección marcaria se extiende al conjunto y no a sus componentes individualmente considerados. Algo similar sucedió con las expresiones "Frutera Sudamericana" y "Cablexpress", cuya jurisprudencia cita. Adicionalmente, menciona la demandada el caso sucedido ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial con fecha 31 de marzo de 2000, en los autos rol Nº 1.443-98, que debió seguir Publiguías S.A. para lograr inscribir su marca "las amarillas de Publiguías" que le había sido denegada. Finalmente, en mérito de todo lo anterior y habida consideración a que la palabra chilnet, que forma parte del dominio en disputa, es marca registrada a su favor y forma parte de su razón social, solicita se rechace la demanda, con costas, negando lugar a la asignación del nombre de dominio a la demandante por carecer de derecho a él y solicitándolo para sí, con expresa reserva de derechos.
Décimo: Que por resolución de fecha 29 de julio de 2003, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 50 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación "lasamarillasdechilnet" o en sus componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación "lasamarillasdechilnet" o de sus componentes. 3.- Efectividad de ser las palabras "amarillas", "páginas amarillas" o "secciones amarillas" expresiones genéricas, indicativas o comunes para distinguir los productos guías de empresas, comercio, industrias o de otro tipo. 4.- Rubro y giro comercial en que se desempeñan y/o negocios que desarrollan las partes litigantes, sólo en cuanto se relacionan con el nombre de dominio en disputa. 5.- Significado de la expresión "amarillas" y similares en el público consumidor chileno. 6.- Notoriedad y fama de la expresión "amarillas" y similares en el mercado nacional chileno. Pertenencia de la misma.
Undécimo:Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:
Por la parte demandada, se acompañaron los siguientes documentos: Lista de dominios.com y .cl solicitados y registrados a nombre de Chilnet S.A. o de su relacionada Mercantil.com (signada con el número 1) que contienen la expresión "amarillas" y la marca y parte de la razón social, "chilnet", debidamente respaldada con información entregada por los sitios www,opensrs.org y www.nic.cl incluyendo en los últimos casos una solicitud de revocación, presentada por la contraparte, pese a que el fondo del asunto ya fue discutido ante dos árbitros distintos y fallado favorablemente para Chilnet S.A., numerada de acuerdo en el siguiente orden respecto de esta lista de pruebas:
2. yellowsouth.com
3. guiadeempresas.com
4. amarillas.com
5. malldeempresas.com
6. mallempresarial.com
7. malempresarial.net
8. malldeempresas.net
9. amarillasdelsur.com
10. amarillasempresariales.com
11. empresa.cl
12. mallempresarial.cl
13. malldeempresas.cl
14. chilnet.cl
15. amarillasempresariales.cl
16. amarillasmercantil.cl
A) Información entregada por la página web de NIC Chile www.nic.cl que contempla los nombres de dominios actualmente en conflicto con la contraparte, signada con el número 17:
· Amarillasdechilnet.cl
· Lasamarillasdechilnet.cl
· Lasamarillasempresariales.cl
· Paginasamarillaschilnet.cl
B) Certificado emitido por Deloitte & Touche Auditores y Consultores, signado con el número 18 de la lista de pruebas.
C) Ejemplar Impreso de la Guía de Empresas de Chilnet del año 2001-2002, signado con el número 19 de la lista de pruebas.
D) Ejemplar Impreso de la Guía de Empresas de Chilnet del año 2002-2003, signado con el número 19 de la lista de pruebas.
E) Material publicitario
· Dos folletos publicitarios relativos a la Guía de Empresas Chilnet y a la División de Negocios Digitales signados con los números 20 y 21 respectivamente.
· Diskette con archivos de audio relativos a publicidad radial efectuada por Chilnet desde mayo hasta la fecha en las radios Infinita, Cooperativa, Zero, Activa y W signado con el número 22.
· Copia de 08 avisos publicitarios en Prensa: Diarios El Mercurio, Estrategia. Revista Capital, El Diario Financiero, signados con los números 23 al 30.
· 12 páginas en que consta la puesta de publicidad en distintos medios de comunicación escrito y en paletas publicitarias ubicadas en la vía pública, con reproducción de fotos de las mismas, numeradas del 31 al 42.
F) Lista de marcas concedidas a Chilnet S.A. que contienen la expresión amarillas y chilnet en los idiomas español e inglés, respaldada con información entregada por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Minería y Energía, numerada del 43 al 56.
43 Chilnet
44 Chilnet
45 Chilnet ubíquese y sea ubicado
46 Chilnet para vender más, para comprar mejor
47 Chilnet
48 Chilnet
49 Chilnet Yeloww Pages
50 Chilnet
51 Chilnet Publicidad Efectiva
52 Chilnet Yeloww Pages
53 Chilnet Chile en Internet
54 Chilnet.cl Miembro de amarillas.com
55 Mundo de los Negocios
56 Mundo de los Negocios
G) Seis páginas numeradas del número 57 a la 61 con información de Marcas registradas en distintos países de Latinoamérica a nombre de distintas empresas que contemplan la expresión amarillas.
H) Información de diferentes Web Sites numerados desde el 62 al 111 indicando que Chilnet S.A. o su relacionada Mercantil son empresas de Business Directory.
I) Información entregada por el sitio www.yppa.com sitio de la asociación de páginas amarillas de E.E.U.U, numerada desde el 112 al 116.
J) Información entregada por el sitio www.amarillas.cl (de propiedad de Comercial Publiguías S.A.) relativa a páginas amarillas en todo el mundo, separada por continente, numerada desde el 117 al 125.
Copia del Fallo del Tribunal Arbitral del Departamento de Propiedad Industrial (signado con el número 126) de fecha 26 de Diciembre de 2001, respecto de la solicitud de registro de la marca "Amarillas.com", en el cual se estableció que no era registrable dicha marca basándose exclusivamente en lo dispuesto en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, esto es por ser genérica.
Por la parte demandante, se acompañaron los siguientes documentos:
1) Copias de Portadas de las Guías de "Las Amarillas de Publiguías" de los años 1975 a 2002/2003.
2) Impresión de Certificado de Audiencia Sitio www.amarillas.cl - AMI, obtenido en la Asociación de Medios On Line, correspondiente al mes de Abril del 2003.
3) Copias autorizadas de los siguientes documentos:
A) 10 Títulos Marcarios de los registros cuya titularidad pertenecen a Impresora y Comercial Publiguías S.A. y que acreditan los derechos marcarios de la parte sobre la expresión AMARILLAS o LAS AMARILLAS:
9
572898
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16
572899
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
35
576041
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38
475671
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
42
475672
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
14
497360
LAS AMARILLITAS DE PUBLIGUIAS
16
572900
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS: LA MEJOR Y MÁS COMPLETA GUIA CLASIFICADA COM
16
572900
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16
553022
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38
615851
WWW.AMARILLAS.CL
B) Impresiones de Dominios registrados por Impresora y Comercial Publiguías en Chile, obtenidos desde la Base de datos de Nic Chile desde el año 1996:
- Lasamarillasdepubliguias.cl
- Amarillas.cl
- Amarilla.cl
- Amarillasinternet.cl
- Amarillaplus.cl
- Lasamarillas.cl
- Internetamarillas.cl
- Seccion-amarilla.cl
- Las-amarillas.cl
- Guiasamarillas.cl
- Catalogoamarillas.cl
C) Recibo de inscripción, Declaración Unica y de Iniciación de Actividades de Impresora y Comercial Publiguías S.A., de fecha 23 de Septiembre de 1974.
4) Impresión de la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial que acredita el rechazo de oficio de marcas solicitadas por Chilnet S.A. o su representante Sr, James Brierley por contener la expresión "Las Amarillas" en virtud de la existencia del registro N° 475.672 "Las Amarillas de Publiguías" cuya titularidad pertenece a la parte.
5) Copia de "Publitracking" PUBLIGUIAS, Estudio de Monitoreo de Publicidad y Marca", elaborado por Punto de Vista en Junio de 2003.
6) Informe Resultados "Encuesta Usuarios www.amarillas.cl" , realizado por Punto de Vista en Enero de 2003.
7) Copia autorizada de "Test de Logo 'Perrito' de Publiguías Chile" elaborado por EMER GFK en julio del 2002.
8) Copia autorizada de "Publitracking Publiguías-Estudio de Monitoreo de Publicidad y Marcas", elaborado por punto de Vista en junio del año 2002.
9) Copia autorizada de Estudio "Habitos de Consumo "Las Amarillas de Publiguías", Regiones, elaborado por The Media Group en el mes de mayo del año 2002.
10) Copia autorizada de Estudio "Hábitos de Consumo de Las Amarillas de Publiguías", Región Metropolitana", elaborada por The Media Group en el mes de Diciembre del año 2001.
11) Copia autorizada de estudio "Hábitos de Consumo de Las Amarillas de Publiguías", Región Metropolitana, elaborado por Media Dirección en el mes de Abril del año 2000.
12) Copia de Campaña Usuarios TV-Circulo" correspondiente al año 2002.
13) Copia de Campaña TV-Cierre de Ventas, Guía Región Metropolitana correspondiente al año 2002.
14) Selección de Piezas Promocionales, Impresos y Material de Audio, elaborado entre los años 1997 y 2002.
15) Insertos de Chilnet en periódicos.
Duodécimo: Que la parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A. presentó por escrito observaciones a la prueba, mediante actuación efectuada con fecha 25 de septiembre de 2003, la cual rola a fojas 60 de autos.
Décimo tercero: Que por resolución de fecha 27 de octubre de 2003, notificada a las partes con esa misma fecha, se citó a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:
Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite duodécimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni se invocó a su respecto causa legal que provocara su invalidez, inoponibilidad u otro vicio cualquiera, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, sin perjuicio del valor probatorio que éste Tribunal les asignará en definitiva y de tomarse en consideración las observaciones efectuados por las partes y que les atañen.
Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando segundo anterior y de lo alegado por la parte demandante en cuanto no ha sido controvertido, que la sociedad Impresora y Comercial Publiguías S.A. es una compañía legalmente constituida en el año 1974, llevando 28 años en el giro de edición de Guías Telefónicas, imprimiendo su publicación LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS, dedicada a la prestación de servicios en el área de la publicidad e información, mediante la creación de una gran base de datos constituida por aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en figurar en esa base de datos. Dicha publicación circula en la actualidad en más de 3.100.000 ejemplares a nivel nacional conjuntamente con la guía telefónica y es una importante fuente de información a la cual recurren los consumidores en materias de datos comerciales. A dicha publicación se la conoce hoy por numeroso público por el nombre coloquial de "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS". Que, con la llegada de nuevas tecnologías y la necesidad de complementar el servicio de publicación en papel, ha desarrollado desde septiembre del año 1996 servicios de entrega de datos e información comercial a través de Internet bajo el dominio que es la vez marca comercial WWW.AMARILLAS.CL y también LAS AMARILLAS.CL, pudiendo accederse a su sitio desde cualesquiera de estos nombres de dominio, acumulando mensualmente 9.048.461, páginas vistas según estadísticas de la Asociación de Medios en Internet. Que numeroso público consumidor asocia e identifica la expresión "AMARILLAS" o "AMARILLAS,CL" con el producto y servicios otorgados por ella, lo cual ha sido obtenido como resultado de un continuo trabajo potenciador de la expresión y de una importante inversión publicitaria, poseyendo numerosas marcas comerciales y nombres de dominio asociados a la palabra "amarillas" y que tal expresión es famosa y notoria.
Tercero: A su vez, consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior y de lo alegado por la parte demandada en cuanto no ha sido controvertido, que la sociedad Chilnet S.A. lleva más de 10 años de dedicación en el rubro de Directorios, que fue la primera en solicitar el nombre de dominio "lasamarillasdechilnet.cl", que posee registradas varias marcas y nombres de dominio relacionados con la expresión "amarillas" y también "chilnet" en idiomas castellano e inglés.
Cuarto: Que ha recaído controversia sobre los siguientes hechos substanciales y pertinentes, la cual el tribunal debe dilucidar en este momento: a)"Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación "amarillasdechilnet" o en sus componentes. Respecto de este punto, el Tribunal estima acreditado el interés de ambas partes en la denominación "amarillas", pero juzga superior el interés de la demandada en la parte "chilnet", por cuanto corresponde a una marca inscrita a su favor, y a su propio nombre o razón social. 2.- En cuanto a la utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación "amarillasdechilnet" o de sus componentes, ambas partes han desarrollado tanto la expresión "amarillas" pero el componente "chilnet" figura solamente adscrito a la demandada. 3.- en cuanto a la efectividad de ser las palabras "amarillas", "paginas amarillas" o "secciones amarillas" expresiones genéricas, indicativas o comunes para distinguir los productos guías de empresas, comercio, industrias o de otro tipo, el Tribunal considera la prueba instrumental rendida por las partes, particularmente los antecedentes aportados por Chilnet, y juzga que la palabra "amarillas" es hoy en Chile una palabra genérica, indicativa de guías de empresas, comercio, industrias o de otro tipo. 4.- En cuanto al rubro y giro comercial en que se desempeñan y/o negocios que desarrollan las partes litigantes, sólo en cuanto se relacionan con el nombre de dominio en disputa, ha quedado esclarecido que ambas partes son competencia en el rubro de guías comerciales; 5.- En cuanto al significado de la expresión amarillas en el público consumidor chileno, la prueba aportada permite relacionar dicha expresión primordialmente, pero no exclusivamente, con los productos de Impresora y Comercial Publiguías S.A.; 6.- En cuanto a la notoriedad y fama de la expresión amarillas y similares en el mercado nacional, se ha comprobado que se trata de una expresión pública y notoria.
Quinto: El punto esencial de esta controversia lo constituye el saber cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Confluye a favor de la demandada el haber impetrado el nombre de dominio en primer lugar y con anterioridad a cualquier otro solicitante, el desarrollar productos que se relacionan con el nombre de dominio y con sus componentes individualmente considerados y el tener derechos marcarios y nombres de dominio relacionados, así como ser parte del nombre en disputa su propio nombre social y su marca comercial más distintiva. A favor de la demandante, confluye el corresponder la parte distintiva del nombre en disputa a uno de los nombres con los cuales es conocida y comercia activamente, y el cual goza de fama y notoriedad, y sobre la cual posee derechos marcarios y nombres de dominio anteriores a la solicitud de nombre de dominio presentada por la demandada.
Sexto: No obstante, para el Tribunal resulta decisiva la clara relación de pertenencia que el nombre de dominio en disputa establece de un nombre genérico respecto de una de las partes en conflicto: la palabra "lasamarillasde chilnet" se vincula a uno de los litigantes, Chilnet S.A., y despejado el punto en orden a que la palabra "amarillas" es efectivamente un genérico, su atribución a quien figura como detentador en el nombre no puede ser dudosa.
Séptimo: Los razonamientos anteriores llevan a este Tribunal a concluír que, no obstante el interés y derechos de la demandante en el nombre de dominio en disputa, no se dan los supuestos para privar a la demandada del nombre de dominio inscrito primeramente por ella, pues, además de haber demostrado también interés en dicho nombre, es a su respecto primera solicitante, se trata de un nombre genérico y ese nombre aparece vinculado directamente con su propio nombre, que es también marca inscrita a su favor.
Octavo: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, invoca, además de las normas legales mencionadas en las partes precedentes de esta sentencia, los artículos 10, 12 y 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile.
Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitaje, de Nic Chile,
RESUELVO:
Primero: Que se rechaza la demanda deducida por parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A. en contra de Chilnet S.A. y se asigna el nombre de dominio lasamarillasdechilnet.cl al primer solicitante, Chilnet S.A.
Segundo: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.
Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile.
Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro