Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "lifestyles.cl"

En Santiago de Chile, a dieciocho de octubre de dos mil cuatro, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio lifestyles.cl, suscitado entreSergio Letelier Lahde, RUT Nº 13.273.186-1, y ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC. REP SARGENT & KRAHN, RUT Nº 79.713.300-0, ya individualizados en autos, se resuelve:

VISTOS:

1.- Que con fecha 03 de noviembre del año 2003 se recibió de NIC Chile el Oficio N° OF03218, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio lifestyles.cl.

2.- Que a fs. 4, por resolución de fecha 07 de noviembre del año 2003 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 20 de noviembre del año 2003 a las 09:45 horas, en Av. Gral. Bustamante 30, oficina 12, comuna de Providencia, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 5.

3.- Que a fs. 6 don Luis Fernando Ureta, en representación del segundo solicitante, solicita la suspensión del comparendo fijado por resolución de fs. 4 por una semana o por el plazo que el árbitro determine, a lo que esta árbitro resuelve a fs. 7 como se pide, fijándose como nuevo día y hora para la realización de la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento el día jueves 27 de noviembre a las 9:15 horas, notificándose dicha resolución a las partes, al correo electrónico registrado por sus contactos administrativos en Nic Chile.

4.- Que a fs. 20 se provee escrito presentado por el segundo solicitante a fs. 19, teniendo presente el patrocinio y poder de don Jorge Caro Cordero, y la delegación de tal poder a don Luis Fernando Ureta Icaza, teniendo, asimismo, por acompañados los documentos que acreditan los patrocinios y poderes referidos y que rolan de fs. 8 a fs. 18.

5.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del apoderado de la segundo solicitante ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC, don Luis Fernando Ureta Icaza, tal y como consta a fs. 21. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes por la no concurrencia de una de ellas, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose la resolución correspondiente personalmente al segundo solicitante y por correo electrónico al primer solicitante.

6.- Que a fs. 22 el segundo solicitante acompaña a los autos comprobante de depósito bancario de parte de los honorarios provisionales.

7.- Que a fs. 33, la solicitante ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC representada por el abogado Luis Fernando Ureta Icaza, presenta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, solicitando se le asigne el nombre de dominio en disputa, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

A)                LOS HECHOS:

Señala que su representada es una de las mayores empresas mundiales dedicadas a la producción y venta de productos del área salud, tanto a nivel industrial como a nivel de consumo masivo y que dentro de la línea de productos de consumo masivo es una de las empresas líderes en el segmento de preservativos y otros productos derivados del caucho. Agrega que dada la importancia que su mandante otorga a la tecnología desde el año 1995 ya cuenta con su sitio web. Destaca que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular en el mercado "real" con los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Señala que con el objeto de publicitar sus productos y proyectos a través de Internet, es que su mandante cuenta con diversos nombres de dominio solicitados y operando actualmente. Además, agrega que su representada cuenta a la fecha con dos registros marcarios, registrados en Chile, para su marca "Lifestyles". Dichas marcas corresponden a los registros marcarios N° 581.951 "LIFE STYLES", para distinguir lubricantes personales, clase 10, registro obtenido con fecha 09 de noviembre de 2000, y N° 533.432 "LIFE STYLES", para distinguir todos los productos, clase 10, registro obtenido con fecha 28 de enero de 1999.

Junto a lo anterior, señala el representante del segundo solicitante, que es necesario destacar que la marca ""LIFE STYLES" se encuentra registrada en la mayoría de los países del mundo, contando con los debidos registros marcarios en dichos países. A este respecto el segundo solicitante solicitó un plazo adicional al tribunal arbitral para presentar material probatorio sobre este punto, a lo que el tribunal proveyó a fs. 41 "traslado", dicho traslado no fue evacuado por el primer solicitante, y el segundo solicitante, no acompañó a los autos, el material probatorio ofrecido.

Agrega que su mandante, ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país y en el extranjero. Señala que prueba de ello, son los registros marcarios, además de publicaciones que se acompañan y que no admiten debate alguno, los cuales dan cuenta del uso y fama de la marca "LIFE STYLES".

Indica que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, señala que el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real".

Finalmente, indica que si el nombre de dominio "lifestyles.cl" se le adjudicara a Sergio Letelier Lahde, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "lifestyles.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, señala que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En ese sentido indica que su representado, ha registrado los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones locales y que son de fecha anterior a la solicitud presentada por el demandado: www.lifestyles.com creado con fecha 18 de septiembre de 1995, www.ansell.com, creado con fecha 13 de octubre de 1995, y www.ansell.cl, creado con fecha 13 de noviembre de 2002.

B)        EL DERECHO

Como primer argumento o antecedente de derecho el representante del segundo solicitante efectúa una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, respecto a este punto señala que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica de esa red, para de esta forma, poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como: páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc. Indica que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa, de lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

Como segundo argumento o antecedente de derecho el representante del segundo solicitante se refiere a los criterios aplicables a los conflictos por asignación de nombres de dominio.

Respecto del criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, indica que en el derecho comparado, y en los últimos años en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales y que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

En razón de lo anterior, sostiene que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Agrega que la UDRP reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Indica que en el título preliminar de dicha normativa se señala que: se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

Indica que dicho criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

Agrega que si en el caso de autos se asignara el nombre de dominio en disputa a su contraparte, se estaría produciendo una dilución de la afamada marca "Life Styles" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearen ingresa al nombre de domino "lifestyles.cl", con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el país ya que se encontrarán con cualquier otra información, de una entidad completamente distinta a la de su mandante, sobre todo teniendo en cuenta que su mandante tiene dominios para su marca en extensiones .cl y .com, entre otras.

Reproduce considerando de la sentencia de fecha 09 de julio de 2001, respecto al nombre de dominio "kiwi.cl", afirmando que en ese caso, "...sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior".

Termina en este argumento, el representante del segundo solicitante, indicando que el criterio reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, y que es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

Como segundo criterio se refiere al de la notoriedad del signo pedido, indicando que esta teoría, postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Señala que es evidente, que este criterio, obliga a concluir que sus mandantes tienen el mejor derecho sobre el nombre de dominio "lifestyles.cl", debido a que su mandante es el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel internacional y nacional a la denominación "LIFE STYLES", lo que se demostraría con la publicidad que se acompaña a la demanda mediante copia de las páginas web, siendo aplicable este criterio al caso de autos.

Por último, indica como tercer criterio el del mejor derecho y buena fe, indicando al respecto, que su representada se opuso a la solicitud de "lifestyles.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile y en el extranjero para la expresión "LIFE STYLES". Destaca que la marca "LIFE STYLES" es una marca creada, desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad, de manera, que si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

El tercer argumento o antecedente de derecho expuesto por el mandatario del segundo solicitante dice relación con la titularidad de los registros marcarios para el signo "LIFE STYLES", al respecto indica que su mandante es titular de registros marcarios en Chile y el mundo para el signo "LIFE STYLES" y que en esas circunstancias resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio "lifestyles.cl" le corresponde a su representada, con el mérito de la titularidad de la marca "LIFE STYLES".

Concluye su argumentación indicando que teniendo presentes todos los fundamentos expresados a lo largo de su presentación, es su representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio de disputa en autos. Indica que existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el derecho prioritario de sus mandantes sobre el signo en disputa.

Agrega que la asignación del nombre de dominio en disputa a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables a la materia. Indica que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su representada.

Por último, señala que aún prescindiendo de las consideraciones relativas a una eventual infracción marcaria descritas, la sola aplicación de los criterios de resolución de conflictos reflejados en la UDRP y en los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento de Nombres de Dominio en cl., debe concluirse que es su representada la llamada a la titularidad del dominio "lifestyles.cl".

En el petitorio solicita que se tenga por presentada demanda en juicio arbitral en contra de Sergio Letelier Lahde, acogerla a tramitación y en definitiva, resolver asignando el nombre de dominio "lifestyles.cl" a sus mandantes.

Como medios de prueba de sus alegaciones, esta parte acompaña, con citación:

a)      Copia de registro marcario N° 581.951 "LIFE STYLES", para distinguir lubricantes personales, clase 10, registro obtenido con fecha 09 de noviembre de 2000, de fs. 29 a 30.

b)      Copia de registro marcario N° 533.432 "LIFE STYLES", para distinguir todos los productos, clase 10, registro obtenido con fecha 28 de enero de 1999, de fs. 31 a 32.

c)      Información del segundo solicitante y de su producto obtenida de la página web www.lifestyles.com, de fs. 23 a 28.

8.- Que a fs. 39 se acompaña boleta de consignación de parte de los honorarios provisionales por parte del segundo solicitante, la que se tiene por acompañada y agregada autos a fs. 40 por el tribunal.

9.- Que a fs. 41 se tienen por interpuestas las alegaciones de mejor derecho de parte del segundo solicitante. Se da traslado de ellas y se tiene por acompañados los documentos, ordenándose agregar a los autos, además se da traslado al primer solicitante respecto de la solicitud de ampliación del plazo para presentar material probatorio.

10.- Que a fs. 42 se citó a las partes a oír sentencia y se fijaron los honorarios definitivos.

11.- Que a fs. 43 se acompaña boleta de consignación de parte de los honorarios definitivos por parte del segundo solicitante, la que se tiene por acompañada y agregada autos a fs. 44 por el tribunal.

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos nos lleva a discurrir en torno a si la segunda solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "lifestyles.cl", disputado en estos autos, al punto que permita romper el principio "first come first served" que, como actualización tecnológica del viejo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure" inspira la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio en Internet.

SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios, afectándose además la identificación de una marca que no sólo tiene presencia en el mercado "real" sino que también se comercializa a través de Internet. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que no sólo cuenta con registros marcarios para el signo LIFE STYLES, sino que además dicho signo corresponde a su identificación primigenia en la red, a través del nombre de dominio "lifestyles.com", sitio en el que, como se desprende de la prueba acompañada a fs. 28 de autos, se comercializan productos identificados con dicha marca a través de Internet.

SEXTO: Que, sólo esta parte se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y antecedentes al mismo que llevan a concluir su derecho sobre el signo en disputa, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado. Es más, su inactividad, pese a haber sido notificado por carta certificada y correo electrónico tal como prevé el reglamento de Nic Chile, relativo al funcionamiento del sistema Nombres de Dominio en el ccTLD .cl, hacen presumir su falta de interés en el registro dominio. Esto se ve corroborado además por su inactividad en orden a utilizar el dominio, ya que como ha constatado este árbitro, el dominio a esta fecha aún no se ha activado. Estas consideraciones inducen a este árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio lifestyles.cl, en disputa, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento  para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "lifestyles.cl" al segundo solicitante ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC. REP SARGENT & KRAHN, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Alejandra Moya Bruzzone

Árbitro Arbitrador

 

 

 Firman como testigos de actuación los abogados:

  

Paula Jervis Ortiz,	Alberto Cerda Silva
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.472.069-9