Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "lospopeyes.cl"

Santiago, 16 de mayo de 2003

 

Que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, domiciliada en Casilla 160-C, correo 3, Concepción, cuyo contacto administrativo es don Nelson Fuentes Jara, para estos efectos del mismo domicilio, solicitó con fecha 3 de mayo de 2002, el nombre del dominio lospopeyes.cl, y a su vez, la sociedad AFC Enterprises, Inc., cuyo contacto administrativo es doña Sandra Seguel, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, solicitó, con fecha 29 de mayo de 2002, el mismo nombre de dominio lospopeyes.cl;Que mediante Oficio OF02313, de Nic Chile, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre del dominio "lospopeyes.cl";Que habiéndose aceptado el cargo de Árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución, de fecha 7 de noviembre de 2002, que rola en autos, mediante carta certificada, a una audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento a las 9.30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicada en Avda. Antonio Varas 175, Of. 1108, piso 11, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 21 de noviembre de 2002 recibió en el despacho de este Juez arbitro correspondencia firmada por don Nelson Fuentes Jara, que en su calidad de Jefe Administrativo de la Facultada de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción manifiesta su voluntad de renunciar plenamente a todo interés, pretensión o titularidad sobre el dominio lospopeyes.cl, en favor de AFC Enterprises, INC.;

Que con fecha 22 de noviembre de 2002, comparece el Estudio Jurídico Sargent & Krahn acreditando el pago de los honorarios arbitrales provisorios;

 Que con fecha 22 de noviembre de 2002 y a la hora fijada ninguna de las partes compareció a la audiencia de todo lo cual se dejó constancia en autos;

Que con fecha 26 de noviembre de 2002 este Tribunal proveyó presentación de los señores Sargent y Krahn teniendo por acreditados el pago de los honorarios arbitrales y a la presentación del señor Nelson Fuentes Jara, solicitó se acompañe documentos que acrediten que tiene facultades para renunciar en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y fotocopia de la cédula de identidad del mismo y se fijó nueva audiencia para el día 12 de diciembre a la 9:30 horas;

Que a la hora fijada para la audiencia, nuevamente ninguna de las partes compareció de lo cual se dejó debida constancia en autos;

Que con fecha 17 de diciembre de 2002, visto y teniendo presente el mérito del proceso, este Tribunal citó por última vez, a las partes, a nueva audiencia para el día 6 de enero de 2003;

Que con fecha 6 de enero de 2003, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la asistencia de don Fernando Ureta Icaza, Abogado, en representación de AFC Enterprises, Inc., paralo cual realiza presentación, solicitando en lo principal: Asume Patrocinio y Poder; en primer otrosí: Delegación de poder; y en el segundo otrosí. Acompaña documentos, y,  en rebeldía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción;

Que al no haberse producido conciliación por inasistencia de una de las partes y conforme a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 4, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, la Árbitro fijó el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó acta dándose por notificado personalmente la parte asistente y notificándose vía e-mail a la parte inasistente, todo lo cual consta en autos;

Que a la presentación de don Fernando Ureta I. este Tribunal resolvió a lo principal y al primer otrosí: téngase presente y al segundo otrosí: por acompañados con citación;

Que con fecha 21 de enero de 2003, comparece don Luis Ureta Icaza, solicitando prórroga del plazo para acreditar pago de los honorarios arbítrales definitivos y para cumplir con lo dispuesto en la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento, argumentado que está en conversaciones con el primer solicitante la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción,  acompañando como fundamento de su solicitud correspondencia intercambiada, a todo lo cual este Tribunal accedió, otorgando la prórroga solicitada;

Que con fecha 18 de marzo de 2003, don Luis Fernando Ureta Icaza en representación de AFC Enterprises, Inc., realiza presentación solicitando en lo principal: demanda arbitral por asignación de nombre del dominio, fundando esta presentación en el hecho que la empresa "Popeyes", corresponde a una de las más importantes empresas de comida rápida actuales, con presencia en diversos países y cuenta con más de mil restaurantes propios o a través del sistema de franquicia. Creada en 1972, en New Orleáns, bajo la idea de agregar el clásico sabor de comida "Cajun", la empresa tuvo rápida aceptación del público, lo que le permitió expandirse tanto en Estados Unidos,  como en el extranjero. Desde 1997 cuenta con una sitio web denominado, www.popeyes.com. Manifiesta que su representada cuenta con dos registros marcarios en Chile, para su marca "popeyes",  que corresponden al Nº 508.318, para distinguir productos de la clase 29, del año 1998; registro Nº 508.319, igualmente para productos de la clase 29, del año 1998.

 

Además, expresa que la marca "popeyes" se encuentra registrada en la mayoría de los países en que se comercializa. Como prueba de lo anterior se acompaña copia del certificado de registro contenido en la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de Estados Unidos. Expresa que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca, lo que se prueba con los registros marcarios, además de publicaciones que se acompañan y que no admiten debate alguno, los cuales dan cuenta del uso y fama de la marca "popeyes". Agrega que de otorgarse el nombre del dominio "los popeyes.cl", a la Universidad de Concepción, lo usuarios de Internet, al ingresar a este sitio, se encontraran con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión entre los usuarios de Internet. Además, su representada ha registrado otros nombres de dominio "popeyes" de fecha anterior al pedido por el primer solicitante, a saber, popeyes.com,; popeyes.org; popeyes.us; popeyes.cl;

Manifiesta que en derecho comparado en los últimos años se efectúa una inmediata y lógica relación entre los nombres del dominio y las marcas comerciales, puesto que comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos, que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. Manifiesta que el 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de nombres de dominio, desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet, que señaló como aspecto fundamental para la resolución de dicho conflicto, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Agrega, que dicha normativa expresa que se considerará como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios, si  el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de producto o servicio respecto la cual la parte demandante tiene derecho. Así, dice, estos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, en los términos que más adelante se señalan.

Agrega que el criterio que relaciona  el nombre de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Además, expresa, el dominio debe ser de la parte que ha conferido al mismo, fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional. De esta forma, la aplicación de este criterio obliga a concluir que su mandante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "lospopeyes.cl", debido a que su mandante es el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a esta denominación. Agrega que, la marca "popeyes" es una marca creada, desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad, lo que demuestra que el mejor derecho sobre el dominio materia de estos autos lo detenta su representada;

Manifiesta que el primer solicitante no es titular de registros marcarios para el signo "popeyes". En estas circunstancias, resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio en cuestión corresponde a su representada. Concluye que la asignación del dominio "lospopeyes.cl", a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión al público consumidor, que no se condice con el espírituº de la normativa vigente, de ICANN y reconocidos en la Reglamentación de Nic Chile, aplicables a la materia. Acompaña como documentos fundantes de su petición, copia de los registros de la marca "popeyes", Nº 508.318 y 508.319, a nombre de AFC ENTERPRISES, INC., ambos en la clase 29, en el Departamento de Propiedad Industrial de Chile; copia de registros de nombre de dominio popeyes.com; popeyes.cl y popeyes.us, creados en el año 1997, 1999 y 2002 y que expiran respectivamente, el año 2011 y 2007, copia de registro de la marca "popeyes" en Estados Unidos de Norteamérica, registro Nº 155225, de fecha 1989 y registro Nº 1551239, del año 1989, a nombre de POPEYES INC.,  impresión bajada de Internet acerca de la historia de "los popeyes", relativa a los primeros 30 años, que da cuenta que la historia de "los popeyes", empezó en el año 1972 y en 1993, bajo la nueva compañía AFC ENTERPRISES, INC, la compañía lanzó una nueva era de expansión.

A todo lo anterior este Tribunal proveyó, con fecha 19 de marzo de 2003, a lo principal, no a lugar en la forma solicitada, sin perjuicio de tener por presentadas las observaciones y reglamentaciones a que se refiere la cláusula primera del Acta de fijación de Procedimiento, de fecha 6 de enero de 2003, al primer otrosí, por acompañados, con citación.

Que con fecha 25 de marzo de 2003, este Tribunal en virtud de lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de fijación de Procedimiento,  abrió un término de prueba por un período de 5 días, fijándose como punto: acredítese la existencia y hechos  que constituye en el mejor derecho

Que con fecha 16 de abril de 2003, visto y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de fijación de Procedimiento, se citó a las partes a oír sentencia.

Que existe constancia en autos del pago de los honorarios arbitrales

 

TENIENDO PRESENTE

 

1.- Que consta de los documentos acompañados por AFC ENTERPRISES INC., no objetados, que esta empresa tiene registrada, en Chile, la marca "popeyes", y que el registro más antiguo en el país, es de el año 1998, como, asimismo, consta que la misma empresa tiene asignada los nombres de dominio popeyes.com, en el año 1997 popeyes.org, en el año 1999 y popeyes.us, en el año 2002;

2.- Que consta igualmente en este proceso, que la primera solicitante habiendo sido notificada por carta certificada y vía e-mail, no compareció durante el proceso, ni objetó los documentos acompañados por el segundo solicitante, sino , al contrario su contacto administrativo hizo llegar al despacho de este Tribunal, un documento en el cual en su calidad de Jefe Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, manifiesta su voluntad de renunciar al dominio "lospopeyes.cl", a favor de AFC ENTERPRISES INC., renuncia que este sentenciador ha rechazado por no cumplir con las formalidades legales para ello;

3.- Que el nombre del dominio solicitado en primer lugar por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, difiere sólo en la agregación del artículo "los", con la marca registrada en Chile por el segundo solicitante "popeyes", con los nombres el dominio asignados al mismo;

4.- Que el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes respecto de un mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no es un conflicto de revocación ;

5.- Que el registro como marca de una expresión constituye un derecho de propiedad en conformidad a la ley Nº 19.039, que establece las Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 77, de 6 de mayo de 1991, y además, también tiene consagración constitucional a través del artículo Nº 19 artículo 25, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, que garantiza la propiedad industrial sobre las patentes de invención y marcas comerciales;

6.- Que la primera solicitante no ha demostrado tener derechos ni interés legítimos, con respecto al nombre del dominio "lospopeyes.cl", aparte de haber presentado su solicitud, ante Nic Chile, en primer lugar;

7.- Consecuencialmente, establecido en estos autos que, la expresión "popeyes" es una marca que posee varios registros en Chile, de propiedad de AFC ENTERPRISES INC., el primer registro, de esta marca en nuestro país, data del año 1998, esto es, con mucha anterioridad a la solicitud del dominio de la primera solicitante, el dominio solicitado en primer lugar por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción difiere sólo en la agregación del artículo "los" con la marca registrada por el segundo solicitante y, considerando que el registro de una marca otorga un derecho de propiedad a nombre de su titular, esta arbitro estima que, de asignar el nombre de dominio al primer solicitante, se estarían afectando derechos de propiedad previos y legítimos del segundo solicitante y normas especiales respecto de la propiedad industrial;

 

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, de la misma Reglamentación, SE RESUELVE: asígnese el dominio "lospopeyes.cl", al segundo solicitante AFC INTERPRISES. INC.,

 

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la secretaría de Nic Chile, fírmese la presente resolución por el árbitro y por don Héctor Bertolotto Villouta y doña Lourdes Valdovinos Julio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

 

                                                                                                           

 

 

              Secretario Abogado                                                         Juez Árbitro

       Héctor Bertolotto Villouta                                                   Jacqueline Abarza T.

 

 

 

            Lourdes Valdovinos J.

                    Testigo