Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "lubricentro.cl"

Santiago, a 7 de abril de 2003.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF02343 de 16 de octubre de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio lubricentro.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don Emilio Torres Valdivia, comerciante, domiciliado en avenida José Arrieta 7092, comuna de La Reina, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio lubricentro.cl, el cual pidió a su favor el día 19 de mayo de 2002 a las 14:00:16 GMT y Exxon Mobil Corporation, sociedad comercializadora de combustibles, representada por su contacto administrativo don Christopher Doxrud, abogado, ambos domiciliados para los efectos de este juicio en calle San Pío X Nº 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio lubricentro.cl, el cual pidió a su favor el día 17 de junio de 2002 a las 15:13:25 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 22 de octubre de 2002, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de octubre de 2002 a las 17:00 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 23 de octubre de 2002, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 8 de autos.

Quinto: Que por resolución de fecha 23 de octubre de 2002, la cual rola a fojas 9 de autos, debido a un evento de fuerza mayor, se postergó el comparendo decretado para el día 30 de octubre de 2002, a las 17:00 horas, quedando fijado para el día 31 de octubre de 2002, a las 17:00 horas. Dicha resolución se notificó el mismo día 23 de octubre de 2002.

Sexto: Que el día 31 de octubre de 2002, a las 17:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de ambas partes, procediendo los comparecientes a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia y quedando notificados de lo obrado, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 19 de autos.

Séptimo: Que por escrito de fecha 15 de noviembre de 2002, la parte de Exxon Mobil Corporation dedujo demanda arbitral de asignación del nombre de dominio “lubricentro.cl” invocando los siguientes argumentos: El rubro de Exxon Mobil Corporation se basa en la extracción, transporte, refinación y comercialización de combustibles, la fabricación de otra serie de productos derivados del petróleo, tales como lubricantes, y servicios relacionados a todos sus productos. La empresa tiene presencia en los cincos continentes, a través de sus filiales y de la comercialización de sus productos, y en América Latina, incluyendo Chile, se instauró bajo la marca “ESSO”, alcanzando un renombre y prestigio indiscutible. Como tal, posee registradas numerosas marcas de productos y servicios en casi todos los países del mundo, siendo una de sus marcas, precisamente, el nombre de dominio en disputa. En Chile, la empresa tiene presencia a través de “Esso Chile Petrolera”, donde posee una destacada y prestigiada presencia, a través de sus productos, y estaciones de servicios, donde se encuentran los famosos “ESSO MARKET”, o “TIGER MARKETS”, y sus “LUBRICENTROS”, los cuales superan los 94, constituyendo el 40% de los automarkets en Chile. Sólo en Chile, Exxon Mobil Corp, cuenta con más de 200 registros marcarios destinados a proteger todos y cada uno de sus productos. En lo pertinente al nombre de dominio en disputa lubricentro.cl, la demandante es titular del registro de marca comercial LUBRICENTRO, número de registro 403.005, para la clase 37, “Servicios en los cuales se expenden combustibles, lubricantes, neumáticos, baterías, accesorios para camiones y demás vehículos y maquinarias en general” . Desde el punto de vista del derecho aplicable, la demandante invoca el inciso primero del artículo 10 y el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC CHILE, el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, los artículos 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto N°425, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, los artículos 16 y 41  de ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados en el comercio, promulgado por Decreto N° 16, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995 y los números 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC CHILE, en el Título “De las Revocaciones de Dominio”. Ahora bien, frente a la probable alegación de la demandada y primera solicitante en orden a que el vocablo “LUBRICENTRO” constituye un genérico que dice relación con un servicio relativo a la comercialización de Lubricantes, aduce la demandante que tal denominación no constituye un genérico y si una marca comercial registrada, cuyo posicionamiento en el público se debe, precisamente, a los esfuerzos desplegados por ella. Invoca, adicionalmente, la demandante, ser “lubricentro” una marca famosa y notoria y la circunstancia de ser el rubro del demandado precisamente la comercialización de lubricantes, lo que lleva a suponer que, al momento de presentar su solicitud de nombre de dominio, debía estar en pleno conocimiento de que “LUBRICENTRO” es de creación suya. Aduce finalmente el riesgo que entraña para sus derechos el uso del nombre de dominio “lubricentro” por parte de la demandada. En mérito de todo lo anterior, solicita la asignación del nombre de dominio en disputa a su favor, con costas.

Octavo: Que por decreto de fecha 18 de noviembre de 2002, el cual rola a fojas 33 de autos, se tuvo por interpuesta demanda por la parte de Exxon Mobil Corporation, confiriéndose traslado de la misma, el cual se tuvo por evacuado en rebeldía de la demandada.

Noveno: Que con fecha 27 de noviembre de 2002, mediante resolución que rola a fojas 40 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación “lubricentro” y “utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación “lubricentro”.

Décimo: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:

     Por la parte demandante: Fotocopia del registro N° 403.005 de la marca “LUBRICENTRO”, de fecha 8 de marzo de 1993, el cual renueva el registro 270.204.

Por la parte demandada,

a.- Fotocopia recibo de declaración de capital año 2002, de la Dirección de Administración y Finanzas Sección Patentes Comerciales, Municipalidad de la Reina.

b.- Fotocopia comprobante de patente, ficha N° 124/98, Dirección Finanzas /Sección patentes, Municipalidad de la Reina.

c.- Fotocopia de Formulario de Modificación y Actualización de la Información SII, 21/11/97.

d.- Fotocopia Factura de la compra del dominio “lubricentro.cl”, número de proceso 20020519140016.

e.- Fotocopia de compra de productos, Rut: 7.419.364-1

f.- Fotocopia de compra de productos, Rut: 78.997.250-8.

g.- Fotocopia de e-mail cursados entre los correos crodriguez@xxxxx, carolina@xxxxx, clcdioxrud@xxxxx y otros.

h.- Copia del formulario de dominio lubri-centro.cl

Décimo primero: Que, acompañados los instrumentos antes referidos con citación de las partes y bajo apercibimiento legal, estos no fueron impugnados sino sólo objeto de observación por su contraria los acompañados por la demandada. 

Décimo segundo: Que ambas partes efectuaron presentaciones tendientes a hacer presentes al tribunal hechos y circunstancias relacionados con la litis, teniéndolas presentes el Tribunal.

Décimo tercero: Que por resolución de fecha 18 de diciembre de 2002, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 59 de autos, se citó a las partes a oir sentencia.

Décimo cuarto: Que por resolución de fecha 2 de enero de 2003, notificada a las partes con esa fecha, la cual rola a fojas 60, se dispuso la práctica de la siguiente medida para mejor resolver: consultar en la red internet por el nombre de dominio “lubricentro” y los sitios asociados al mismo, designándose para tales efectos al buscador Google.cl y fijándose para la práctica de la diligencia la audiencia del día martes 7 de enero de 2003 a las 9:00 horas en la oficina del Arbitro, pudiendo concurrir las partes o sus apoderados.

Décimo quinto:el día 7 de enero de 2003, a las 9:00 horas, se llevó a efecto la medida para mejor resolver decretada a fojas 60, con la comparecencia de la demandada y en rebeldía de la parte demandante. El Arbitro dió inicio a la búsqueda en Internet a través del buscador GOOGLE.CL, apareciendo cuatro páginas con una serie de sitios vinculados al nombre “lubricentro”, abiertos algunos de los cuales arrojaron vistas de centros de lubricación de vehículos motorizados con el nombre y logo “Lubricentro”. A continuación, se consultaron los nombres “Lubricenter”, sin sitios en inglés, y Oil Center, el cual arrojó varias páginas de sitios. Luego, se buscaron los sitios correspondientes a los nombres “Esso.cl” y “Exxon.cl, comprobándose que no existen sitios creados con esos nombres, y acto seguido su buscaron los sitios correspondientes a los nombres “Esso.com” y “Exxon.com”, encontrando en ambos casos sitios creados con información sobre los negocios y productos de la compañía Exxon Mobil Corporation. Se constató no haber en dichas páginas información sobre servicios de “Lubricentro” u otros análogos. Se imprimieron las páginas indicadas, las cuales se entendieron formar parte integrante del acta de la diligencia, rolando ésta en su totalidad entre fojas 61 y fojas 78 de autos. La demandada compareciente solicitó se dejara constancia en el acta de que la diligencia no arrojó servicios de lubricentro para la demandante y que en los sitios buscados muchos realizaban sus mismas actividades (de la demandada), incluso mostrándolas en letreros con la palabra “Lubricentro”. El Arbitro dispuso se dejara constancia en acta, debiendo asignarse a las observaciones de la parte el valor que correspondiera en Derecho.

Décimo sexto: Por resolución de fecha 10 de marzo de 2003, la cual rola a fojas 79, el Tribunal citó a las partes a comparendo de conciliación para el día 17 de marzo de 2003, a las 9:15 horas, notificando la resolución pertinente por correo electrónico de esa misma fecha.

Décimo séptimo: Con fecha 17 de marzo de 2003 tuvo lugar la audiencia de conciliación decretada, con la asistencia de ambas partes, quienes solicitaron plazo para deliberar hasta el día 24 de marzo de 2003. El acta correspondiente rola a fojas 80 de autos.

Décimo octavo: Con posterioridad a la audiencia de conciliación referida en el acápite anterior, hubo lugar al intercambio de misivas y propuestas entre las partes, de las que el árbitro fue transmisor, así como la presentación de un escrito de téngase presente por la parte demandante, de fecha 21 de marzo de 2003, el cual fue rechazado por extemporaneo. Finalmente, por resolución de fecha 1º de abril de 2003, la cual rola a fojas 91, el Tribunal pidió cuenta a las partes del estado de las conversaciones tendientes a lograr un avenimiento, fijándoles el término de 48 horas al efecto y disponiendo que, a falta de respuesta o en todo evento de fracaso de las gestiones, rigiera derechamente el decreto de fojas 91, de citación a las partes a oir sentencia.

Décimo noveno: Que transcurrido el plazo señalado en el acápite anterior, no se recibió respuesta de las partes, motivo por el cual corresponde dictar sentencia en este juicio.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite décimo primero de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni se invocó a su respecto causa legal que provocara su invalidez, inoponibilidad u otro vicio cualquiera, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, sin perjuicio del valor probatorio que este Tribunal les asignará en definitiva.

Segundo: Que, con el objeto de establecer correctamente el marco de la discusión, se hace necesario en forma previa establecer qué presentaciones de las partes serán consideradas como escritos de fondo del pleito, llamados a contener válidamente las acciones, las excepciones, alegaciones y defensas de las partes sobre las cuales debe pronunciarse el Tribunal. Al respecto, este Tribunal no puede sino considerar que el único escrito que tiene tal carácter es el libelo de demanda que rola a fojas 23 de autos, teniendo los escritos de “téngase presente” presentados por las partes durante la prueba y las observaciones a la prueba, a fojas 41 para el demandado y a fojas 56 para el demandante, sólo la calidad de argumentos que serán más o menos pertinentes en cuanto refuercen o contradigan los elementos de convicción de los escritos fundamentales o en cuanto recaigan sobre la prueba rendida. En lo referente a los escritos presentados en forma extemporanea, no tienen ningún valor y el Tribunal no los considerará en modo alguno.

Tercero: Que en mérito de los mismos argumentos referidos en el considerando segundo precedente, a los que debe adicionarse la indispensable lealtad procesal y reserva propia de toda instancia de conciliación, especialmente cuando ésta ha fracasado, no se le asignará valor ni consideración algunos a la  documentación y a las reflexiones intercambiadas entre las partes y con el Juez a propósito de la conciliación, ni será permitido deducir del proceder de las partes buena o mala fé en esa oportunidad procesal.

Cuarto: Que consta del análisis de los escritos fundamentales del pleito, a los que cabe adicionar el valor que la legislación chilena otorga al silencio del demandado, más la presunción de interés que a éste atribuye la reglamentación de nombres de dominio de Nic Chile, tenemos, entonces, que la posición de las partes en esta litis es la siguiente: Para la demandante: invoca los derechos de propiedad industrial sobre la marca lubricentro, la cual es idéntica al nombre de dominio en disputa y su clase similar al giro del demandado,  y el carácter de fama y notoriedad de la misma. Para el demandado Emilio Torres Valdivia, su calidad de primer solicitante le atribuye de por sí una presunción de interés, que habrá de prevalecer salvo el caso de que el segundo solicitante demuestre un interés superior. Su silencio frente a la demanda planteada en su contra importa una defensa, consistente en la negación de todos y cada uno de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda.

Quinto: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior lo siguiente: (a) Que la demandante Exxon Mobil Corporation es titular del registro N° 403.005 de la marca “LUBRICENTRO”, de fecha 8 de marzo de 1993, el cual renueva el registro 270.204, clase 37, servicios en los cuales se expenden combustibles, lubricantes, neumáticos, baterías, accesorios para camiones y demás vehículos y maquinarias en general. (b) Que el demandado Emilio Patricio Torres Valdivia, con fecha 21 de noviembre de 1997 amplió en el Servicio de Impuestos Internos su giro al de Lubricentro; que el día 15 de julio de 1998, solicitó patente en la I. Municipalidad de La Reina para desarrollar el giro de Lubricentro.

Sexto: Que, sopesadas las facturas acompañadas por el demandado a fojas 48 y 49, por medio de las cuales proveedores del demandado le asignan a éste el giro de “Lubricentro”, el tribunal las desestimará finalmente al datar ambas, 5 y 29 de noviembre de 2002, de fecha posterior al inicio de esta litis, y por cuanto, al emitirse las facturas conforme los datos que suministra el propio comprador, es verosímil dudar de la independencia o aún de la conciencia de parte del emisor de estar atribuyendo un carácter determinado a tal empresa o persona. 

Séptimo: Que la medida para mejor resolver realizada permitió comprobar que el nombre “Lubricentro” es de uso sino generalizado por lo menos muy habitual en el giro de comercio de lubricantes; que Exxon Mobil Corporation no tiene desarrollados negocios u otras actividades con ese nombre y que, por consiguiente, no resulta probado que sea dable atribuir a actividad y esfuerzos de su parte su carácter de fama y notoriedad, lo cual desvirtúa uno de los argumentos de la demanda.

Octavo:  Que, como consecuencia de todo lo antes expuesto, lo alegado y probado por las partes en lo pertinente a su posición es lo siguiente: (a) para Exxon Mobil Corporation, resulta ser titular del registro N° 403.005 de la marca “LUBRICENTRO”, de fecha 8 de marzo de 1993, el cual renueva el registro 270.204, clase 37, servicios en los cuales se expenden combustibles, lubricantes, neumáticos, baterías, accesorios para camiones y demás vehículos y maquinarias en general, con varios años de anterioridad a la solicitud de nombre de dominio de su contraparte; (b) Para Emilio Patricio Torres Valdivia, resulta ser el primer solicitante del nombre de dominio y haber ampliado actividades en el servicio de Impuestos Internos y haber obtenido patente municipal invocando el giro “lubricentro”, ambas gestiones con años de antelación a la fecha de solicitud del nombre de dominio.

Noveno: Que, vistos así los hechos de la causa, aparece haber colisión entre un derecho de propiedad industrial, que asiste al demandante, y un derecho a un nombre de dominio, que privilegia al demandado en su calidad de primer solicitante y que asiste también a la demandante como segunda solicitante en tiempo y forma.

Décimo: Que, como puntos substanciales para la resolución de esta controversia, resultan los siguientes: (1) el carácter aparentemente genérico del nombre “lubricentro”; (2) La exacta identidad entre la marca y el nombre de dominio; (3) la identidad entre la clase de la marca y el giro a que el demandado pretende asignar el nombre de dominio, según sus propios dichos.

Undécimo: En lo pertinente al primer punto, deberá resolverse si el nombre “Lubricentro” es o no un genérico en Chile. El Tribunal procede a ponderar la inspección personal practicada en la red, así como otros elementos de juicio elementales, y constata lo siguiente: 1.- Los vínculos de dicha palabra en Chile son sólo 46 (documento de fojas 64). Ese número reducido impide atribuir al nombre el carácter de genérico, si se considera que otro nombre consultado el mismo día, Oil Center, tiene 2.070.000 vínculos en la red (fojas 61); 2.- La palabra Lubricentro no figura en el Diccionario de la Real Academia Española, que contiene los vocablos reconocidos por la lengua castellana; 3.- El Departamento de propiedad Industrial  dependiente del ministerio de Economía, aceptó registrar la marca “Lubricentro”, con lo cual estimó que no se trataba de un nombre genérico, pues en caso contrario no lo hubiera acogido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 letra e)de la Ley Nº 19.039. En conclusión, habida consideración a todo lo anterior, el Tribunal estima que el nombre de dominio en disputa no es un genérico en Chile.

Duodécimo:El nombre de dominio en disputa es exactamente igual a la marca comercial de que es titular el actor, sin añadirle ni quitarle nada en lo absoluto. Asimismo, el giro del demandado corresponde exactamente a aquel protegido por la ley de propiedad industrial como marca del actor. Todas las aseveraciones y pruebas de ambas partes confluyen en tal sentido.

Décimo tercero:Por consiguiente, en la especie este tribunal deberá determinar si la marca del actor está protegida por la ley de propiedad industrial respecto del nombre de dominio en disputa, o bien si éste está sometido a un fuero legal especial, o, en todo caso, si el demandado ha manifestado poseer un interés a lo menos similar al del actor en el nombre de dominio en disputa, que le permitirá conservarlo en su favor.

Décimo cuarto:A juicio de este sentenciador, no es posible en la especie dejar de considerar la absoluta identidad del nombre de dominio con la marca inscrita y del giro del demandado, a cuyo servicio manifiestamente destinará la denominación, con la clase que la marca protege y aún con el giro de su titular. En efecto, no se trata aquí de un elemento o componente de la denominación, o bien de un nombre de dominio que se destinará a un uso completamente distinto de la clase que protege la marca, en cuyo evento sería posible al Juez tomar la precaución de impedir que el titular del nombre de dominio incursione con él en las actividades protegidas por la marca (fallo de este Tribunal para el nombre de dominio “Autoventa.cl” de fecha 3 de diciembre de 2002). Los hechos de la causa vienen dados por una completa colisión en ambos aspectos, y así deben ser considerados al momento de resolver.

Décimo quinto:Como consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal estima aplicable en este caso la normativa destinada a proteger la propiedad industrial, constituída entre otras normas legales y tratados y convenios internacionales vigentes, por el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República y el artículo 28 de esa misma ley, cuyos derechos resultan amparados en virtud de las siguientes disposiciones del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC CHILE: inciso primero del artículo 10, artículo 14 y los números 20 y siguientes, éstos últimos sólo por vía referencial, al tratar de la acción especial de revocación, que no es la sub lite. Todo lo anterior lleva a este tribunal a estimar que, en la especie, el nombre de dominio “Lubricentro.cl” inscrito a nombre de la demandada, constituye una perturbación y una amenaza a la marca “lubricentro” y a sus atributos, y que, por consiguiente, corresponderá hacer lugar a la demanda intentada por el titular de la marca para evitar tales perturbación y amenaza.

Décimo sexto:  Que, aún cuando este Tribunal se encuentra munido de la facultad para dictar sentencia de acuerdo a lo que su prudencia o equidad le señalen, no encuentra mejores argumentos que la Ley expresa y vigente para dar solución a esta controversia.

 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitaje, de Nic Chile,

 

RESUELVO:

 

Primero: Que se acoge la demanda, y se asigna el nombre de dominio lubricentro.cl al segundo  solicitante,  Exxon Mobil Corporation. 

Segundo: Que cada parte pagará sus costas.

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile.  

 

 

 

Juan Agustín Castellón Munita

    Juez Arbitro