Fallo de Arbitraje "m2.cl", NIC Chile

Santiago, a 29 de Enero de 2003.

VISTOS:

1.- El oficio OF01945, de 23 de Mayo de 2002, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro para resolver el conflicto suscitado entre Red Televisiva Megavisión S.A. y Consorcio Periodístico de Chile por la inscripción del nombre de dominio m2.cl.

2.- La individualización de las partes de fojas 2.

3.- La resolución de fojas 3, de 28 de Mayo de 2002, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento.

4.- Copia de la notificación despachada a las partes, por correo certificado, conteniendo la resolución de que trata el número anterior, de fojas 4.

5.- Formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, que rolan a fojas 5, 6 y 7, en los cuales consta que la carta de notificación de que trata el número anterior, fue despachada a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, el día 28 de Mayo de 2002.

6.- Copia del mensaje de correo electrónico que rola a fojas 8, en el que consta que, con fecha 28 de Mayo de 2002, se envió a las partes y a Nic Chile, información del despacho por carta certificada de la resolución de aceptación del arbitraje y citación a la audiencia para fijar el procedimiento, con copia de los mismos.

7.- Escrito de fojas 10, en el cual el abogado Andrés Melossi Jiménez asume la representación de Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA), en que, además, se consignan los honorarios arbitrales y se solicita suspensión del procedimiento.

8.- Copia del poder otorgado por Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA) a Beuchat, Barros y Pfenniger, de fojas 11.

9.- Copia de la escritura pública correspondiente al acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Directorio de Beuchat, Barros & Pfenniger DOS S.A., de fojas 12 y siguientes.

10.- Fotocopia de las patentes profesionales de los señores Andrés Melossi Jiménez de fojas 25 y Sergio Andrés Rubio Chacón, de fojas 26.

11.- Acta del comparendo de fojas 27, celebrado el 17 de Junio de 2002, con asistencia de doña Paulina Bardón en representación de Red Televisiva Megavisión S.A. y de don Sergio Rubio Chacón, en representación de Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA), en el cual las partes de común acuerdo solicitaron la suspensión del procedimiento por el plazo de un mes y fijaron las normas de procedimiento, en conjunto con el árbitro, para el evento de que no llegaran a un avenimiento.

12.- Fotocopia, agregada a fojas 29, de la boleta de servicios profesionales correspondiente a honorarios arbitrales.

13.- Escrito de fojas 30 y siguientes, en el cual doña Paulina Bardón en representación de Red Televisiva Megavisión S.A. expresa los argumentos de su parte y acompaña documentos.

14.- Fotocopia de fojas 41, correspondiente a la solicitud No. 551.477 de fecha 30 de Noviembre de 2001, de registro de la marca "M2" presentada por Red Televisiva Megavisión S.A., para identificar "todos los productos de la clase 9, con exclusión de cascos".

15.- Fotocopia de fojas 42 correspondiente a la solicitud No. 551.478 de fecha 30 de Noviembre de 2001, de registro de la marca "M2" presentada por Red Televisiva Megavisión S.A., para identificar "almacenamiento y recuperación de datos y documentos en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación y programas de informática, juegos, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, y temas de interés general; promoviendo los bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales, y en otros medios, a saber, televisión por cable, televisión, medios de banda angosta y banda ancha; servicios de almacén minorista, servicios de almacén minorista en línea y servicios de pedido por correo que comprende productos y servicios relacionados con la telecomunicación; oferta de servicios interactivos de compra que comprenden una amplia gama de bienes y servicios vía una red de computación global; oferta de servicios de guía de información en línea por teléfono; agencia de publicidad; compras por computador vía teléfono y terminal de computador en el campo de bienes y servicios de computación, y de bienes de consumo general, clase 35".

16.- Fotocopia de fojas 44 correspondiente a la solicitud No. 551.479 de fecha 30 de Noviembre de 2001, de registro de la marca "M2" presentada por Red Televisiva Megavisión S.A., para identificar "programas hablados, radiados y televisados; servicios públicos y privados de telecomunicaciones, oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; almacenamiento y recuperación electrónica de datos y documentos; servicios de correo electrónico; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicaciones de transacciones en redes de computación globales; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicios de telecomunicaciones de red virtual; servicio integral de telecomunicaciones de red digital; información y servicio de transmisión simultánea, bidireccional e interactiva, de voz, video, datos, texto, fax y multimedios".

17.- Fotocopia de fojas 46 correspondiente a la solicitud No. 551.480 de fecha 30 de Noviembre de 2001, de registro de la marca "M2" presentada por Red Televisiva Megavisión S.A., para identificar "producción, presentación y enlace en cadena de programas de radio y televisión; servicios de entretenimiento vía televisión, noticias, educación e información de actualidad; servicios de información relacionados con educación y esparcimiento, clase 41".

18.- Fotocopia de fojas 47 correspondiente a la solicitud No. 551.481 de fecha 30 de Noviembre de 2001, de registro de la marca "M2" presentada por Red Televisiva Megavisión S.A., para identificar "servicios de computación, a saber, alquiler u otro tipo de acceso a bases de datos computacionales, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, apoyo computacional y temas de interés general; oferta de una base de datos interactiva en el campo del clima, deportes, salud, información financiera, hobbys, noticias, educación, recreación, transporte, naturaleza, desarrollo personal, asuntos de gobierno, manejo doméstico, literatura, compras, asuntos internacionales, viajes, estilo, e información de negocios y local; creación para terceros, de índices de información, sitios y otros recursos disponibles en redes computacionales; búsqueda y recuperación de información, sitios y otros recursos disponibles en redes de computación, clase 42".

19.- Fotocopia de fojas 49, correspondiente al título del registro No. 501.118, de 21 de Enero de 1998, de la marca "METRO CUADRADO" para identificar programas televisados por cable y hablados, clase 38, de propiedad de Cordillera Comunicaciones Limitada.

20.- Documento de fojas 50, correspondiente a impreso de la página web de Nic Chile en el cual consta que los señores Red Televisiva han presentado, con fecha 19 de Julio de 2002, una solicitud de inscripción del nombre de dominio metrocuadrado.cl.

21.- Fotocopias de fojas 51 y 52 correspondientes a la página web a la que se accede en la dirección electrónica http://www.m2.cl.

22.- Fotocopia de fojas 53 del poder conferido por Red Televisiva Megavisión S.A. al Estudio Claro y Cía.

23.- Fotocopia de fojas 54 de la patente profesional de la señora María Paulina Bardón Calvo.

24.- Escrito de fojas 55, presentado por el señor Santiago Ortúzar Decombe, en representación de Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA), en el cual se presentan los argumentos y pruebas a favor de su parte.

25.- Documento de fojas 58 correspondiente a impreso de la página web del Departamento de Propiedad Industrial en que consta que se encuentra concedido el registro No. 623.940, con fecha 6 de Marzo de 2002, de la marca M2 a favor de Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA), para distinguir todos los productos de la clase 16, y fotocopia del formulario de giro y pago del impuesto respectivo al registro de la marca antes indicada.

26.- Fotocopia de la portada de la revista M2 Revista Inmobiliaria, correspondiente a Abril de 2002.

27.- Documento de fojas 61 y siguientes, correspondiente a copia de la oposición deducida por Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA) contra la solicitud No. 551.479, de la marca "M2", pedida para distinguir diversos servicios de la clase 38, por Red Televisiva Megavisión S.A.

28.- Documento de fojas 64 y siguientes, correspondiente a copia de la oposición deducida por Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA), contra la solicitud No. 551.480 de registro de la marca "M2", pedida por Red Televisiva Megavisión S.A. para identificar diversos servicios de la clase 41.

29.- Documento de fojas 67, correspondiente a un ejemplar de la publicación M2 Revista Inmobiliaria, correspondiente a Abril de 2002.

30.- Resolución de fojas 68, de 1º de Agosto de 2002, mediante la cual se da traslado a las partes de sus respectivas presentaciones y notificación a las mismas por correo electrónico, de fojas 69.

31.- Documento de fojas 71 correspondiente a fotocopia de la boleta de servicios profesionales por los honorarios arbitrales.

32.- Escrito de fojas 72 y siguientes, presentado por la defensa de Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA), evacuando el traslado decretado en autos y acompañando nuevos documentos.

33.- Documento de fojas 76 correspondiente a la publicación M2 Revista Inmobiliaria, de Junio de 2002.

34.- Documento de fojas 77 correspondiente a fotocopia del título del registro No. 623.940, de la marca "M2", que distingue todos los productos de la clase 16, a nombre de Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA.

35.- Impreso de fojas 78, de la página web http://www.quepasa.cl/m2/, que contiene la portada de la revista M2 Revista Inmobiliaria, correspondiente a Junio 2002.

36.- Escrito de fojas 79, en el cual la defensa de Red Televisiva Megavisión S.A. solicita se tenga presente que el nombre de dominio metrocuadrado.cl, ha sido definitivamente asignado por Nic Chile a Red Televisiva Megavisión S.A.

37.- Resolución de fojas 80, de 4 de Septiembre de 2002, proveyendo las presentaciones anteriormente mencionadas y notificación de dicha resolución, por correo electrónico, de fojas 81, de fecha 4 de Septiembre de 2002.

38.- Escrito de fojas 82, presentado con fecha 4 de Octubre de 2002, mediante el cual la defensa de Red Televisiva Megavisión S.A. solicita se reciba la causa a prueba y resolución de fojas 83, de 8 de Octubre de 2002, mediante la cual no se da lugar a la petición señalada atendido lo dispuesto en el número 3 del comparendo de fojas 27, en que se fijaron las reglas de procedimiento y se cita a las partes a oír sentencia.

39.- Notificación por correo electrónico, de la resolución a que se refiere el punto anterior, de fojas 84.

40.- Escrito de fojas 85 mediante el cual se interpone recurso de reposición y en subsidio solicita se decreten medidas para mejor resolver y se acompañan documentos, presentado por la defensa de Red Televisiva Megavisión S.A. y resolución de fojas 113, de fecha 11 de Octubre de 2002, mediante la cual se niega lugar a lo solicitado en atención a que la parte no ha dado antecedentes que permitan inferir que estuvo imposibilitada de aportar las pruebas en la oportunidad procesal correspondiente; y su notificación a las partes por correo electrónico, de fojas 114.

41.- Documento de fojas 115 y siguientes, consistente en impreso de la información que proporciona el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, al ser solicitada una búsqueda de la marca "M2"; que arroja como resultado la existencia de las solicitudes No. 535.043 y No. 551.477 a No. 551.481.

42.- Documento de fojas 118, consistente en un impreso de la información dada al consultar la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, correspondiente a la solicitud No. 535.043, presentada el 12 de Julio de 2001, correspondiente a la marca "M2" pedida por Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA); marca que fue registrada con el No. 623.940, con fecha 6 de Marzo de 2002.

43.- Documento de fojas 119 y siguientes en los que consta un impreso de la información dada al consultar la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, correspondiente a las solicitudes No. 551.477 a 551.481, en que Red Televisiva Megavisión S.A. solicitó el registro de la marca "M2" para productos de la clase 9 y servicios de las clases 35, 38, 41 y 42, con fecha 30 de Noviembre de 2001; todas las cuales son solicitudes pendientes.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que con fecha 3 de Octubre de 2001, Red Televisiva Megavisión S.A., representada por Claro y Cía., Rut No. 79.952.350-7, domiciliado en Av. Vicuña Mackenna 1348, Ñuñoa, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio m2.cl

II.- Que con fecha 29 de Octubre de 2001, Consorcio Periodístico de Chile S.A., Rut No. 91.408.000-2, domiciliado en Vicuña Mackenna 1962, Ñuñoa, Santiago, presentó una solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio.

III.- Que, en consecuencia, la materia objeto de arbitraje, consiste en determinar a cuál de los solicitantes corresponde el mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio "m2.cl".

IV.- Que en su escrito de fojas 30, Red Televisiva Megavisión S.A. sostiene que posee, de acuerdo a los principios generales contenidos en la norma RFC 1591 del Domain Name System Structure, y aquellos mismos principios que informan al Reglamento para la asignación de nombres de dominio .cl, además de antecedentes jurisprudenciales, el mejor derecho a obtener el nombre de dominio de Internet en disputa.

Señala que se trata de una prestigiosa empresa dedicada al área de las comunicaciones que desde el mes de Noviembre de 2001 opera un portal de Internet que ofrece variados servicios propios del rubro bajo la denominación m2.cl, sitio web en el cual se promocionan los programas que transmite la red televisiva, además proveer servicios de acceso a Internet, chats, correo electrónico, etc.

Agrega que en la gestación del proyecto m2 y en la elección de dicha expresión como signo distintivo de los servicios que se pensaba prestar, se tuvieron en cuenta dos factores que reflejan que su pretensión es totalmente justificada:

- La expresión M2 se compone de la letra "M" que es la primera letra de las marcas comerciales que identifican a Red Televisiva Megavisión S.A. (MEGAVISION y MEGA), y el numeral "2" que hace referencia a una derivada o segunda fase o cara de la letra "M". En otras palabras, el portal "m2.cl" es la derivada de Mega o Megavisión en el campo de Internet.

- Paralelamente, la expresión seleccionada coincidía con una marca comercial de propiedad de una empresa relacionada con Red Televisiva Megavisión S.A. que se dedica también al rubro de las comunicaciones. Se trata de Metrópolis Intercom S.A. cuya relación con Red Televisiva Megavisión S.A. es de público conocimiento, y quien participa junto a Megavisión en el proyecto del portal "m2.cl". En efecto, Metrópolis Intercom S.A. es titular del registro No. 502.118 para la marca "METROCUADRADO", clase 38, registro que data del año 1998.

Agrega la argumentación que se consideró que la expresión m2 fundía bien los signos propios de cada una de las empresas integrantes en el proyecto, solicitándose el nombre de dominio con fecha 3 de Octubre de 2001, casi un mes antes de pedir el registro como marca comercial de la misma expresión en las clases 9, 35, 38, 41 y 42 y paralelamente se pidió el nombre de dominio "metrocuadrado.cl" .

Señalan también que intentaron llegar a un acuerdo con COPESA el que no fructificó; señalando que si bien esta última posee una marca comercial registrada en la clase 16, carece de un derecho previo en relación con dicha expresión, debiendo aplicarse el principio del first filed, first served.

En segundo lugar señalan que COPESA no tiene derechos preexistentes que puedan estimarse vulnerados por la primera solicitud de nombre de dominio, puesto que no era dueña de marca comercial alguna que coincidiera con el dominio en disputa al momento de solicitar Red Televisiva Megavisión S.A. el domino de m2.cl, ya que a esa fecha sólo se trataba de una solicitud recientemente presentada.

En contraposición, quien si tenía derechos preexistentes sobre una variante del dominio en disputa, vale decir las expresiones "METROCUADRADO" era la empresa asociada con Megavisión, Metrópolis Intercom S.A., quien es titular de dicha marca desde el año 1998.

También argumentan que, más allá de lo señalado, debe tenerse presente que la lógica del ámbito marcario no puede aplicarse en forma absoluta al ámbito de Internet, toda vez que en el primero rige el principio de la especialidad que no existe en el segundo. Efectivamente, la propiedad marcaria está limitada a los productos o servicios protegidos por el registro correspondiente, por lo que no se puede pretender per se tener derecho sobre una denominación en Internet por el solo hecho de ser titular de una marca comercial. Así, para que efectivamente se produzca algún perjuicio para COPESA el nombre de dominio "m2.cl" debería infringir la marca M2 de COPESA específicamente respecto de productos de la clase 16, lo que no ocurre en el presente caso.

La presentación finaliza con referencias a jurisprudencia de los árbitros señora Gabriela Paiva y Sr. Guillermo Carey, que han aplicado el principio first filed, first served, privilegiando al primer solicitante en perjuicio de un segundo solicitante amparado por marcas comerciales registradas, con los argumentos de que por la naturaleza del sistema de nombres de dominio no existe en él la división de clases propia de las marcas; que no se puede expandir la protección marcaria y que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente.

V.- En su escrito de fojas 55, Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA) señala ser uno de los consorcio periodísticos más importantes de Chile cuya actividad principal es ofrecer productos y servicios mediante publicaciones escritas; poseyendo una cantidad de revistas y publicaciones de diversa naturaleza, dentro de las cuales se encuentra la revista M2 que contiene una completa información sobre negocios del rubro inmobiliario y construcciones.

M2 es una revista inmobiliaria que trata diversas materias relacionadas con el mercado inmobiliario y construcciones, informando al público sobre la oferta y demanda de casas, departamentos y oficinas, indicando las características técnicas de las construcciones, su precio, ubicación y calidad; editando la revista en forma fina y elegante, como se demuestra con el ejemplar que se acompaña.

Agregan ser dueños de la marca M2 registro No. 623.940 que distingue todos los productos de clase 16, concedido el 6 de Marzo de 2002, en virtud del cual se otorga a COPESA el uso exclusivo y excluyente de la denominación M2 para distinguir, entre otros, artículos de papel y cartón, artículos de imprenta y encuadernación, papelería, adhesivos y especialmente revistas y publicaciones.

Señalan que COPESA solicitó el registro de la marca M2 el 12 de Julio de 2001, en cambio Megavisión solicitó la inscripción del nombre de dominio M2 el 3 de Octubre de 2001, con lo cual se demuestra que el primer uso de la expresión M2 corresponde a COPESA.

Agregan que el desarrollo de las comunicaciones a través de Internet ha hecho que COPESA requiera usar y registrar su marca M2 en Nic Chile, con el objeto de tener presencia en la red computacional mediante un sitio web que sirva para informar al público sobre negocios inmobiliarios y construcciones, además de vender y promocionar la revista M2, editada por ellos. Es decir, lo mismo que ya hace en papel, hacerlo a través de Internet como es usual en todas las empresas periodísticas.

Agregan que hoy estamos en presencia de una revolución con el desarrollo de las telecomunicaciones, a través de Internet, que permite dar la misma información que aparece en la prensa escrita a través de una red computacional; de modo que las ideas que contiene la revista M2 se pueden difundir por un medio tradicional, como es la prensa escrita, y también a través de Internet, como lo proyecta COPESA de modo tal que sería injusto negarle el legítimo derecho de expresar en Internet las ideas que actualmente transmite a través de la revista M2.

Agregan, por último, que ellos se han opuesto a las solicitudes No. 551.480 y No. 551.479 de registro de la marca M2 pedida por Red Televisiva Megavisión S.A. en las clases 38 y 41.

VI.- En su escrito de fojas 72, la defensa de Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA), evacuando el traslado para contestar los argumentos y pruebas de la contraria, hace referencia a algunos hechos y derechos alegados por Megavisión y que estima no acreditados en el proceso.

Señala que Megavisión afirma que desde el mes de Noviembre de 2001 opera un portal de Internet bajo el nombre de m2.cl, en el cual se promueven programas que transmite Megavisión, además de proveer servicios de acceso a Internet, chats, correo electrónico, etc. Sin embargo, no existe en autos ninguna constancia sobre la efectividad de la fecha en que comenzó a funcional este sitio web, por lo que se trata de un hecho no probado.

Agregan que tampoco se encuentra acreditado en el proceso la circunstancia de una supuesta relación o asociación entre Megavisión S.A. y Metrópolis Intercom S.A., en orden a realizar un proyecto común en Internet, por lo cual no se puede involucrar en este arbitraje a una sociedad que no es parte ni tiene interés en este juicio. Este argumento se encuentra respaldado por uno de los documentos que Megavisión acompañó en su escrito, específicamente la copia del registro No. 502.118, de la marca "METROCUADRADO", que se encuentra registrada a nombre de Cordillera Comunicaciones Limitada, con lo cual se desvirtúa toda posible participación de Metrópolis Intercom en este asunto.

Agregan que con lo señalado se desprende que el segundo motivo que llevó a Megavisión a elegir el nombre m2.cl como identificador de Internet no es verídico, ya que se ha probado que Metrópolis Intercom no es dueño de la marca que Megavisión invoca como fundamento de su solicitud y, si lo fuera, ello no confiere a Megavisión un mejor derecho sobre el legítimo interés que detenta COPESA, basado en el uso previo del nombre de dominio como marca.

Adicionalmente, la defensa de COPESA reitera que su representada es dueña de la marca registrada M2, en la clase 16, y que Megavisión no tiene ningún derecho adquirido sobre dicho signo marcario.

A mayor abundamiento, señalan que COPESA no sólo tiene un derecho adquirido sobre la marca M2, sino que también ha sido el primero en usar dichas expresión, cuando el día 12 de Julio de 2001 solicitó el registro de la marca M2, en clase 16, tres meses antes que Megavisión solicitara el nombre de dominio m2.cl, y cuatro meses antes que todas las marcas M2, solicitadas por Megavisión S.A.

Señalan que de acuerdo con el Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile "será responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros". En el presente caso, la solicitud de Megavisión está impidiendo a COPESA reflejar en Internet su marca M2, con lo cual el primer solicitante está afectando derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante.

Por último, en cuanto a los antecedentes jurisprudenciales, hacen referencia a una sentencia del árbitro don Patricio de la Barra, quien señala que "frente a la disyuntiva de determinar quien goza de mejor derecho sobre los nombres de dominio en disputa, este árbitro se inclina por aquellos derechos previamente reconocidos por el Estado".

También hacen referencia a un fallo del señor Felipe Claro quien señala "en caso tener que preferir un signo distintivo sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que muestra el sustento de una marca comercial, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente".

VII.- Que a fin de tener total claridad sobre la situación actual de propiedad sobre las marcas comerciales, y en conformidad con las atribuciones contenidas en el número 10 del comparendo de fojas 27, según las cuales el árbitro podrá realizar de oficio las diligencias que estime pertinentes para formarse convicción acerca de los hechos discutidos en el proceso y los derechos de las partes, de lo cual dejará constancia en la sentencia definitiva, el suscrito ha realizado una búsqueda en la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de Chile sobre la marca M2, cuyo resultado rola a fojas 115, 116 y 117.

De esta búsqueda se desprende que la única marca M2 registrada corresponde a la solicitud No. 535.043, presentada con fecha 12 de Julio del 2001, inscrita con el No. 623.940, a nombre de Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA y distingue productos de la clase 16, como consta del documento agregado a fojas 118.

Adicionalmente, existen las solicitudes No. 551.477 a No. 551.481, pedidas por Red Televisiva Megavisión S.A. para la marca M2, respectivamente en las clases 9, 35, 38, 41 y 42, las cuales se encuentran en tramitación, sin que ninguna de ellas haya sido registrada hasta la fecha, como consta de los documentos agregados de fojas 119 a fojas 128.

Con todo lo anterior, más los documentos de fojas 41 a 48; 58 y 59 y 77, se tiene por acreditado que los señores Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA, son titulares de la marca comercial M2, registro No. 623.940, que distingue todos los productos de la clase 16 y que los señores Red Televisiva Megavisión S.A. únicamente poseen derechos sobre solicitudes de registro de marca en trámite que, en el mejor de los casos, constituyen una mera expectativa.

VIII.- Que, con el documento de fojas 49, se acredita que los señores Cordillera Comunicaciones Limitada son dueños de la marca "METROCUADRADO" registro No. 502.118, que distingue programas televisados por cable y hablados, clase 38; registro que data del 21 de Enero de 1998.

IX.- Que con los documentos de fojas 67 y 76, se acredita que Consorcio Periodístico de Chile S.A. edita la publicación M2 revista inmobiliaria.

X.- Que la explicación dada en el escrito de fojas 30 respecto a la motivación de Red Televisiva Megavisión S.A. para adoptar el nombre de dominio m2.cl resulta poco comprensible y de escasa consistencia cuando señala por una parte que m2 se refiere a Megavisión y Mega y después se relaciona con Metrópolis Intercom y su marca comercial "METROCUADRADO"; con independencia de si ella se encuentra inscrita a nombre del solicitante o de una empresa relacionada.

Lo anterior, por cuanto en el documento de fojas 51 que corresponde a la impresión de la página web a la que se accede en el sitio http://www.m2.cl, no existe ninguna referencia a Metrópolis Intercom ni tampoco a su empresa presuntamente relacionada Cordillera Comunicaciones Ltda. titular del registro de la marca "METROCUADRADO".

Por otra parte, la expresión "METROCUADRADO" no dice ninguna relación con esta supuesta fusión de nombres Megavisión, Mega y Metrópolis, que habría dado lugar a la creación de la expresión M2, para solicitarla como nombre de dominio.

XI.- Que, con todo, lo señalado en el punto anterior no resulta de relevancia o gravitación determinante, puesto que los solicitantes de un nombre de dominio no están obligados a expresar o acreditar como lo construyeron ni cuales son sus motivaciones para usarlo; a menos que voluntariamente deseen hacerlo, a fin de argumentar sobre la buena fe con que han obrado.

XII.- Que antes que la supuesta buena fe con que han obrado los solicitantes, es necesario determinar cuáles de ellos tienen derechos legalmente constituidos o que otros fundamentos poseen para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

XIII.- Que en lo que se refiere al principio general first filed, first served, el suscrito es de opinión que cuando Nic Chile establece en su Reglamento la posibilidad de presentar solicitudes competitivas, ellas deben ser resueltas en un plano de absoluta igualdad, de modo que unicamente si ninguna de las partes acredita tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, corresponde otorgarlo al primer solicitante.

XIV.- Que en torno a la disputa entre marcas comerciales registradas y nombres de dominio, se alega por una parte que el sistema de nombre de dominio impide o no contempla el principio de la especialidad; mientras, por otra, se argumenta, como lo hace la defensa de Megavisión, que utilizarán el nombre de dominio en un ámbito distinto de aquel para el cual se encuentra registrada la marca comercial.

Lo anterior, resulta contradictorio, pues si bien es efectivo que en los nombres de dominio, por su naturaleza, no opera el principio de la especialidad, es consecuencia de lo mismo que se pueden utilizar para cualquier objeto y, como en este caso, existe sólo una declaración de intenciones manifestada por una persona que no tiene la capacidad para obligar a la empresa solicitante, pero no un compromiso de utilizar el nombre de dominio en un rubro determinado, efectuado por el representante legal de la empresa.

XV.- Con todo, lo esencial no lo constituye el cómo y para qué se esté utilizando actualmente un nombre de dominio; sino si la existencia del mismo constituye o no obstáculo para el libre ejercicio en plenitud de un derecho garantizado por la Constitución y la Ley.

XVI.- Que, en la especie, al ser lo señores Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA) dueños de una marca comercial registrada "M2", que cuenta con el amparo del Estado al ser un derecho legalmente constituido, éste no puede ser ejercido en plenitud, incorporándolo también en la red de Internet, por existir igual nombre de dominio previamente solicitado por un tercero.

XVII.- Se discute, y probablemente se continuará discutiendo, si los nombres de dominio constituyen o no alguna forma de propiedad; pero lo que nadie discute es que las marcas comerciales constituyen definitivamente un derecho de propiedad garantizado en la Constitución Política y establecido de acuerdo con las normas de la Ley sobre Propiedad Industrial, que garantizan a su titular los derechos de uso, goce y disposición sobre la marca registrada y le confiere la exclusividad en el uso de dicha denominación.

XIX.- Que al hacer primar el derecho de propiedad constituido sobre una marca comercial registrada, no se está ampliando su cobertura, lo cual sería completamente impropio de las facultades de este árbitro, sino que se está garantizando que el titular de la marca tenga un derecho pleno sobre la misma a usarla en todos los medios, de modo que esté también en capacidad de promover sus publicaciones en la red de Internet.

XX.- Que, en virtud de lo expuesto, al Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA) le asiste un derecho de propiedad derivado de la protección legal de que goza sobre su marca comercial M2, la que también utiliza en sus publicaciones, el cual se ve amenazado en uno de sus atributos por la posible inscripción de la misma denominación como nombre de dominio por parte de un tercero, puesto que ello entorpecería su derecho al uso de su marca en el ámbito de la Internet.

Con lo descrito debe concluirse que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa corresponde al segundo solicitante, el Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA).

RESUELVO:

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio m2.cl pedida por Red Televisiva Megavisión S.A.

2.- Aceptar la solicitud de Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA) y asignarle en forma definitiva el dominio m2.cl.

Andrés Echeverría Bunster

Arbitro

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