Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "mallplazachile.cl"

Santiago, lunes veintitrés de agosto de dos mil cuatro.-

 

VISTOS:

Con fecha 20 de agosto de dos mil cuatro, don Sergio Dimitri Leiva Carrasco con domicilio en Avenida Grecia Nº 3341, depto. 12, Ñuñoa, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "mallplazachile.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 27 de agosto de dos mil tres la sociedad Plaza Oeste S.A., domiciliada en Serafín Zamora Nº 190, Piso 14º, Maipú, Santiago, representada por el Estudio Silva & Cía., domiciliado en Hendaya nº60, Piso 4º, comuna de Las Condes, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "mallplazachile.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 3274 de 3 de Diciembre de 2003 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, la primera solicitante personalmente y su apoderado y la segunda legalmente representada, según consta en autos.

            En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

            Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

            A fs.20 y 30, el primer y segundo solicitante respectivamente, hicieron valer sus derechos solicitando en definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa. Se deja constancia que el segundo solicitante cumplió dentro de plazo la obligación de pagar los honorarios de este Juez Árbitro.

            A fs.34, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

            A fs.38, se recibió la causa a prueba.

            A fs.85, se citó a las partes a oír sentencia.

 

CONSIDERANDO:

 

I.- En cuanto a la tacha de testigos:

PRIMERO: Que en la audiencia de que da cuenta el acta de fs.67, el segundo solicitante ha tachado a los testigos del primer solicitante señores Ricardo Enrique Martínez Salinas y don Miguel Patricio Gatica Urra, por la causal sexta del art.358 del Código de Procedimiento Civil, expresando respecto de los dos testigos que carecen de la imparcialidad para declarar en este juicio, a lo menos indirectamente;

SEGUNDO: Que  ésta será desestimada ya que el interés que la ley exige no se encuentra acreditado en autos, como tampoco se desprenden de los dichos de los testigos.

 

II.- En cuanto a la objeción de documentos:

TERCERO: Que consta a fs. 72 que el segundo solicitante Plaza Oeste S.A. objetó los documentos acompañados con fecha 12 de abril de 2004 y que rolan a fs. 56 a 63 por no constar su integridad ni autenticidad, y porque emanarían de terceros que no son partes en el juicio, objeciones que serán rechazadas ya que son meramente observaciones al mérito probatorio de esos documentos y no se basan en lo dispuesto en el art. 346 del Código de procedimiento Civil, sin perjuicio del valor probatorio que se les dé en definitiva.

 

III.- En cuanto al fondo de la acción deducida.

 

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 20 de agosto de dos mil cuatro, don Sergio Dimitri Leiva Carrasco, solicitó la inscripción del nombre de dominio "mallplazachile.cl" ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha 27 de agosto de dos mil tres la sociedad Plaza Oeste S.A., representada por el Estudio Silva & Cía., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "mallplazachile.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante, don Sergio Dimitri Leiva Carrasco, en el período de discusión solicitó el rechazó de las pretensiones del segundo solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "mallplazachile.cl" a su favor. Funda su pretensión en que es el primer solicitante y que cumplió con todos los requisitos de fondo y formales para la inscripción del nombre de dominio en litigio. Que practicada la inscripción, continuó desarrollando el proyecto de creación de un mall virtual con el propósito de transformarlo en una opción válida, de bajo costo para operadores que no dispongan de grandes capitales, proyecto que se complementaría con las actividades que desarrolla en el ámbito computacional. Agrega que es comunicador social y como tal es director y propietario de la revista "La Butaca" y Director propietario del portal "butacachile.cl", como así también de la radio Mundo Digital Chile y cuyo portal es radiomundodigitalchile.cl.

            Además señala que con anterioridad de la solicitud del nombre de dominio en disputa, habría celebrado dos contratos con el propósito de evaluar la proyección económica de "mallplazachile.cl", y el manejo y diseño computacional del mismo, ambos por un valor total de $ 18.500.000. Que posteriormente con fecha 08 de septiembre de 2003, habría celebrado con "Cines Mark Limitada", un contrato de prestación de servicios de publicidad vía virtual, usando para ello el sitio "mallplazachile.cl" por $ 1.500.000.-

            Agrega  que luego de haber presentado y pagado su solicitud sobre el nombre de dominio ante Nic Chile "mallplazachile.cl", se le informó de la presentación de otra solicitud sobre el mismo nombre de dominio, tramitada por Mall Plaza Oeste. Además expresa que Nic Chile le ha habilitado temporalmenteel funcionamiento técnico del dominio solicitado para realizar las pruebas técnicas del caso.

            Por otra parte se refiere a la naturaleza de los nombres de dominio, su consagración constitucional, derechos que nacen del contrato suscrito con Nic Chile, diferencias con una marca comercial.

            A continuación la parte del primer solicitante se extiende a propósito del título "De las Revocaciones de Dominios" contenido en la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL" y analiza las respectivas causales de revocación, argumentos que por ser de aplicación en un juicio de naturaleza distinta al caso sub-lite, como es el juicio de revocación de un nombre de dominio, no serán consideradas.

            Por último se refiere a algunos principios que en su concepto deben ser aplicados en la materia.                       

TERCERO: Que la parte el segundo solicitante, la sociedad Plaza Oeste S.A., en el período de discusión solicitó el rechazó de las pretensiones de la parte del primer solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "mallplazachile.cl" a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

            Expresa que es el segundo solicitante y que ejerció su derecho como tal dentro plazo.

            Agrega, que en cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, ya habría quedado atrás y en desuso la teoría que al primer solicitante se le debe otorgar en definitiva el registro respectivo y que rigen las materia otros principios como "principios generales del derecho" , "legítimo interés" o la tesis del "mejor derecho".

            También afirma que es el creador y usuario de la afamada marca "Mall Plaza" en nuestro país y que como tal la tendría registrada como marca comercial para servicios, establecimiento comercial y también para distinguir productos de distintas clases según los números de registro que señala. Que por lo anterior ha hecho un uso intensivo y extensivo de la marca "Mall Plaza", por lo que la fama de que goza actualmente deriva de dicha actividad comercial que ha realizado y por lo tanto sólo a él exclusivamente le asiste el derecho a capitalizar esta "visibilidad" que ha construído en torno al concepto en litigio.

            Que, el nombre de dominio en conflicto contiene íntegramente su afamado signo "Mall Plaza" y además el concepto "Chile" no aporta novedad, hecho que atentaría contra el orden público económico. Además, ambas palabras son claramente confundibles. Que de otorgarse el signo pedido al primer solicitante, esto contribuiría a que se produjera la dilución de su marca, se atentaría contra su "identidad comercial", capitalizaría para sí el primer solicitante los beneficios de su registro marcario y que se confundiría a los consumidores en cuanto a la procedencia empresarial de determinados productos o servicios que se encuentran íntimamente ligados.        

CUARTO: Que, luego la parte del primer solicitante en rebeldía de la parte del segundo, se hizo cargo de los dichos del segundo solicitante Plaza Oeste S.A., y expresa que le extraña la mención solo de fundamentos derechos marcarios, ya que habría una gran diferencia entre una marca y  un nombre de dominio. Que los nombres de dominios no son marcas y que Nic Chile no puede otorgar la propiedad de una palabra, nombre o signo y que sólo se puede otorgar en virtud de la una ley. Que como Nic Chile no ha sido creada por una Ley este no puede otorgar más derechos a las personas que aquellos que nacen de una relación jurídica de derecho privado. Que al solicitar un nombre de dominio, Nic Chile sólo se preocuparía de que no este disponible y que  no se preocuparía del grado de similitud entre uno inscrito y otro que se solicita. Que a la fecha, la marca "Mall Plaza Chile", no ha sido inscrita en el registro de marcas, lo que avalaría aún más sus pretensiones y su buena fe y que por lo mismo pudiendo registrar como marca dicha expresión, ha decidido sólo registrar el nombre de dominio en Nic Chile. Además, agrega que no le alcanza ni en forma tangencial la causal genérica de revocación del Reglamento respectivo específicamente el art.22, sobre la revocación de un nombre de dominio, y que esto no habría sido alegado por el segundo solicitante, sino que afirma su derecho en concepciones y postulados que distan y se alejan de la forma y manera como deben ser resueltos estos conflictos de intereses.

QUINTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del primer solicitante rindió prueba documental, testimonial y de absolución de posiciones.

Que respecto de la prueba documental, acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Fotocopia de contrato de manejo de diseño computacional de mallplazachile.cl; 2) Fotocopia de contrato de proyección económica de mallplazachile.cl; 3) Fotocopia de contrato de publicidad de mallplazachile.cl con cines Mark Ltda.; 4) Ejemplar de la revista "La Butaca"; 5) Fotocopia aviso de cobranza de Virtuabyte.com; 6) Fotocopia de correo electrónico de empresa Virtuabyte.com a don Sergio Leiva Carrasco. Además rindió prueba testimonial y absolución de posiciones; 7) Hojas impresas correspondientes al sitio web mallplazachile.cl y 8) Hojas impresas correspondientes al buscador "Google" de las palabras "Mall Plaza".

Que respecto de la prueba testimonial, a fs.67 comparece don Miguel Patricio Gatica Urra, quién en síntesis señala que el sitio mallplazachile.cl, tiene por objetivo único dar servicios de marketing, es decir una central de distribución de avisos para comercializar productos, es un portal de marketing, no siendo y no cumpliendo con un sitio de comercio electrónico como tal. Que sabe que es el primer solicitante y que nunca ha querido usufructuar, usurpar el nombre de otros sitios web que hayan existido antes de la inscripción de éste en Nic Chile y que hay buena fe de parte del primer solicitante al no haber pedido dinero por el uso del nombre en discusión.

Que a su vez a fs. 69, depuso el testigo don Ricardo Enrique Martínez Salinas, quién declara que conoció al primer solicitante porque le ofreció hacerle publicidad a sus cines en  la página o punto web mallplazachile.cl. Pero señaló que no es el dueño de los cines Mark Limitada, aunque tiene contratado los servicios de mallplazachile.cl.

Que en cuanto a la prueba de absolución de posiciones, no concurrió el absolvente, es decir el representante legal de la segunda solicitante ni a la primera ni a la segunda citación, por lo que se le tuvo por confeso respecto de aquellos hechos que están categóricamente afirmados

SEXTO: Que la parte del segundo solicitante Plaza Oeste S.A., para probar sus pretensiones rindió sólo prueba documental y al efecto acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, dos listados de 303 marcas comerciales de su propiedad que contienen la expresión  "Mall Plaza" .

SEPTIMO: Que del análisis de lo expresado por las partes y, de la prueba rendida en autos, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

 1.-  Que el primer solicitante don Sergio Leiva Carrasco, creó un portal con el nombre de mallplazachile.cl consistente en un mall virtual de servicios de publicidad de bajo costo para operadores que no disponen de grandes capitales, proyecto que se complementaría con las actividades que desarrolla en el ámbito computacional.

2.- Que la segunda solicitante, la sociedad Plaza Oeste S.A., tiene registrada a su nombre la marca comercial "mall plaza" en Chile según la documentación acompañada en autos, desde el 10 de Septiembre de 1999 para distinguir un establecimiento comercial de toda clase de productos en todas las regiones del país.

OCTAVO: Que consta de los contratos acompañados a fs.16, 17 y 18 por el primer solicitante don Sergio Leiva Carrasco, sobre publicidad, manejo de diseño computacional de mallplazachile y de proyección económica de mallplazachile respectivamente, que el primero de los nombrados es del año 2003 y los dos últimos del año 2000, por no haber sido suscrito ninguno de estos instrumentos por el primer solicitante no tienen ningún valor probatorio, sin perjuicio de ser posteriores al registro de la marca comercial "mall plaza" de propiedad del segundo solicitante que data del año 1999.

OCTAVO: Que la denominación "mallplaza" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada por los usarios con el nombre de propiedad de la empresa del segundo solicitante justamente creada para distinguir un establecimiento comercial que por su tamaño, características y contenido reciben el nombre de "mall"  y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por parte de la primera solicitante.

NOVENO: Que las declaraciones de los testigos del primer solicitante y el resto de los documentos acompañados a los autos por él mismo, y la prueba de absolución de posiciones, no afectan el primer uso,  creación, ni la propiedad intelectual de la palabra "mallplaza"  por parte de la sociedad Plaza Oeste S.A., y no le otorgan ni acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served".

 Que no son aplicables en la especie las normas de la ley de Propiedad Industrial, ni las normas sobre revocación de un nombre de dominio.

Que todo lo anterior afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de autos, y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto por parte del segundo solicitante Plaza Oeste S.A., toda vez que logran formar en este árbitro arbitrador una convicción en tal sentido.

Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "mallplazachile.cl"

            POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

 

SE RESUELVE:

I.-Que se rechazan las tachas deducidas a fs.67 y 70 por el segundo solicitante.

II.- Que no ha lugar a la objeción de documentos de fs. 72 interpuesta por el segundo solicitante.

III.- Que se asigna el nombre de dominio "mallplazachile.cl" al segundo solicitante esto es a Plaza Oeste S.A.

IV.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "mallplazachile.cl" de la primera solicitante don Sergio Dimitri Leiva Carrasco.

V.- Cada parte pagará sus costas.

 

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes.-

Déjese copia simple de todo lo obrado en autos en poder de este Tribunal Arbitral.-

 

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA  ADRIANA FREDES TOLEDO.- 

Rol 46 - 2003.