Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "metroclub.cl"

Santiago,  uno de marzo de dos mil cinco

 

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF04220 de fecha 10 de Noviembre de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio <metroclub.cl>.

SEGUNDO: Que el  suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: Archivert S.A., Rut 99.557.640-6, correos electrónicos jaromero@xxxxx, contacto administrativo José Antonio Romero C., dirección postal Alberto Pepper 1.792, Renca, Santiago y Metro S.A., Rut 61.219.000-3, representado por el Estudio Jurídico Silva & Cía., correos electrónicos dominios@xxxxx, dominios@xxxxx, rmontero@xxxxx, mail@xxxxx, contacto administrativo Johanna Calderón, dirección postal Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1.414, Santiago.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el  día lunes 29 de noviembre de 2004, a las 16:15 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don Jaime Adolfo Romero, en representación del primer solicitante y por el segundo solicitante asistió don Ricardo Montero Castillo, quien presentó el respectivo patrocinio y poder, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 17, con fecha 01 de diciembre de 2004, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

SÈPTIMO: Que, dentro de plazo, a fojas 18, Arturo Covarrubias Vargas, en  representación deMetro S.A., segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <metroclub.cl>, debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

a.- Que este caso debe ser analizado más allá de ser un caso en el cual se aplique el principio "first come, first served" de manera simplista, sino que desde una perspectiva global integral.

b.- Que su mandante desarrolla una actividad por todos conocida, siendo un servicio de transporte expedito, seguro, económico convirtiéndose en las dos últimas décadas en un medio esencial para la actividad económica de la Región Metropolitana, transportando en el año 2000 a 162.742.777 pasajeros.

c.- Que dado el carácter que poseen los servicios prestados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser la empresa Nº 1 en su rubro, que con ese sentido protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039, diversos conceptos, entre los cuales se puede señalar metro, metroclub, club metro, metro a metro, metroarte, metrored, metrobus, etc.

d.- Que su representada es titular de las marcas metroclub, registro Nº 558.147 y 577.087, clubmetro, registro Nº 558.154 y 558.153.

e.- Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que le proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar ver afectadas sus marcas comerciales, refiriéndose a lo que en doctrina internacional marcaria se denomina la confusión y dilución marcaria, ya que nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas respecto de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio, que en este caso Archivert S.A. ha incurrido precisamente en esa conducta, al concebir el nombre solicitado en función de su cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es "metroclub" o la semejanza con una renombrada marca como lo es "metro", agregando que la solicitud de autos es arbitraria.

f.- Que no es justa la presentación en la cual un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra marca, lo que no favorece el desarrollo económico, por lo que dichas conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico, ya que el concepto metroclub.cl no sólo se estructura en base a la marca comercial que identifica ene l mercado a su mandante Metro S.A., sino que se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.

g.- Cita las normas contenidas en los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic-Chile, en cuanto las considera aplicables al caso de autos.

h.- Que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores, reiterando la importancia del tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y la publicidad  comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no corresponden a ella, indudablemente ello empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante, situación que es injusta y contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

i.- Que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por su mandante, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de distintas corporaciones, ya que si no se pone atajo inmediato a dicha pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en las marcas de mayor prestigio.

j.- Que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en el caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

k.- finalmente concluye señalando que estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretenda distinguir la empresa Archivert S.A. con el concepto Metroclub.cl, dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática con su mandante, Metro S.A., que asimismo todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, conforme a lo cual estima que la sociedad Archivert S.A. no posee un derecho equivalente al de Metro S.A.       

l.- Por los motivos antes expuestos, termina solicitando de tenga por interpuesta oposición, rechazando la solicitud del nombre de dominio en autos, y otorgárselo a su representada, con expresa condena en costas.

m.- Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados:

- Certificado de Registro de la marca Club  Metro, N° 558.154.

-  Certificado de Registro de la marca Club Metro, Nº 558.153.

-  Certificado de Registro de la marca Metroclub, Nº 577.087.

-  Certificado de Registro de la marca Metroclub, Nº 577.087.

OCTAVO: Que a fojas 33, con fecha 14 de enero de 2005 este Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y por acompañados los documentos en la forma solicitada.

NOVENO: Que a fojas 31, con fecha 21 de diciembre de 2004 se declara abierto el Período de Respuestas por el término de cinco días hábiles y se apercibe a los solicitantes para hacer valer sus derechos dentro de plazo en el presente proceso arbitral.

DÉCIMO: Que a fojas 32, con fecha 04 de enero de 2005, este Tribunal  Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.

DÉCIMO PRIMERO: Que a fojas 33, con fecha 14 de enero de 2005, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral por parte del segundo solicitante y por acompañados los documentos en la forma solicitada, de acuerdo con los considerandos señalados en dicha resolución, que consta en el expediente a fojas 33 y 34, la que fue notificada debidamente al primer solicitante, sin que éste manifestara su oposición en ningún sentido.

 

TENIENDO PRESENTE:

 

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que Metro S.A. es una importante y renombrada empresa a nivel nacional, lo anterior por ser un hecho público y notorio, y debido al conocimiento personal que tiene este Tribunal Arbitral de la referida circunstancia.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso y apercibido a fojas 31 para hacer valer sus derechos dentro de plazo, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba al referido primer solicitante incurrir en gasto alguno.

TERCERO:Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

 

RESUELVO:

 

Asígnese el nombre de dominio  <metroclub.cl> al segundo solicitante,Metro S.A., Rut 61.219.000-3, representado por el estudio jurídicoSilva & Compañía.

 

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.

 

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

 

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

 

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

 

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan las testigos Claudia Verónica Cornejo Kock, cédula de identidad 9.341.939-1 y Carmen Verónica Kock Motta, cédula de identidad 6.635.469-5.