Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominios "metropolis-internet.cl" y "metropolisinternet.cl"

REVOCACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO:

 

"metropolis-internet.cl" y "metropolisinternet.cl"

 

Metropolis Intercom S.A. c/ Anays Huanquilef

 

 

Santiago, 31 de marzo de 2004.-

 

Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro designado para resolver la disputa respecto a la revocación de los nombres de dominio "metropolis-internet.cl" y "metropolisinternet.cl", cuya actual titular es la señora Anays Huanquilef Arriagada, viene en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador y que en virtud de la reglamentación de Nic Chile he asumido. Comparecen en autos doña María Paulina Bardón Calvo y/o doña Noëlle Jeaneret en representación de Metropolis Intercom S.A., todas domiciliadas en Apoquindo 3721 piso 13, Las Condes, Santiago; y doña Anays Huanquilef Arraigada, por sí, domiciliada en calle Don Bosco Nº2787 block B, Depto-11, de la ciudad de Valdivia.

 

 

VISTOS:

 

PRIMERO: Que se recibió en mi oficina las carpetas en las cuales se me proponía como juez árbitro arbitrador del conflicto por los nombres de dominio ya referidos de acuerdo a la reglamentación de Nic Chile que incluye la designación de un árbitro arbitrador.

 

Que consta en los antecedentes que el señor árbitro don Patricio de la Barra declaró admisible las presentes solicitudes de revocación por los dominios "metropolis-internet.cl" y "metropolisinternet.cl".

 

Que este tribunal dispuso la acumulación de oficio de los autos de revocación de los nombres de dominio "metropolis-internet.cl" y "metropolisinternet.cl".

 

Que se llevó a efecto la audiencia de conciliación  en el despacho de este juez, con la comparecencia de doña Noëlle Jeaneret en representación de Metropolis Intercom S.A., demandante de la revocación, y de don Fernando Valderrama Martínez, en representación de doña Anays Huanquilef Arriagada, demandada de autos.

 

SEGUNDO: Que por resolución notificada a las partes se estableció el procedimiento al cual se sujetaría el arbitraje.

 

Entre otras reglas, se estableció que el tribunal conferiría traslado al demandado para contestar las demandas acumuladas, lo que debería hacerse en una sola presentación, por el término de veinte días. Conjuntamente con dicha notificación, que se practicaría por correo electrónico, se adjuntaría por correo electrónico una copia de las demandas de revocación, sin perjuicio de la facultad del demandado para solicitar fotocopias de las mismas.

 

Se dispuso también que con la presentación de la contestación, o vencido el término para ello, el tribunal podría o no recibir la causa a prueba, si estimara que existen hechos substanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten, término que sería no superior a diez días, vencido el cual quedaría cerrado el debate de pleno derecho, sin certificación ni resolución alguna, y el proceso quedaría en estado de sentencia. Se resolvió además que las partes podrían presentar pruebas en cualquier estado del juicio, hasta el vencimiento del término probatorio.

 

Que, conforme a las normas de procedimiento, se confirió traslado a la demandada para contestar ambas demandas, traslado que fue oportunamente evacuado por dicha parte, y posteriormente la parte demandante presenta un escrito en el cual agrega consideraciones de hecho y de derecho adicionales a sus demandas.

 

Que se citó a las partes a oír sentencia.

 

TERCERO: Los argumentos de la parte demandante se resumen de la manera que sigue:

 

- Que con fecha 14 de octubre de 2000, fueron registrados por doña Anays Huanquilef Arriagada, quien se designa como contacto administrativo de una entidad sin existencia legal denominada Metropolis Internet Webhosting Profesional, los nombres de dominio "metropolis-internet.cl" y "metropolisinternet.cl".

 

- Que existe la posibilidad para toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectado su derecho por la asignación de un nombre de dominio de solicitar la revocación de la inscripción que le agravie fundamentando su petición en la forma que dispone el reglamento, señala asimismo que los requisitos de fondo que se exigen para el ejercicio de la acción de revocación se refieren fundamentalmente al hecho de que la inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe, la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

 

1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o de servicio sobre la que tiene derecho el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido.

2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

3.- Que el dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe

 

- Por otro lado agrega que la reglamentación dispone que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias puede servir para evidenciar y demostrar la mala fe del consignatario del dominio objetado:

 

a)       Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción siendo el reclamante propietario de la marca registrada del bien o servicio.

b)      Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular del la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio esta pauta de conducta.

c)       Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia que usando el nombre de dominio el asignatario de este haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de internet a su sitio web o cualquier otro lugar en línea creando confusión con la marca del reclamante.

 

- Que la inscripción de los nombres de dominio en cuestión es abusiva dado que los nombres de dominio son idénticos a una marca registrada por la demandante, ya que es titular de los registros marcarios Nº588.610; Nº588.611; Nº588612; Nº588.619; Nº588.620 y Nº588.621 correspondiente a la marca METROPOLIS INTERNET, marca que su representada usa en forma constante y que viene a identificar todo giro de Internet que realiza en forma pública y notoria Metropolis Intercom S.A.

 

- Que el asignatario de los nombres de dominio "metropolis-internet.cl" y "metropolisinternet.c" no tendría derecho legítimo sobre las expresiones objeto de estas revocaciones ya que en su opinión sin ser una persona jurídica ni tener existencia legal es sólo una organización que se dedica a la apropiación de marcas ajenas para luego lucrar con ellas; dicha organización, señala la demandante, ha tomado el nombre de METROPOLIS INTERNET para desarrollar el giro de solicitar nombres de dominio no correspondiendo dicho nombre a la razón social de una sociedad legalmente constituida y por lo mismo al carecer de personalidad jurídica la demandada no puede ser titular o tener derecho alguno en relación al nombre METROPOLIS INTERNET pues simplemente dicha organización no existe legalmente y por lo mismo la expresión METROPOLIS INTERNET no puede estimarse en su razón social.

 

- Que el nombre de dominio se inscribió de mala fe porque el titular de los dominios en cuestión, Metropolis Internet Webhostin Profesional, es una entidad sin existencia legal y que carece por lo mismo de RUT y aparece representada por doña Anays Soledad Huanquilef Arriagada, Rut 12.534.017-2, cuya existencia no es desconocida para la demandante. En efecto, señala la demandante, la señora Huanquilef, junto a su socio don Cristian Eduardo Castañeda Romero, Rut 12.666.237-8, ambos domiciliados en Don Bosco Nº2787, block B, Depto.- 11, Valdivia, Décima Región, se dedican -subraya la demandante- en forma abierta al negocio de los nombres de dominio registrando como tales marcas comerciales registradas, para luego ofrecer los mismos a los titulares de dichas marcas. Dicha práctica la realizarían no sólo bajo el Tld .cl sino también en el Tld com operando en ambos casos con impunidad. Agrega la demandante que el señor Cristian Eduardo Castañeda Romero, actuando a nombre de la señora Anays Huanquilef Arraigada, ofreció a la venta en el pasado el nombre de dominio "chiletabacos.com", frente a lo cual el interesado se vio obligado a negociar la compra de dicho dominio "chiletabacos.com" por una alta suma. Afirma la demandante que el señor Castañeda en ese momento le confesó abiertamente su actividad señalándole además que tenía algunos nombres de dominio que podrían interesar a otras reconocidas empresas.

 

- Por todo lo anterior, la demandante concluye que existe mala fe en la solicitud de los nombres de dominio en conflicto, que se ha hecho con vistas a obtener un lucro ilegítimo, lo cual ha motivado la presentación de esta demanda de revocación.

 

CUARTO: Que en su escrito de contestación, la demandada señala los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

 

- Que Metropolis Intercom S.A. funda su petición de revocación en que a su juicio la inscripción de los nombres de dominio discutidos es abusiva y que además tales inscripciones se habrían hecho de mala fe. Agrega que en su opinión no se configura ninguna de las causales previstas en el artículo Nº22 de la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominios cl.

 

- Precisa la demandada que la demandante señala que los nombres de dominio en cuestión son idénticos a una marca registrada en la cual es titular, agregando que esa marca identifica todo el giro de internet que realiza en forma pública y notoria Metropolis Intercom S.A., al respecto señala la demandada que la hipótesis de esa causal exige que al momento de la inscripción del nombre de dominio que se reclama y sólo en ese momento este sea idéntico o engañosamente similar a una marca o producto sobre la cual tiene derecho el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, que por eso el articulo 11 del reglamento responsabiliza exclusivamente a los solicitantes que su inscripción no contraríe derechos adquiridos válidamente por terceros.

 

- Que al inscribir los dominios en cuestión no habría vulnerado ningún derecho y menos los de Metropolis Intercom S.A. toda vez que al consultar los registros marcarios correspondientes al momento en que se solicita la inscripción de los dominios antedichos no existía ninguna marca inscrita con esas denominaciones más aún ni siquiera existía una solicitud de inscripción publicada en el Diario Oficial que es el medio de publicidad idóneo para que los ciudadanos se enteren de tales solicitudes.

 

- Agrega que los nombres de dominio se le asignaron en agosto de 2000 y que el día 12 de septiembre del mismo año inició sus actividades ante el Servicio de Impuestos Internos indicando como giro el de Hosting y Servicios de Internet, lo cual realiza en la página web a la cual se accede mediante los nombres de dominio disputados y que por su parte la marca METROPOLIS INTERNET fue concedida a la demandante solo el 24 de enero de 2001 siendo publicada en el Diario Oficial la solicitud de inscripción el 26 de octubre de 2000, dos meses después de la inscripción de los dominios antedichos, de manera que nunca ella se podría haber enterado de que existía alguna solicitud de inscripción de las denominaciones antedichas. Por otro lado agrega que su solicitud se hizo ajustándose al reglamento vigente y sin vulnerar derecho alguno y que particularmente no habría vulnerado ningún derecho marcario.

 

- Agrega además que los nombres de dominio están constituidos por dos palabras absolutamente genéricas.

 

- Que la demandante ha señalado que se configuraría la causal contemplada en la letra b) del inciso 1º del artículo 22 del reglamento, esto es, que no tendría derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en cuestión. Agrega que la demandante señala que la titular de los nombres de dominio en disputa sería una organización Metropolis Internet Webhosting Profesional que no tiene existencia legal y que a su juicio se dedicaría a la apropiación de marcas ajenas para luego lucrar con ellas. Frente a esto la demandada se pronuncia señalando que los dominios en cuestión fueron asignados a nombre de doña Anays Soledad Huanquilef Arraigada y que través de dichas direcciones electrónicas se accede a una página web en que ella ofrece los servicios de hosting y alojamiento de otra página web. Dicho servicio se haría conforme a las normas legales. Por otra parte precisa que el servicio que presta la señora Huanquilef sería esencialmente virtual, pues sólo existe en la internet y para los usuarios de ella. Asimismo, señala que resulta claro el interés que ella tiene en los nombres de dominio en disputa.

 

- Que haciéndose cargo de la afirmación de la demandante en el sentido de que las inscripciones de los nombres de dominio habrían sido hechas de mala fe y que ella estaría asociada con otra persona para registrar nombres de dominio y luego lucrar con los titulares de las marcas registradas, señala la demandada que esa afirmación debe ser desestimada porque es un principio jurídico asentado que la buena fe se presume, ergo que la mala fe debe ser probada por quien la alega. Que el reglamento señala una serie de situaciones que sirven para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, siendo la primera de ellas la que esgrime la demandante esto es "que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la  marca registrada del bien o servicio". Precisa que debe tenerse en cuenta que el reglamento habla de circunstancias, no de una sino de varias, la regla general es la buena fe por lo tanto no basta con un solo hecho para desvirtuar un principio básico como lo es la buena fe. Señala la demandada que la demandante no podrá probar la circunstancia en que la contraria funda la supuesta mala fe ya que ella nunca había inscrito un nombre de dominio en disputa para venderlo, arrendarlo o transferirlo y que sólo identifica a una página web para hacer servicios legales.

 

- Agrega que la demandante falta a la verdad al señalar que el señor Castañeda ofreció a su nombre el dominio "chiletabacos.com" pues ella nunca ha sido titular del dominio "chiletabacos.com" y por lo tanto mal podría haber ofrecido personalmente o por intermedio de otra persona algo sobre lo cual no tiene derecho.

 

- También sostiene que, a diferencia de lo que alega la demandante, concurren las circunstancias de las letras a) y b) del inciso 4º del artículo 22 del reglamento que evidencian y demuestran que no se habría actuado de mala fe, en cuanto que estaría utilizando ambos dominios con fines legítimos. Agrega además como abono a su tesis que recibe 20 mil visitas a su sitio web lo que probaría que su negocio ya es comúnmente conocido. Por otra parte agrega la demandada que, en su opinión, el hecho que la demandante no sea titular de los dominios en cuestión definitivamente no afecta gravemente a sus derechos de la forma que expresa el artículo 20 del reglamento. Agrega que la empresa Metropolis Intercom S.A. tiene presencia activa en Internet, que se puede acceder a la página web del demandante donde se ofrecen varios servicios relacionados con el giro de Internet los cuales son profusamente publicitados por otros medios de los cuales la demandante es propietaria, como revistas de cable o la televisión, agrega que la demandante usa el acrónimo MI que es público y notorio y profusamente publicitado.

 

- Por último señala que la pretensión de la demandante resulta peligrosa para el desarrollo de la actividad económica vinculada a Internet, ya que se podría estar sentando el nefasto precedente de que una empresa poderosa inscriba como marca comercial un nombre de dominio atractivo, haga famosa la marca gracias a sus medios económicos y luego solicite la revocación del dominio argumentando un mejor derecho, lo que correspondería a la figura del llamado Reverse Domain Name Hijacking. Concluye que en su opinión no se verifica ninguna de las causales de revocación contempladas para que se produzca la revocación y por lo tanto debe aplicarse el criterio First Come First Served

 

QUINTO: Que en el escrito de la demandante en el cual se contienen consideraciones de hecho y de derecho, se señala fundamentalmente lo siguiente;

 

- Que de conformidad con la resolución de fecha 12 de noviembre de 2003 que acompaña en un otrosí, consta la titularidad de Metropolis Intercom S.A. respecto de la marca METROPOLIS INTERNET, mediante los registros Nº588.610, Nº588.611; Nº588.612; Nº588.619; Nº588.620 y Nº588.621 todos de fecha 24 de enero de 2001 y respectivamente solicitados con fecha 10 de agosto de 2000.

 

- Todo sin perjuicio de la titularidad notoria de que la demandante goza respecto de la marca METROPOLIS INTERCOM, que ciertamente debe estimarse, afirma, como parte importante del fundamento de esta demanda, por otro lado agrega que el uso que se hace de la marca METROPOLIS INTERNET es fácilmente verificable en su página web www.mi.cl y es a todas luces evidente en cuanto a que su representada es notoriamente conocida como una empresa que proporciona servicios de conexión a Internet.

 

- Agrega que en cuanto a la mala fe de la demandada, le consta en forma directa que se trata de personas que lucran de la inscripción de nombres de dominios que coinciden con marcas de terceros, pues así ha ocurrido en el pasado con otros nombres de dominio, sin perjuicio de que en el caso de los dominios en disputa esta parte no estuvo dispuesta a ofrecer dinero para recuperar su legítimo derecho pues estimó que no era posible dar pie a incentivar una escalada de piratería que a la larga terminaría corrompiendo todo el sistema de asignación de nombres de dominio.

 

- Que respecto a la condición ética de la demandada, la demandante señal que la contraria señaló en su escrito de contestación que "la demandante falta a la verdad al señalar que el señor Castañeda ofreció en mi nombre el dominio chiletabacos.com, pues yo nunca he sido titular de dicho dominio por lo tanto mal podría haber ofrecido personalmente o por intermedio de otra persona algo sobre lo cual no tengo privilegio alguno". Sobre esta última afirmación, la demandante se declara sorprendida en función de un antecedente que acompaña al escrito, que corresponde a una copia de una carta enviada por Anays Soledad Huanquilef Arriagada al señor Guillermo Reyes, contralor de la Compañía Chilena de Tabacos S.A. en la cual solicitan el pago de US$6.500 por el nombre de dominio que indebidamente tenían inscrito su nombre. Asimismo, acompaña copia de la página web de Network Solutions que en la cual también consta que la demandada es titular de dicho dominio, luego por razones prácticas se transfirió el dominio a nombre del señor Castañeda. Por todo lo anterior, concluye la demandante, queda comprobado que la demandada no tiene el más mínimo pudor para mentir descaradamente ante un órgano jurisdiccional lo que sin duda es un antecedente de gran importancia para apreciar su buena o mala fe en esta materia.

 

- Para concluir, la demandante reitera el evidente perjuicio que los dominios en disputa le provocan, pues confunden al público consumidor de servicios relacionados con Internet, al utilizar parte de la razón social y marca emblemática de su mandante, al punto de haberse visto expuesta su representada a demandas y requerimientos del SERNAC al confundirse con la demandada.

 

SEXTO: Que en la resolución del examen de admisibilidad de las revocaciones en contra de los dominios "metropolis-internet.cl" y "metropolisinternet.cl", incluidas en autos, el señor juez árbitro don Patricio de la Barra señala:

 

1.- Que Metropolis Internet Webhosting Profesional en principio no gozaría de personería jurídica y por lo tanto no existiría un derecho a la razón social que pudiera asociarse a los dominios en disputa.

 

2.- Que la demandante es titular de varios registros marcarios de amplia cobertura en las clases 35; 38 y 42 que le otorgan derechos preexistentes.

 

3.- Que sin perjuicio de no constituir una marca famosa el mercado relaciona y asocia a Metropolis Internet con la demandante de autos.

 

4.- Que el artículo 22 de la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl establece los requisitos necesarios para fundar una revocación de un nombre de dominio.

 

5.- Que atendido los antecedentes antes mencionados existen fundadas sospechas que el solicitante de la revocación goza de un mejor derecho fundado en las siguientes circunstancias:

 

a) Que el nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca comercial Metropolis Internet, registrada en nuestro país por Metropolis Intercom S.A. en las clases 35, 38 y 42.

 

b) Que Metropolis Internet Webhosting Profesional como empresa no tendría legitimo interés en los nombres de domino "metropolis-internet.cl" y "metropolisinternet.cl"

 

c) Que se puede deducir que en este caso en particular el actuar de Metrópolis Internet Webhosting Profesional no está enmarcado bajo el principio de la buena fe.

 

d) De los antecedentes recopilados por este árbitro (el señor Patricio de la Barra) no habría ningún elemento que permita concluir que la solicitud y posterior adjudicación de los dominios en conflicto hayan sido consecuencia de un mejor derecho por parte de la demandada.

 

e) Que los hechos y circunstancias descritas precedentemente son suficientes para declarar admisible la revocación pues en la práctica las causales del artículo 22 son plenamente aplicables.

 

f) Que en otra presentación de la demandante con fecha 28 de junio de 2002 la demandada acompaña documentos que dan constancia que el sitio metropolis-internet.cl ha desarrollado una actividad que induce a error al público consumidor respecto del origen de los servicios que se prestan. El primer documento acompañado corresponde a un email de la señora Gloria Betty, funcionaria del servicio nacional del consumidor, SERNAC, dirigida a Metropolis Intercom S.A. en el cual se llama la atención a dicha empresa por el mal servicio otorgado en su página "metropolis-internet.cl" o "metropolisinternet.cl" quedando en evidencia que la confusión creada alcanzó no sólo al público consumidor sino también a una repartición pública como el SERNAC. Asimismo acompaña un e mail recibido en las oficinas de la demandante en el cual un consumidor increpa a Metropolis Intercom S.A. por los malos servicios ofrecidos en la página "metropolis-internet.cl" o "metropolisinternet.cl", mensaje en el cual también se evidencia la confusión que el nombre de dominio metropolisinternet.cl genera entre los consumidores.

 

 

 

Y TENIENDO PRESENTE:

 

SÉPTIMO: Que el espíritu del fundador del sistema de nombre de dominios señor Jon Postel, plasmado en la RFC 1591, fue de que el sistema de registro de nombres de dominio se desarrollara en un marco de lo que él denominó "fair use";

 

Que, concordante con lo anterior, el art. 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros";

 

Que, en consecuencia, el sistema de asignación y registro de nombres del ccTLD ".cl" se inserta no sólo en el espíritu del fundador del sistema, sino además en los principios y normas de rango constitucional y legal que rigen la actividad económica chilena. En este sentido, uno de los pilares del orden público económico, en base al cual se organizan jurídicamente la actividad y las relaciones económicas, es la sana y leal competencia, lo cual exige que los distintos actores económicos puedan jugar en un marco de equidad, transparencia y de estímulo y capitalización de las iniciativas comerciales;

 

 

OCTAVO: Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de Nic Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado.

 

Que, como consecuencia de lo anterior, Metropolis Intercom S.A.. ha acreditado, de manera contundente a juicio de este sentenciador, su vinculación e interés legitimo respecto de los nombres de dominio en disputa.

 

Que, por el contrario, la demandada. no ha logrado demostrar un derecho adquirido sobre la expresión en cuestión.

 

 

NOVENO: Que en lo concerniente a la no afectación de las normas y principios de competencial leal y ética mercantil, es menester señalar que la demandada, al inscribir a su nombre los nombres de dominio en disputa, y posteriormente habilitar con dicho nombre sitios web, lo que ha hecho es utilizar una expresión sobre la cual carece de todo derecho para el mismo mercado relevante de Metropolis Intercom S.A., lo cual ha generado un fenómeno de confusión entre los consumidores acerca de la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos. El peligro de la confusión no es potencial sino que es actual como se desprende de un documento que consta en este proceso que corresponde a un email de la señora Gloria Betty, funcionaria del servicio nacional del consumidor, SERNAC, dirigida a Metropolis Intercom S.A. en el cual le llama la atención a dicha empresa por el mal servicio otorgado en su página "metropolis-internet.cl" o "metropolisinternet.cl" quedando en evidencia que la confusión creada alcanzó no sólo al público consumidor sino también a una repartición pública como el SERNAC. Asimismo, consta en autos un email recibido en las oficinas de la demandante, en el cual un consumidor increpa al Metropolis Intercom S.A. por los malos servicios ofrecidos en la página "metropolis-internet.cl" o "metropolisinternet.cl", mensaje en el cual también se evidencia la confusión que el nombre de dominio metropolisinternet.cl genera entre los consumidores.

 

El fenómeno de la confusión en este caso se ve agravado por el hecho de que dicha confusión va asociada a una percepción de mal servicio, lo cual se traduce en un daño objetivo al prestigio y presencia comercial de la demandante Metropolis Intercom S.A..  Así las cosas, la demandada no sólo capitaliza el prestigio de la demandada al utilizar las expresiones en conflicto en un rubro afín al de la demandada, sino que termina provocándole un daño de imagen al no proveer los servicios ofrecidos bajo estándares mínimamente satisfactorios como queda reflejado en las quejas de los consumidores.

 

 

DÉCIMO: Que, dentro del mismo orden de ideas, conforme a las normas y principios de competencia leal -que sintonizan con el trasfondo axiológico que subyace al orden público económico-, no parece justo que la demandada intente capitalizar para sí el posicionamiento comercial de la demandante bajo la forma de un nombre de dominio, ya que la sana competencia exige que los actores económicos emprendan, en un marco de lealtad, actividades comerciales destinadas a solucionar necesidades de la sociedad, sin arrimarse a iniciativas ajenas, principios que se materializan, entre otras, a través de las normas sobre Propiedad Intelectual, en su más amplio sentido, que rigen en nuestro país.

 

Que en este caso este tribunal ha estimado que no sólo se constata un fenómeno de confusión, sino que además se está claramente en presencia de abuso y mala fe y la regla general en estas materias es que todo registro de nombre de dominio debe permanecer protegido, salvo que el demandante de revocación demuestre que ha sido inscrito en forma abusiva o de mala fe.

 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que, además, la reglamentación de Nic Chile dispone que una inscripción de nombre de dominio se considera abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

 

En opinión de este árbitro, en las inscripciones de los nombres de dominio "metropolis‑internet.cl" y "metropolisinternet.cl" se cumplen todos los presupuestos antes citados.

 

En efecto, el nombre de dominio corresponde, en su parte substancial y relevante, a una marca sobre la que tienen derechos los reclamantes, o al menos corresponde a una expresión por la cual la demandante es ampliamente reconocida en nuestro país, como es el signo METROPOLIS, lo cual es un hecho notorio. Por lo demás, según consta en autos, la marca METROPOLIS fue adquirida por la demandante en el año 1997, y corresponde al registro Nº 373.128, el cual se hallaba vigente a la época en que fueron inscritos los nombres de dominio impugnados (año 2000). Esto demuestra que la demandante detentaba derechos sobre la marca METROPOLIS con varios años de anterioridad a las inscripciones de los nombres de dominio objeto de este litigio. Por lo mismo, no resultan pertinentes las alegaciones de la demandada en el sentido que habría inscrito los dominios impugnados con anterioridad a la marca METROPOLIS INTERNET de la actora, ya que el punto relevante en la especie es la capacidad de confusión que envuelven los dominios impugnados con la marca notoria METROPOLIS de la demandante.

 

El hecho que la demandada haya agregado a dicha marca registrada y notoria, una expresión indicativa como lo es INTERNET, en nada altera la afectación a una marca previamente registrada. Más aún, la independencia de las palabras "metropolis" e "internet" queda de manifiesto en el nombre de dominio "metropolis-internet.cl" impugnado, en donde la demandada separó ambas palabras con un guión, con lo cual se resalta a todas luces la marca METROPOLIS de la demandante. Para graficar la situación expuesta, es lo mismo que si se registrara el nombre de dominio "cocacola-refresco.cl".

 

En consecuencia, en opinión de este tribunal, los nombres de dominio en disputa generan una clara confusión con los registros marcarios de la demandante, lo cual se agudiza dado el amplio reconocimiento, en el respectivo mercado relevante, de las marcas de Metropolis Intercom S.A.

 

DÉCIMO SEGUNDO: Por su parte, el asignatario no ha acreditado ningún derecho o interés legítimo con respecto a este nombre de dominio, que fuera preexistente a la fecha en que inscribió los dominios impugnados. Tampoco es titular de ninguna marca relacionada con la expresión METROPOLIS.

 

DÉCIMO TERCERO: Por otro lado, a juicio de este árbitro, se encuentra también acreditada la mala fe, ya que si en Chile ningún consumidor medio y de buena fe podría alegar desconocimiento de la firma demandante y de su marca notoria METROPOLIS, con menor razón podrá alegar tal desconocimiento la demandada, quien, al igual que la demandante, se dedica también al rubro de la Internet. Al concurrir la mala fe en el acto inicial de registro del dominio, el uso posterior de dicho dominio está igualmente viciado de mala fe.

 

El actuar abusivo y de la mala fe se ve particularmente acentuado cuando se analiza un antecedente que la demandante aporta en el proceso y que consiste en una carta firmada por la señora Anays Huanquilef mediante la cual fijan en seis mil quinientos dólares el precio del traspaso del nombre de dominio "chiletabaco.com". Por lo tanto, consta en el expediente que la señora Huanquilef tiene antecedentes de haber estado involucrada en transacciones de venta de nombres de dominios en sumas abusivas, sin que la señora Huanquilef haya tenido vinculación con la expresión CHILETABACOS.

 

Este antecedente resulta particularmente grave, dado que, como consta en autos, la señora Huanquilef acusa a la demandante de "faltar a la verdad" cuando Metropolis Intercom S.A. la vinculó en la operación de venta del nombres de dominio "chiletabacos.cl", no obstante lo cual consta en el expediente una carta firmada por la señora Anays Huanquilef, en una operación de venta del nombre de dominio "chiletabacos.cl", documento que no fue objetado por la demandada.

 

En consecuencia y visto lo dispuesto en reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominios cl,

 

 

 

 

SE RESUELVE:

 

Acógense las demandas presentadas por Metropolis Intercom S.A. y revócanse las inscripciones de los nombres de dominio "metropolis‑internet.cl" y "metropolisinternet.cl".

 

Transfiéranse por Nic Chile los nombres de dominio "metropolis‑internet.cl" y "metropolisinternet.cl" a favor de la parte demandante Metropolis Intercom S.A., quien a su vez deberá dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto en el inciso final del artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominios .CL, bajo apercibimiento de eliminación del referido nombre de dominio por parte de Nic Chile.

 

Las costas de este arbitraje serán soportadas únicamente por la parte Demandante.

 

Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

 

Déjese copia simple de esta sentencia en poder de este Tribunal Arbitral.

 

Fallo dictado por el juez árbitro don Gonzalo Sánchez Serrano.

 

 

Autorizan en calidad de testigos doña Johanna Calderón Contreras, cédula nacional de identidad Nº 8.430.362-3, y doña Gabriela Alvarez Villablanca, cédula nacional de identidad Nº 8.430.430-1.-