Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "metrovision.cl"

MAT.: Sentencia definitivametrovision.cl

PARTES: OYANEDEL E HIJOS LTDA

               METRO S.A.,

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca

 

En Santiago de Chile, a veinte de octubre de dos mil tres,

VISTOS:

1.-Que por oficio OF02876, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio metrovision.cl suscitado entre OYANEDEL E HIJOS LIMITADA, RUT 89.939.400-3, domiciliado en Bellavista 280, Agua Santa, Viña del Mar, y METRO S.A. (EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO S.A.), RUT 61.219.000-3, domiciliada en Av. Libertador Bernardo O`Higgins 1414, Santiago.

2.- Que por resolución de fecha 23 de junio de este año se aceptó la designación como árbitro arbitrador y se juró desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y prueba para el día jueves 03 de julio del año en curso, lo que fue notificado a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3.-Que el día y hora señalada se llevó a cabo la audiencia fijada en autos, con la sola comparecencia del segundo solicitante, representado por el abogado ARTURO COVARRUBIAS VARGAS, quien acompañó escrito de patrocinio y poder, además de consignación por el monto fijado como honorarios provisionales. En la ausencia del primer solicitante no fue posible un llamado a conciliación por lo que se procedió derechamente a la fijación del procedimiento. De esto se notificó personalmente al asistente y por correo electrónico a la parte ausente.

4.-Que a fojas 24 la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, las que funda en los argumentos siguientes:

ARGUMENTOS DE HECHO: Señala que la Sociedad Oyanedel e hijos Limitada solicitó el registro de la expresión metrovisión.cl como dominio de Internet, con fecha 11 de febrero de 2003, misma solicitud que formuló su representada con fecha 04 de marzo de este mismo año, dentro del plazo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Nombres de Dominio CL. Agrega que posteriormente, luego de no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2 del anexo 1, relativo al procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC Chile, en cuya sede, no habiéndose llegado a acuerdo, se procedió a la fijación de las normas del procedimiento arbitral.

ARGUMENTOS DE DERECHO: Señala que la internet en su desarrollo ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto, continúa, el destacado jurista nacional Enrique Barros B., ha señalado que la Internet es un fenómeno económico, psicológico, pero no un fenómeno jurídico, queriendo decir con esto que  no es o no debiere ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario, como una actividad humana más debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan  el actuar económico humano como lo son el fenómeno de la iniciativa individual. En esta evolución legal, uno de los principios de derecho económico a considerar es aquel que permite a los actores económicos capitalizar su trayectoria comercial como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal se traduce en definitiva en una protección del bien común. En este sentido, llama a que el caso de autos se analice más allá del principio first come fisrt served, analizándose bajo el prisma del mejor derecho con una perspectiva jurídica integral.

Continúa argumentando que la actividad desarrollada por la empresa METRO S.A., es de todos bien conocida; es un servicio de transporte expedito, seguro y económico, convirtiéndose en las últimas dos décadas en un medio esencial para la actividad económica de la Región Metropolitana. Al efecto, como dato objetivo, señala que en el año 2000 transportó a 162.742.777 pasajeros, siendo el medio de transporte que más personas trasladó en el país. Dado los servicios que presta METRO S.A. se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser la empresa N° 1 en la actividad de transportes. Así, registró la palabra METRO como marca comercial de acuerdo a la ley 19.039, varias décadas atrás, siendo actualmente titular de una gran cantidad de registros marcarios, tanto denominativos como mixtos, en variadas clases del clasificador internacional de productos y servicios. A su vez, solicitó el registro METROVISION en junio de 1999, encontrándose de esta manera protegido a través de los registros 553984, para la clase 35, 553.773, para productos de la clase 16 y 553.734, para productos de la clase 12.

Agrega que en lo referente a la actividad desarrollada por la sociedad Oyanedel e Hijos Limitada, señala que toda empresa tiene derecho a usar todos los recursos legales a efectos de impedir la confusión y la dilución marcaria, que lleva a que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio, acción en la que estaría incurriendo esta sociedad al concebir el nombre de dominio solicitado en función de su cliente, vinculándolo a su marca registrada "metrovisión" y a house marck "METRO". Agrega que la solicitud no sólo es arbitraria, por ser contraria a los principios que informan la asignación de nombres de dominio, sino que además es antojadiza ya el concepto solicitado no es utilizado por ella para ser identificada en el mercado. El nombre de dominio no conduce a ninguna página web, no es utilizado por ella para individualizar alguna actividad, dado que no se ha inscrito ninguna sociedad con dicha razón social en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, ni se ha solicitado dicho concepto como marca comercial en el Departamento de Propiedad Industrial, por lo que queda una solicitud sin fundamento y que perjudica a su mandante METRO S.A.. Sostiene que este tipo de conductas es perniciosa para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Continua argumentando que el concepto metrovision.cl es idéntico al signo de propiedad de su mandante y se estructura en base a la palabra que la identifica en el mercado "METRO". Agrega que el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile señala que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros". Invoca asimismo el artículo 22 del citado reglamento, no obstante estar ubicado en el título de la Revocación de los nombres de dominio.

Sostiene al respecto que es evidente que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria muy idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los productos de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante, viéndose afectado su derecho de propiedad marcaria, amparada por la ley y la Constitución, traduciéndose en un grave atentado contra la identidad comercial, concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.

Señala que por último debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Concluye que buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados son todos elementos que perfilan a su mandante como titular de un mejor derecho para optar al dominio en disputa, por lo que solicita se tenga por presentada su demanda arbitray y que en definitiva se le asigne derechamente el dominio a su representada METRO S.A., con expresa condena en costas de la contraria.

5.- Que esta parte, en auxilio de sus argumentos rindió prueba documental, consistente en: a) Impresiones de consultas a la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial, de fojas 13 a 23, que da cuenta de los siguientes registros marcarios, a nombre de la empresa METRO S.A.: a.- METRO NEWS, N° 658.689, para la clase 35, de fojas 13; b.- METRO NOTICIAS, N° 659.056, clase 35, de fojas 14; c.- METRO RED, número de solicitud 611.931, pendiente instancia administrativa, de fojas 15; d.- METRO CHILE, número de solicitud 603.151, pendiente instancia administrativa, de fojas 16; e.- METRO-CHILE, CHILE, número de solicitud 603.152, pendiente instancia administrativa, de fojas 17; f.- METROLIGERO, N° Registro 665.251, clase 12, de fojas 18; g.- METROLIGERO, N° Registro 668.775, clase 39, de fojas 19; h.- METRO ESTACION UNVERSIDAD DE CHILE, N° Registro 657.127, clase 36, de fojas 20; i.- METROVISION, N° 553.984, clase 35, de fojas 21; j.- METROVISION, N° de Registro 553.733, clase 16, de fojas 22; k.- METROVISION, N° 553.734, clase 12, de fojas 23

6.-Que de su parte, la primera solicitante no se apersonó en autos ni allegó antecedentes en orden a acerditar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

7.-Que las partes no contra argumentaron ni observaron las pruebas rendidas en autos.

8.-Que a fojas 35 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que los nombres de dominio constituyen localizadores de coadyuvan a la localización de los distintos actores o productos que se desenvuelven en la Red. De esta forma, si bien no han alcanzado un reconocimiento legislativo en orden a constituir identificadores respecto de los cuales les cabe derechos exclusivos a sus titulares, a similitud de lo que ocurre con las marcas comerciales, si, en doctrina se les reconoce una distintividad sobrevenida, fruto del reconocimiento de la práctica generalizada en orden a entender que el sitio web a que coadyuva en su localización es una prolongación natural en el nuevo estadio tecnológico, de la obra o establecimiento que se desenvolvía normalmente en un entorno físico/analógico, ahora en el mundo virtual.

Como consecuencia de lo anterior, y sin entrar en aquellas materias que complejizan a la Red como fenómeno que ha de analizarse frente a ordenamientos jurídicos naturalmente analógicos, la generalidad de los autores y ordenamientos jurídicos están contestes en su concepción de los derechos y obligaciones que asisten a los actores de la red, en el sentido que en el entorno virtual no habrán de tenerse más derechos de aquellos que al agente le asisten en el mundo físico. Asimismo, como una expresión del principio de buena fe, quien actúa en la red infringe los principios normativos que la inspiran cuando con su acción produce un desmedro a los derechos de terceros.

Es en este sentido que se ha entendido que la Red no altera los principios jurídicos tradicionales, en cuanto a que en ella imperan los principios de buena fe, de seguridad jurídica, en el sentido que el ordenamiento jurídico proporcionará los medios necesarios para el restablecimiento del imperio del derecho en caso que a través de acciones desarrolladas en la red se menoscaben derechos de terceros.

SEGUNDO:Que uno de los derechos validamente adquiridos en el entorno analógico es la titularidad sobre un registro marcario, lo cual ha sido reconocido en el Reglamento para la Administración del Sistema de Nombres de Dominio de Nic Chile, en su titulo relativo a la revocación. La ubicación de esta normativa no es baladí, por cuanto ello nos lleva a sostener que los criterios de buena y mala fe que en ellos se recogen se aplican respecto de un dominio cuya titularidad está consolidada y que en su uso se producen las actuaciones lesivas a los derechos o intereses legalmente protegidos de un tercero. Por tanto no es susceptible de ser aplicado automáticamente respecto de un conflicto por asignación de un nombre de dominio, sino que habrá de hacerse un acabado análisis de los hechos, que permita sostener que el titular provisorio (primer solicitante) ha realizado acciones que configuran las hipótesis que la norma señala. Por tanto, no habiendo pruebas contundentes a este respecto, no podrá darse aplicación a las mismas en estos autos.

TERCERO:Que, de otra parte, en la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio, la doctrina y jurisprudencia está asimismo conteste en orden a que el principio basal para su resolución es el de first come first served, el que no constituye, como señala el abogado de la segunda solicitante, una mera importación de tecnicismos creados por los ingenieros, sino más bien una lógica aplicación del viejo adagio jurídico prior in tempore prior in iure. Efectivamente, no registramos novedad del sistema jurídico a este respecto. Asimismo, no es efectivo que este principio lleve a una trampa en que habrá de caer el árbitro, sino un criterio que informará la resolución del conflicto, más no una fórmula matemática que en forma simplista constituya una mera subsunción de los hechos a la misma. En efecto, la jurosprudencia en esta materia ha sido clara en cuanto a que procede su aplicación en aquellos casos en que las partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos. Rompiéndose este equilibrio, por la prueba de una de las partes de su mejor derecho, habremos de pasar a un segundo estadio de análisis, en el sentido de vislumbrar si este mejor derecho es suficiente como para atribuirle la titularidad del dominio a esta parte.

CUARTO: Que siendo así, en el caso de autos, la segunda solicitante, en lo pertinente a el conflicto en discusión, argumenta y acreditó fehacientemente en autos que es titular del registro marcario METROVISION, Registro N° 553.984, clase 35, METROVISION, N° de Registro 553.733, clase 16 y METROVISION, N° 553.734, clase 12. No habiéndose objetado los documentos de contrario, habrá de tenerse por establecida la titularidad marcaria, sin que sea necesario realizar más argumentaciones a su respecto, que aquellas conducentes a establecer si esta titularidad es suficiente como para romper el equilibrio señalado en el considerando anterior y acoger las pretensiones de la segunda solicitante.

En este punto habremos de tener presente que la distintividad sobrevenida que se reconoce a los nombres de dominio se refiere a que éstos pueden llegar a constituirse un medio indirecto de identificación en el medio virtual, en la medida que se reflejen en el contenido real de la página web a la que sirve como clave o código de acceso (cual es su función principal). Es así como siendo los dominios de libre configuración por los usuarios, en la medida que éstos los formulen en términos coincidentes con el contenido de las páginas web que direccionan, podrán llegar a identificarlos o distinguirlos al punto de merecer una tutela legal, más no necesariamente por la vía de la protección marcaria sino reconociéndoles un importante valor comercial dentro y fuera del mercado virtual y otorgándoles protección a través de las normas que resguardan la competencia leal que debe imperar en el mercado, norma que integra el llamado orden público económico. De otra parte, la identidad o semejanza fonética o gráfica de estos con signos distintivos reconocidos en exclusividad por el ordenamiento jurídico permite atender a las normas de protección de dichos signos a la hora de resolver un conflicto por asignación o revocación de nombres de dominio. Con esto queremos evidenciar que, sin reconocerles carácter de signos distintivos a los nombres de dominio, la eventual función de distintividad de los mismos ha alertado a la doctrina nacional e internacional en cuanto a la potencial lesión que en su registro puede producirse a algún derecho exclusivo, como son los derechos marcarios.

De ahí que se considere que este podrá ser un elemento de desequilibrio de derechos con que los solicitantes aspiran a la consolidación del nombre a su favor.

En el caso se autos, queda clara la titularidad marcaria y es un hecho notorio y conocido en el mundo físico, el uso de la expresión metrovisión que emplea METRO S.A. para desenvolverse en los medios tecnológicos que emplea en sus difusiones realizadas en la Red interna utilizada en sus estaciones y vagones, por lo que hará de considerarse que existe una voluntad efectiva de identificarse a través de este término.

QUINTO:Que de su parte, en el caso de autos, la inactividad del primer solicitante, manifestada en su ausencia de este procedimiento y el hecho de no haber dado uso al nombre de dominio impide realizar calificaciones en torno a su fair use o uso legítimo sin perjuicio de terceros, que podría restablecer el equilibrio entre las partes. Asimismo, de los antecedentes que constan en autos no se desprende que esta pare tenga un ánimo efectivo de desarrollarse e identificarse a través de este término en la Red de Redes.

SEXTO: Que en estas condiciones habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante, consolidando en ésta el nombre de dominio en disputa. En todo caso, no habiéndose acreditado que la primera solicitante haya litigado temerariamente, no cabrá a su respecto una condena en costas.

Y VISTOademás lo dispuesto en el Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Asignación de Nombres de Dominio bajo el .cl y su anexo I sobre el procedimiento de mediación y arbitraje, SE RESUELVE: Asígnese el nombre de dominio "metrovision.cl" al segundo solicitante METRO S.A.,, ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

 

 

Firman como testigos de actuación los abogados:

 

 

 

Paula Jervis Ortiz,	Rodrigo Moya García
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.852.228-k