Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "mi-rally.cl"

Santiago a 17 de diciembre de 2002.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF01660 de 19 de julio de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio mi-rally.cl

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto las empresas Metrópolis Intercom s.A., representada por su contacto administrativo don María Paulina Bardón Calvo, ambos domiciliados en calle Gertrudis Echeñique No.30, Piso 13, comuna de Las Condes, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio mi-rally.cl, el cual pidió a su favor el día 01 de junio de 2001 a las 22:36:45 GMT y Comercial e Inmobiliaria Nacional S.A., representada por su contacto administrativo don Cristina Errázuriz T., ambos domiciliados en calle Europa No.2035, comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio mi-rally.cl, el cual pidió a su favor el día 25 de junio de 2001 a las 16:48:38 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 24 de julio de 2002, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 09 de agosto de 2002 a las 09:45 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado de fecha 24 de julio de 2002 que rolan a fojas 8 de autos.

Quinto: Que el día 09 de agosto de 2002 tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de ambas partes, procediendo el Arbitro a calificar la personería de los comparecientes y  la consignación decretada, estimando ambas bastantes, y acto seguido a registrar las normas de procedimiento acordadas por las partes a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 29 de autos.

Sexto: Que por resolución de fecha 09 de agosto de 2002, la cual rola a fojas 29 de autos,  se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en el.

Séptimo: Que por escrito de fecha 26 de agosto de 2002, el cual rola a fojas 31 de autos, la parte de Comercial e Inmobiliaria Nacional S.A. solicitó la asignación a su favor del nombre de dominio mi-rally.cl invocando las siguientes razones: en primer lugar, aduce ser dueña del nombre de dominio rally.cl, para uso en Internet, inscrito en NIC Chile el 17 de Abril de 2000, renovado actualmente vigente según inscripción de 16 de febrero de 2002. En relación con dicho nombre, el registro sub lite corresponde al nombre rally.cl, anteponiendo el adjetivo posesivo MI, elemento que es insuficiente para distinguirlo del nombre de dominio inscrito por ella, ya que el término MI es sólo un agregado accidental, que no altera el contenido sustancial del nombre de dominio registrado por la demandante. Por tal razón, si el primer solicitante y demandado obtuviera la inscripción del nombre mi-rally.cl estaría lesionando su derecho adquirido sobre el nombre rally.cl, causando un grave riesgo de confusión para los usuarios de Internet. En síntesis, la demandante manifiesta desear proteger su derecho al nombre de dominio rally.cl y, en consecuencia, desea impedir que terceras personas intenten inscribir en NIC Chile otros nombres que incluyan la expresión RALLY, para uso en Internet. En consideración a las razones anteriores, demanda la asignación del nombre de dominio mi-rally-cl, a su favor.

Octavo: A su vez, por escrito de fecha 26 de agosto de 2002, el cual rola a fojas 35 y siguientes, la parte de Metropolis Intercom S.A. formuló los siguientes descargos y peticiones: Metrópolis Intercom S.A., en adelante MI, es una prestigiosa empresa dedicada al rubro de las comunicaciones desde hace años y es profundamente conocida en el mercado bajo dicha denominación. Asimismo, es titular de los registros de marcas números 536.540, 536.539, 536.537, 536.538, 546.796, para la marca Metrópolis Intercom, que datan del año 1998 y que son la fuente directa de la expresión MI, que es la abreviatura de su nombre. Paralelamente, la demandada aduce ser titular de los registros marcarios Nos. 527.054 y 572.055 de la marca MI, para distinguir servicios de las clases 41 y 30 respectivamente, lo que constituye un antecedente fundamental al momento de apreciar sus  derechos y aspiraciones sobre la expresión formada por las iniciales MI sumada al vocablo genérico RALLY. Agrega la demandada que ella desarrolla una gestión importante en la red internet, lo que la ha llevado a desarrollar múltiples sitios web en los cuales informa y da acceso a sus clientes a innumerables servicios relacionados con su giro.  En este contexto, solicitó el registro del nombre de dominio "mi-rally.cl" con la legítima aspiración de utilizar dicho identificador para promocionar actividades de recreación y entretenimiento, específicamente el deporte de rally o carreras de auto en superficie geográficamente accidentadas, actividad que MI no sólo publicita y da a conocer, sino que también promueve a través de múltiples auspicios a deportistas y aficionados al rubro deportivo del rally. Adicionalmente, expresa esta parte, la publicidad y promoción del deporte rally, así como el uso constante que ella hace de dicha expresión, se puede apreciar en las páginas web de MI.  A modo de ejemplo, si uno ingresa al portal , y luego de hacer clic en la sección mi-portal, ingresa a la sección o canal de "deportes", se podrán apreciar noticias relativas a las actividades de rally que auspicia MI, incluyendo fotografías de automóviles que utilizan los característicos logotipos de MI en sus autos. De este modo, es bajo todo punto de vista razonable y comprensible que se haya solicitado ante Nic Chile la expresión "mi-rally.cl", pues la misma sintetiza en forma perfecta dos conceptos que son inherentes al servicio que pretende dar y al prestador de tal servicio: "mi": Metrópolis Intercom, empresa crecientemente identificada por los consumidores por la sigla MI; y, "rally": denominación de tipo genérico que hace referencia al deporte en cuestión. En lo que atañe a los derechos de la demandante en el nombre de dominio sub lite, la demandada rebate que su contraparte posea algún derecho previo en relación a la expresión genérica "rally", término meramente descriptivo de una actividad deportiva y por lo mismo carente de toda creación u originalidad desde el punto de vista de la propiedad intelectual, e impetra a su favor la normativa vigente en relación a los principios generales contenidos en la norma RCF 1591 del Domain Name System Structure, y aquellos mismos principios que informan al Reglamento para la Asignación de Nombres de Dominio.Cl, los cuales establecen el principio del "first filed, first served", principio que en el presente caso se traduce en la situación en que se debe  asignar el dominio en disputa al primer solicitante, tras verificarse que no se vulneran derechos del oponente, pues este no cuenta propiamente con derechos preexistentes que pudiesen verse vulnerados. Adicionalmente, continúa esta parte, es un hecho que la demandante no figura con marcas comerciales relacionadas con el nombre de dominio en disputa. Además, existen varios registros de la marca RALLY para distinguir diversos productos del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, que coexisten pacíficamente como marcas comerciales registradas, pues se trata de rubros distintos, tales como cigarrillos marca RALLY, extintores marca RALLY, juguetes marca RALLY, con juegos de azar e incluso con programas de radio marca RALLY.. Finalmente, por cuantoo siempre ha estado de buena fé y por cuanto la expresión "mi-rally.cl" está actualmente en pleno funcionamiento y activa en Internet, ella debe serle definitivamente asignada, pues no vulnera derecho ajeno alguno, y está totalmente amparada por los principios del first filed, first served.

Noveno: Que por resolución de fecha 27 de agosto de 2002, la cual rola a fojas 59 de autos, se proveyó traslado respecto de los escritos presentados por las partes, el cual fue evacuado por ambas partes en los términos siguientes:

Décimo: La parte de Metrópolis Intercom S.A. contestó a fojas 60 de autos insistiendo en sus argumentos antes expuestos. Por su parte, Comercial e Inmobiliaria Nacional S,.A. contestó a fojas 65 de autos, también insistiendo en sus argumentos antes expuestos y adicionó a ellos los siguientes: que Metrópolis Intercom está usando de un modo abusivo su marca comercial MI, empleándola como elemento de presión para inscribir nombres de dominio ya inscritos, y que en el proceso no está en discusión si el nombre rally tiene o no carácter genérico, sino el mejor derecho de las partes a ese nombre.

Undécimo: Que con fecha 10 de octubre de 2002, mediante resolución que rola a fojas 68 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación "mi-rally" o en sus   componentes, y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación "mi rally" o de sus componentes.

Duodécimo: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas: 

1. Por la parte de Metrópolis Intercom S.A., se recibió la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos: 1.- copia de Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la marca Rally No.555133 clase 28, concedida con fecha 07 de diciembre de 1999.  2.- copia de Impresión de página web de la marca Rally No.578031 clase 6, 8, 11, 12, 14 y 27, concedida con fecha 02 de octubre de 2000.-  3.- Copia de página web de la marca Rally No.506574 clase 9, concedida con fecha 11 de marzo de 1998.-  4.- Copia de Impresión de página web de la marca Rally No.537495 clase 34, concedida con fecha 26 de marzo de 1999.-  5.- Copia de Impresión de página web de la marca Rally No.453986 clase 3, concedida con fecha 11 de diciembre de 1995.-  6.- Copia de Impresión de página web de la marca Raly No.447303 clase 38 y 41, concedida con fecha 28 de junio de 1995.-  7.- Copia de la página web del sitio de Metropolis Intercom, MI, donde se da la bienvenida.  8.- Copia de página de Metrópolis Intercom donde se muestran distintas actividades deportivas; 9.- Copia de página donde se muestra un vehículo corriendo tras tres fechas, aterriza en San Felipe.  10.- Copia de página donde se muestra un vehículo en el rally de San Felipe.  11.- Copia de Metrópolis Intercom S.A., donde se muestra todos los derechos reservados de Políticas de uso de portales Mi. 12.- copia de Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la marca MI No.572055 clase 38, concedida con fecha 14 de julio de 2000; 13.- copia de Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la marca MI No.572054 clase 41, concedida con fecha 14 de julio de 2000; 14.- Fascículo de la revista MI, año 1, número 3, de septiembre de 2001 y 15.- Impresión de página web de Nic-Chile.
2. Por la parte de Comercial e Inmobiliaria Nacional S.A., se recibió la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos:  1.-  Copia extraída del sitio , donde consta que con fecha 17 de abril de 2000 fue inscrito el dominio rally.cl. a nombre de Comercial e Inmobiliaria Nacional S.A. 2.- Copia extraída del sitio , donde consta que actualmente se encuentra vigente el nombre de Comercial e Inmobiliaria Nacional S.A., con fecha 16 de febrero de 2002. 

Décimo tercero: Que, acompañados los instrumentos antes referidos con citación de las partes contrarias, éstos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación ni reservas, a excepción de los documentos referidos en los números 12 y 13 del acápite 12o anterior, que fueron objeto de observaciones por la parte demandante.

Décimo cuarto:  Que por resolución de fecha 25 de noviembre de 2002, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 78, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite duodécimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados por causales legales que atendieran a su validez, veracidad, integridad y/u oponibilidad, sino sólo fueron objeto los que se han señalado de observaciones, razón por la cual debe tenerse a tales documentos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior, que la parte demandante, Comercial e Inmobiliaria Nacional S.A., es dueña del nombre de dominio "rally.cl" para uso en Internet, inscrito en Nic Chile el 17 de abril de 2000 y renovado y vigente según inscripción de 16 de febrero de 2002, y que la demandada, Metropolis Intercom S.A., es la primera solicitante del nombre de dominio "mi-rally.cl", el cual pidió a su favor con fecha 1o de junio de 2001, y titular de varios registros de marcas para las marcas "Metrópolis Intercom" y "MI", estas últimas, las correspondientes a MI, solicitadas con fecha 10 de diciembre de 1999 y concedidas con fecha 14 de julio de 2000; que las letras MI son usadas continuamente como diminutivo de Metrópolis Intercom, inclusive en la red Internet (documentos de fojas 52, 53, 54 y 55) y que dentro de su sitio web se promueven, entre otras, actividades de rally (documentos de fojas 54 y 55).

Tercero: La acción impetrada en autos por la parte de Comercial e Inmobiliaria Nacional S.A. consiste en la atribución por su parte de un mejor derecho al nombre de dominio sub lite, lo que define como el objeto del proceso y de la sentencia que en el debe tener lugar el determinar cual de los dos solicitantes del nombre de dominio tiene mejor derecho a él,

Cuarto: Confrontados los derechos e intereses de las partes y la utilización efectiva que han efectuado del nombre mi-rally.cl, lo cual fue objeto de la prueba decretada en autos, confluyen a favor de la primera solicitante y demandada los siguientes argumentos: 1) el gozar de la presunción de derecho e interés a su favor que otorga la calidad de primera solicitante del nombre de dominio, presunción que se traduce en que, a falta de prueba de un mejor derecho en contrario, debe prevalecer el que ella invoca (principio conocido con la expresión inglesa "first come, first served"); 2) El haber demostrado tener un legítimo derecho al nombre "mi" que forma parte de la denominación en disputa, y que es anterior al derecho del actor en el nombre de dominio "rally", en tanto las marcas con dicho nombre fueron solicitadas con anterioridad a aquél; 3) El haber demostrado tener interés en la actividad de "rally", la que promociona en su sitio web. Por el contrario, confluye a favor de la demandante el haber demostrado tener derecho inscrito y vigente al nombre de dominio "rally".

Quinto: A juicio de este sentenciador, atendida la similitud del nombre en disputa con aquél inscrito por la demandante con anterioridad, corresponde verificar si existe colisión de derechos entre las partes, o bien si el segundo nombre constituye una amenaza para el primero. Resolviendo dicha cuestión, concluyo en que dichas colisión y amenaza no existen, por las siguientes razones: a) Rally es una palabra inglesa que no está reconocida en el idioma castellano y que en inglés tiene un significado equívoco. Sólo merced a la aplicación práctica que se hace de ella en Chile, y que es de todos  conocida, adquiere su significado de competencia deportiva en terreno accidentado. b) La atribución de ese significado a la palabra "rally" del dominio sub lite no ha sido controvertida por las partes, razón por la cual debe dársele esa significación para los efectos de este juicio, más aún si se han acompañado documentos donde se le da a dicha expresión la significación aludida y no han sido objetados, ni siquiera observados en este punto. c) Los asertos anteriores conducen a la conclusión de que la palabra "rally" es una expresión genérica, representativa de una categoría formada por distintas clases de competencias en distintos tipos de terreno accidentado y con posibilidades de ampliar su significado deportivo en forma impredecible, a rallies espaciales, aéreos, etc. d) Por consiguiente, no es posible atribuir un derecho exclusivo y excluyente sobre el nombre mismo en cuestión, ni considerar amenazada una de sus expresiones por otra similar. e) En lo correspondiente a determinar si la expresión "mi" que precede a "rally" en el registro de la demandada es un simple adjetivo posesivo castellano, como lo expresa el actor a fojas 31, el Tribunal no lo considera así, pues estima que existen suficientes elementos de convicción para decidir que esa expresión fue impetrada por la demandada como su nombre o razón social abreviado y no como simple adjetivo. Los numerosos documentos acompañados y no objetados al respecto prueban que la demandada utiliza las letras "mi" permanentemente como un signo de identificación principal.

Sexto: las razones desarrolladas en los considerandos quinto y sexto precedentes llevan a la conclusión de que la demandante no ha podido acreditar un mejor derecho al nombre de dominio en disputa que aquél que posee la demandada y primera solicitante, y que de la existencia de dicho dominio en su poder no se le sigue privación, perturbación ni amenaza a su propio derecho en el nombre de dominio "rally.cl".

Séptimo: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, estima necesario consultar la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye en la especie primordialmente por los artículos 10 y 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL y artículo 8o del anexo 1 procedimientos de Mediación y Arbitraje, los cuales establecen una acción denominada comúnmente "acción por oposición" o "acción de mejor derecho", cuyos fundamentos son los siguientes: a) Ser los solicitantes posteriores interesados en el nombre de dominio y afectados por otras postulaciones por cuanto estas contrarían las normas sobre abusos de publicidad. b) Ser esos solicitantes posteriores interesados en el nombre de dominio y afectados por otras postulaciones por cuanto estas contrarían las normas sobre la competencia leal, c) ser esos solicitantes posteriores interesados en el nombre de dominio y afectados por otras postulaciones por cuanto estas contrarían las normas sobre la ética mercantil y d) Ser esos solicitantes posteriores interesados en el nombre de dominio y afectados por otras postulaciones por cuanto estas contrarían derechos válidamente adquiridos, de índole superior. La totalidad de dichos requisitos son cuestiones de hecho que amenazan el verdadero fundamento de la acción que deducen los solicitantes posteriores, y que es un mejor derecho, o si se prefiere un único y legítimo derecho a fin de cuentas,  al nombre de dominio en cuestión. Dicho mejor derecho es el único fundamento que permite explicar el resultado final del proceso, que es la asignación del nombre de dominio en disputa a uno de los litigantes. 

El Tribunal estima no darse en la especie los supuestos para que esta acción sea acogida.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitaje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se asigna el nombre de dominio mi-rally.cl al primer solicitante, Metrópolis Intercom S.A.

Segundo: Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público o dos testigos de actuación en calidad de ministros de Fé. Notifíquese por carta certificada a las partes y a Nic Chile, sin perjuicio de notificarse también por correo electrónico para fines meramente informativos, y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

    Juez Arbitro