Fallo de Arbitraje "mica.cl", NIC Chile

Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil tres.

VISTOS:

PRIMERO:Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "mica.cl", siendo partes María Ignacia Correa Achurra, domiciliada en calle Melchor Concha y Toro 17, Providencia, y S.A.C.I. Falabella, con domicilio en calle Hendaya N°60, piso 4, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Nueva York 17, oficina 201, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos Solicitantes. El Primer solicitante asistió personalmente, mientras que el Segundo Solicitante asistió representado por Ricardo Montero Castillo, quien exhibió los poderes respectivos. No se produjo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO:Que, constando a fojas 26 que el Segundo Solicitante había cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO:Que, dentro de plazo, a fs. 39, el Segundo Solicitante solicita asignación de nombre de dominio, y acompaña documentos, con citación.

Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a) En primer lugar, S.A.C.I. Falabella ha desarrollado marcas propias que se comercializan en sus múltiples tiendas, siendo una de éstas la marca MICA. En este sentido, hace más de cinco años que inscribió la marca comercial ante el Registro de Propiedad Industrial, para la comercialización de tapicería. Posteriormente, se amplió la cobertura del concepto a cuchillerías, refrigeración, joyas, maletería, muebles, cristalería, velas, decoración y ropa.

b) Además, la coincidencia del nombre MICA con las iniciales de la Primera solicitante no le darían un derecho real sobre el concepto.

c) Señala, además, que el uso de la primera solicitante del dominio mica.cl no corresponde porque dicho concepto fue desarrollado y posicionado por S.A.C.I. Falabella.

d) El Segundo Solicitante señala tener, por estas consideraciones, un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

e) El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos: A) Diez documentos bajados de la página web del Departamento de Propiedad Industrial donde consta la titularidad de la marca mica en las clases 27 (tapicería), 8 (cuchillería) 11 (refrigeración), 14 (joyas), 18 (maletería), 20 (muebles) 21 (cristalería), 22 (velas), 28 (deportes) Y 25 (ropa).

SEXTO: Que, también dentro de plazo, a fs. 52, el Primer Solicitante presenta Solicitud de asignación de nombre de dominio y acompaña documentos, señalando que el dominio "mica.cl" debe serle asignado por los siguientes argumentos:

a) El primer solicitante, María Ignacia Correo Achurra, es diseñadora gráfica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y se dedica, entre otras cosas, al diseño de páginas web.

b) En el desarrollo de dicha actividad, la Primera solicitante inscribió el dominio mica.cl con fecha 14 de mayo del año en curso, con el fin de habilitar una página web con dicho nombre a través el cual ofrecer sus servicios profesionales.

c) Al momento de registrar el dominio MICA.CL, la primera solicitante señala no haber estado en conocimiento de la existencia de la marca MICA ni de sus productos.

d) Que, señala el Primer Solicitante, no existe de parte de Falabella un interés real sobre el dominio mica.cl, toda vez que la comercialización de los productos que tienen dicha marca se hace a través de la página web falabella.cl.

e) El primer Solicitante acompañó los siguientes documentos: A) Logo mica, B) Copia de diseño creado para tarjetas de visita. C) Copia de diseño creado para hojas tamaño carta. D) Copia de diseño creado para sobres tamaño americano. E) Copia de diseño creado para sobres tamaño carta. F) Copia de diseño creado para sobres tamaño saco carta. G) Copia de las páginas del sitio web mica.cl

SÉPTIMO: Que, a fojas 54 este Tribunal da traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas. El Segundo Solicitante evacuó el traslado a fojas 56, esgrimiendo los siguientes argumentos:

a) Que el argumento esgrimido por el Primer Solicitante, a saber fundar su supuesto derecho en base a la correspondencia de éste con las siglas de su nombre, no otorga derechos sobre el nombre de dominio en cuestión.

b) Que el Reglamento de NIC señala, en su anexo 1 que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros". En este sentido, el Primer solicitante estaría vulnerando sus derechos sobre la marca MICA, al ser desarrollado desde hace más de cinco años por S.A.C.I. Falabella.

c) Que el hecho de que S.A.C.I. Falabella no haya inscrito el dominio mica.cl con anterioridad no justifica un mejor derecho sobre éste por parte del Primer Solicitante.

d) El Segundo solicitante acompaño los siguientes documentos: 1.- Folleto publicitario "LAS MEJORES IDEAS PARA REGALAR" de productos MICA. 2.- Folleto publicitario "BLANCO OFERTA AHORROS" de productos MICA. 3.- Folleto publicitario "COCINA & MESA" de productos MICA. 4.- Folleto publicitario "OFERTAAHORROS MUEBLES" de productos MICA. 5.- Folleto publicitario "OFERTAAHORROS MUEBLES" de productos MICA. 6.- Juego de sábanas MICA. 7.- Mantel MICA.

OCTAVO: Que, a fojas 57 el Primer Solicitante evacuó el traslado conferido, señalando los siguientes argumentos:

a) El primer solicitante no ha invocado el principio "first com first served" sino su legítimo interés sobre el nombre de dominio en cuestión.

b) Que el legítimo derecho del Primer Solicitante se basa en el hecho de que el dominio corresponde a la sigla compuesta por las iniciales de su nombre, y además en el hecho de que requiere, para el desarrollo de su actividad profesional, contar con una página web y un correo electrónico que resulte novedoso y atractivo.

c) Que el hecho de que S.A.C.I. Falabella tenga registrada la marca "mica" en el Registro de Propiedad Intelectual no constituye necesariamente un mejor derecho, toda vez que se refiere a productos y no a servicios.

d) Que el dominio mica.cl fue solicitado por parte del primer solicitante con el fin de crear páginas web a través de la cual prestar un servicio (diseño de páginas web).

NOVENO: Que, a fs. 61 el Primer solicitante hizo presente a este Tribunal que los productos MICA, comercializados por S.A.C.I. Falabella, son producto de una larga etapa de creación y diseño, por lo que se podría generar una confusión entre los consumidores en torno a quien diseña los productos en cuestión. Acompaña, además documentos obtenidos en la página web falabella.cl, donde se señalan más de 800 productos marca MICA comercializados por S.A.C.I. Falabella.

DECIMO: Que, a fojas 62 se recibe la causa a prueba, señalando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Efectividad de que el Primer solicitante es identificado, dentro de su actividad, por su iniciales MICA. Tiempo desde el cual es conocida de esa forma.

2.- Efectividad de que los usuarios de Internet identifican la expresión "mica" con el segundo solicitante.

3.- Efectividad que el nombre de dominio "mica.cl" podría inducir a error a los usuarios de Internet que pretendan ingresar a algún sitio web relacionado con los productos de dicha marca, comercializados por Falabella.

4.- Eventuales perjuicios que lo anterior produciría al Primer Solicitante.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 64 el Primer Solicitante presenta lista de testigos y a fojas 70 reitera documentos presentados en juicio como medio de prueba, y presenta copia de la primera página de alguno de los sitios web diseñados por el Primer Solicitante, en los cuales se hace referencia al dominio mica.cl

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 77 se rinde la prueba testimonial, en la cual declaran MARCIA LORENA CABRERA MARTÍNEZ, quien declara que hace aproximadamente un año que la Primera Solicitante es conocida con el dominio mica.cl, de lo cual ha tomado conocimiento por motivos laborales, ya que también se dedica al diseño de páginas web. En la misma audiencia declara MARIANA TOCORNAL BRAVO, quien declara que le consta que desde aproximadamente un año la Primera Solicitante es identificada con la sigla mica.cl. Comparece también PABLO WILSON LEÓN quien indica hace aproximadamente un año conoce del dominio mica.cl y lo identifica con María Ignacia Correa Achurra.

DECIMO TERCERO: Que, a fojas 79 el Primer Solicitante acompaña como medio de prueba Copia de Propuesta para el desarrollo del rediseño del sitio web presentado a Eyzaguirre y Compañía, y Copia de Propuesta para el desarrollo del diseño de sitios web e imagen corporativa de "Carros de Pescado" presentada a Fundación Chile.

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 87 se cita a las partes a oír sentencia y con fecha 25 de noviembre de 2003 se citó a una nueva audiencia de conciliación, la que no prosperó.

CONSIDERANDO:

DECIMO QUINTO: Que, los documentos acompañados por las partes, presentados en tiempo y forma, no fueron objetados, por lo cual se los tendrá por reconocidos para efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO SEXTO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "mica.cl".

DÉCIMO SEPTIMO: Que, como lo ha señalado este sentenciador en diversos fallos, - véase a estos efectos los roles 17-2002 y 21-2002 -, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, en primer lugar deben establecer el derecho o grupo normativo afectado, pudiendo configurarse, tres principales categorías de conflictos: aquellos que dicen relación con signos distintivos empresariales, lo que deberá ser resuelto teniendo presente, entre otras, la legislación marcaria y, eventualmente, de defensa de la competencia; las contiendas relativas a derechos de propiedad intelectual, tales como libros, obras de arte u otras de naturaleza análoga y, por último, aquellas relacionadas con derechos de la personalidad y otros similares, entre los que cabe destacar los nombres de personas naturales, localidades, regiones, entre otros.

DECIMO OCTAVO: Que, la clasificación anterior debe ser complementada en el sentido de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Así las cosas, podemos establecer un primer grupo en que un solicitante pretende, ostensiblemente, sacar partido del buen nombre o reputación de una marca, ya sea por la fama de ésta o por la proximidad competitiva con la empresa afectada. Un segundo grupo estaría constituido por aquellas disputas relativas a personas que registran nombres de dominio, generalmente ligados a marcas comerciales, con el objeto de, posteriormente, venderlas a los titulares de éstas. Un tercero, que estaría vinculado a aquellos que pretenden ridiculizar u obstaculizar deliberadamente la comercialización de los productos de la marca en cuestión y, por último, encontramos aquellas contiendas en que dos o más personas tienen, en principio, el interés de utilizar una denominación sin un ánimo especulativo, lo que atañe generalmente a nombres genéricos u otros de naturaleza híbrida. Estos últimos casos han sido denominados por la doctrina como "string conflicts" y el que nos ocupa, en especial, "logical choice" en la cual una persona registra un nombre de dominio que, por casualidad, coincide con una marca o signo distintivo ajeno.

DÉCIMO NOVENO: Que, este sentenciador considera que, atendida la clasificación expuesta en el apartado décimo séptimo anterior, nos encontramos frente al primero de los grupos descritos, ya que se está en presencia de un conflicto de aquellos que dicen relación con signos distintivos empresariales, lo que deberá ser resuelto teniendo presente la legislación marcaria y, eventualmente, de defensa de la competencia estableciendo cuál de estos los intereses de las partes, legítimos, pero contradictorios, resulta de mayor entidad y envergadura y deberá tenerse por preponderante en la resolución del conflicto. Relevante resulta a estos efectos tener especialmente presente que del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes puede inferirse con suficiencia que ambos requirentes han actuado en sus respectivas solicitudes con buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de evidente distinta magnitud como se razonará.

VIGESIMO: Que, de las alegaciones hechas valer por el Primer Solicitante, se entiende que desarrolla una actividad relacionada con el diseño en general, con especial atención al diseño de páginas WEB, para lo cual le es relevante contar con un nombre y página en la red virtual con la cual sus clientes y otros potenciales puedan identificarla fácilmente. A su vez, el dominio en disputa habría sido inscrito por el Primer Solicitante debido a que corresponde a las iniciales de su nombre completo y esto le daría un mejor derecho sobre el dominio en disputa, mica.cl.

VIGESIMO PRIMERO: Que, es preciso analizar con detención los tres pilares angulares de la alegación del Primer Solicitante y sistematizarlos con las defensas y alegaciones del Segundo de ellos. A estos efectos, cabe primeramente referirse a un eventual mejor derecho que le asistiría a María Ignacia Correa por haber requerido primeramente la inscripción de un nombre de dominio. Como lo ha expresado este sentenciador reiteradamente en diversos fallos, véase a estos efectos Rol 17-2002, no es suficiente esta circunstancia para habilitar el otorgamiento o asignación del nombre de dominio requerido. Así, el principio "Fisrt Come, First Served" es de opinión de este Tribunal que, si bien es orientador en materia de inscripciones de nombre de dominio, bajo respecto alguno puede considerarse un derecho, menos aún desde el momento que la Reglamentación de NIC Chile permite la presentación de solicitudes competitivas. De esta forma, dicho principio y, como se ha venido diciendo, no derecho, sólo puede aplicarse en el evento de existir igualdad por los requirentes, precisamente de derechos, más no en los casos, como es el de autos, en que existe una legítima controversia sobre una asignación, por lo que no existe ni un derecho ni una preferencia al respecto como pretende el Primer Solicitante.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, analizado el primero de los argumentos de la Solicitante María Ignacia Correa, corresponde sopesar y ponderar su actividad comercial y los derechos que le asistirían en relación con el nombre de dominio cuya página WEB se ha desarrollo. Si bien es cierto, obran en autos antecedentes probatorios documentales y testimoniales suficientes para acreditar dicha actividad comercial, es dable tener presente que ésta se ha desarrollado únicamente bajo la expresión "mica" en el último año, como dan cuenta los testimonios contestes de los testigos presentados por la propia Primera Solicitante. En este orden de razonamientos, cabe ponderar la natural adecuación de las iniciales de la Primera Solicitante, María Ignacia Correa Achurra, con el nombre de dominio en conflicto, lo que desde luego constituye una natural y legítima coincidencia que deberá ser contrastada con los derechos del Segundo Solicitante.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto al Segundo Solicitante, el Tribunal tiene presente que ha alegado en su favor el contar con una marca inscrita ante el Registro de Propiedad Industrial que corresponde exactamente al mismo signo distintivo cuyo dominio se disputa. Más aún, y no siendo el antecedente marcario el único ni decisivo a efectos de la asignación del nombre de dominio en esta disputa, esa parte ha acompañado a los autos antecedentes que dan cuenta de que ha realizado en forma legítima una actividad permanente a través de, a lo menos, cinco años de identificación de una marca y signo distintivo, esto es MICA, en el mercado de los productos para el hogar, cuestión que no puede ser desconocida por este sentenciador y que tampoco ha sido cuestionada por el primero de los solicitantes.

VIGESIMO CUARTO:Que, en este orden de ideas, cabe preguntarse si ambas partes, presumiéndose que han actuado de buena fe y persiguiendo fines lícitos y dignos de tutela jurídica mediante este mecanismo arbitral, gozan de derechos de diversa prestancia y relevancia jurídica que hagan inclinar la recta prudencia y sana crítica a favor de uno de ellos, atendido que sean los cuerpos normativos que, como se ha señalado, son las piedras angulares para la resolución de este tipo de controversias, esto es, la legislación marcaria y de defensa de la competencia.

VIGESIMO QUINTO:Que, siguiendo con el razonamiento anterior, aparece acreditado en autos y de público conocimiento por lo demás, que la empresa Falabella comercializa una amplia gama de productos a través de la marca "mica", actividades que se han venido desarrollando consistentemente en el tiempo, lo que le ha granjeado a dicho signo distintivo empresarial una notoriedad evidente, no contradecida por el Primer Solicitante. Estas actividades relacionadas directa y decisivamente con la expresión "mica" han conferido naturales y consecuentes derechos de propiedad intelectual a Falabella sobre la expresión, los que son dignos de tutela jurídica atendida su relevancia y consistencia, como se expondrá.

VIGESIMO SEXTO:Que, la protección referida en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.

VIGESIMO SÉPTIMO:Que, en este sentido cabe señalar la tesis que ha sido recogida por una amplia gama de la doctrina y jurisprudencia en el sentido de que el nombre de dominio, en cuanto signo con identidad identificativa, proporciona información sobre el origen de la página WEB, por lo que es de esperar que los individuos que accedan a la misma encontrarán en ella los productos que su sentido común y racional le indican atendida, desde luego, la fama y notoridad que se le han conferido. En este sentido y en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, el uso de un nombre de dominio, de una marca ajena, legalmente inscrita, de notoriedad manifiesta, podría conllevar una trasgresión del exclusivo derecho que nuestra legislación otorga al titular de la expresión registrada. Por lo demás, esta situación ya se encuentra prevista en la Reglamentación de NIC Chile al señalar las causales de revocación, especificando al efectoque puede darse lugar a una invalidación de un nombre de dominio de un titular cuando la inscripción es abusiva entendiéndose por tal, entre otras adicionales, cuando"el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". Si bien es cierto, éste no es un procedimiento de revocación y la inscripción por parte del Primer Solicitante de la expresión MICA se presume hecha de buena fe, nos encontramos claramente frente a la situación prevista en la Reglamentación de NIC Chile que ampara al requirente que posee la marca registrada que identifica al producto o servicio por ser "idéntica" a la que se encuentra en controversia.

VIGESIMO OCTAVO:Que, a este respecto y en relación con la aludida trasgresión de derechos que ostenta el titular de una marca registrada, cabe precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual. En esta faceta de prohibición es requisito ineludible que se presente el peligro de confusión o asociación, que naturalmente podría ocurrir en el caso de autos.

VIGESIMO NOVENO:Que, así las cosas, existiendo un peligro de confusión, por identidad absoluta de los signos distintivos y por similitud potencial o real de los productos que se ofrecen o podrían comercializarse, corresponde al arbitrador dispensar medidas de cautela a favor de quien ostenta los derechos marcarios a que nos hemos venido refiriendo. En este sentido, si el riesgo de confusión no estuviese suficientemente cautelado por las normas de propiedad intelectual, forzoso sería allegar aquellos cuerpos normativos relativos a la libre y leal competencia que, desde luego, no requerirán únicamente un peligro o riesgo concreto, actual y eminente de confusión, sino una amenaza esperable de asociación de los signos distintivos, asociación que es necesario evitar, teniendo especialmente presente que nos encontramos frente al tráfico virtual donde una página WEB únicamente puede alojar a un prestador de los productos o servicios, por lo que el riesgo de asociación aparece relevante de precaver.

TRIGÉSIMO:Que, con lo razonado, a juicio de este sentenciador, debe primar en el tráfico virtual una natural correspondencia y concordancia entre las marcas de notoriedad y la actividad comercial que es soportada por las mismas, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante podría acarrear confusiones o asociaciones en la red en aquel público consumidor o usuario que, intentando encontrar productos o servicios de la marca en cuestión, que como hemos venido diciendo, son de notoriedad manifiesta, obtuviera información diversa e incluso que pudiese acarrearle confusión, atendido que el ámbito de desarrollo de actividades profesionales del Primer Solicitante podría eventualmente verse relacionada o asociada con las actividades mercantiles del Segundo.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, con lo relacionado en los considerandos anteriores, este Tribunal se ha formado convencimiento de que el Segundo Solicitante ha efectuado su requerimiento teniendo una identificación comercial con el nombre de dominio real, concreta, notoria y evidente a lo que debe agregarse que se ha establecido en autos que el referido Primer Solicitante posee derechos emanados de la legislación marcaria y de defensa de la competencia de mayor consistencia y relevancia jurídica que los derechos alegados por María Ignacia Correa para la asignación y utilización de la expresión "mica.cl".

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio "mica.cl" al Segundo Solicitante, S.A.C.I. Falabella, domiciliada en calle Hendaya N°60 Piso 4, Comuna de Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Aquellas piezas probatorias no consistentes en documentos acompañadas por el Segundo Solicitante, se encontrarán a disposición de éste durante los próximos 30 día hábiles para su retiro. Vencido que sea este plazo, y en el caso de no haberse retirado, serán remitidas por correo ordinario a costa de ese solicitante.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Rol N° 97-2003.

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisca Morales Labbé y Claudia Fernández Pizarro.

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos