Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "milano-group.cl"

Mat.:            Sentencia definitiva milano-group.cl.

Partes:       DISENO Y VESTUARIO MILANO GROUP S.A.

                  INMOBILIARIA E INVERSIONES TAURO S.A.

Arbitro:      Lorena Donoso Abarca

 

En Santiago de Chile, a veintitrés de septiembre de dos mil tres.

VISTOS:

1.- Que con fecha 02 de mayo de 2003, mediante oficio OF02782, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio milano-group.cl, como consta a fojas 01, suscitado entre DISENO Y VESTUARIO MILANO GROUP S.A. RUT 79.629.720-4, representada por don RODRIGO OYARZUN Z., domiciliados en Rafael Cañas 223, Providencia, Santiago e INMOBILIARIA E INVERSIONES TAURO S.A. RUT: 84.954.700-3, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de doña SANDRA SEGUEL, domiciliada Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

2.- Que por resolución de fecha 13 de mayo de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, para el día lunes 19 de mayo de 2003, fecha que fue modificada a petición de partes para el día martes 27 de mayo a las 15:00 horas. Esta situación fue debidamente notificada, según consta a fojas 05 y 06.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la sola comparecencia del segundo solicitante, tal y como consta a fojas 25. Siendo imposible un llamado a conciliación, se fijó derechamente el procedimiento arbitral, notificándose en ese acto al compareciente y por correo electrónico al ausente, lo que se hizo con fecha 02 de junio de 2003, como consta a fojas 28.

4.-Que a fojas 40 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte, en virtud de los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

LOS HECHOS: Sostiene que Inmobiliaria e Inversiones Tauro S.A., a través de su marca registrada "MILANO" corresponde a una sociedad de inversiones que opera en el país, dedicándose a la adquisición de bienes muebles e inmuebles. En relación a la solicitud del nombre demonio materia de autos, especifica que con fecha 12 de diciembre de 2002 el demandado solicitó el otorgamiento del nombre de dominio "milano-group.cl", misma solicitud que realizó su parte, el día 27 de ese mismo mes. Agrega que Inmobiliaria e Inversiones Tauro S.A cuenta a la fecha con 2 registros marcarios, registrados en Chile, para su marca "MILANO", que son:

·         Registro marcario Nº 611.014 "MILANO", para distinguir "Servicios de empresas constructoras; de restauración, reparación, preservación y mantención de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; de alquiler de herramientas o de maquinas para la construcción", clase 37, registro solicitado con fecha 28 de febrero de 2001.

·         Registro marcario Nº 611.015 "MILANO", para distinguir "servicios de instituciones bancarias, de ahorro y compañías de seguros; servicios financieros, de fondos mutuos, de inversiones de corredores de valores y bienes; de agencias de cambio; de clearing, de leasing, de cooperativas de créditos, de administradoras y enajenadoras de inmuebles y de alquiler de bienes inmuebles; servicios de explotación de bienes raíces agrícolas (alquilados o propios); servicios inmobiliarios; servicios de administración de fondos de pensiones, clase 36, registro solicitado con fecha 28 de febrero de 2001.

Aduce además que Inmobiliaria e Inversiones Tauro S.A ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país. Como prueba de ello cita los registros marcarios y el nombre de dominio que  acompaña, los cuales dan cuenta, según esta parte, del uso y fama de la marca "MILANO" y del signo "MILANO GROUP".

Continúa su fundamentación precisando que si el nombre de dominio "milano-group.cl" se le adjudicara a Diseño y Vestuario Milano Group Ltda., sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "milano-group.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable y produciría confusión en los usuarios de Internet. Agrega que la situación se agrava por el hecho de que Inmobiliaria e Inversiones Tauro S.A ya cuenta con el nombre de dominio "milanogroup.cl", el que resulta igual al dominio materia del presente arbitraje. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido, señala que Inmobiliaria e Inversiones Tauro S.A ha registrado el nombre de dominio correspondiente a la extensión local.CL y que es de fecha anterior  a la solicitud presentada por el demandado: www.milanogroup.cl, creado con fecha 7 de agosto de 2001.

ANTECEDENTES DE DERECHO: En primer lugar señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores INTERNET, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico, uno de los cuales ha tenido relación con los denominados nombres de dominio que se utilizan en esta red. Agrega que en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de la red es conocido y se identifica dentro de esta red.

Agrega que el concepto de nombre de dominio, lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

En cuanto a los criterios aplicables a la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, aduce en primer lugar al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Señala al respecto que tanto en el derecho comparado, y en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por cuanto compartiría un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con éstas, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de su función técnica, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos  bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de ello, sostiene, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Agrega que con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), la que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

Aduce además que si en el caso de autos se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la marca "MILANO" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "milano-group.cl" con la intención de informarse sobre los servicios que éste presta en el país y se encontraran con cualquier otra información, sobretodo teniendo en cuenta que su mandante tiene el nombre de dominios milanogroup.cl. Señala que al respecto, la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001 respecto al nombre de dominio "kiwi.cl" resuelve que "Sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior." En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

En segundo lugar invoca el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, teoría que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o  internacional. Según esta parte,  la aplicación de este criterio obliga a concluir que sus mandantes tienen el mejor derecho sobre el nombre de dominio "milano-group.cl",  debido a que es él el que ha otorgado notoriedad a nivel nacional a la denominación "MILANOGROUP", atendida la publicidad que se ha hecho tanto mediante afiches, páginas web, comerciales en televisión y anuncios en la prensa escrita. Concluye que corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "milano-group.cl" a su representado.

En tercer lugar, hace referencia al criterio del Mejor Derecho y Buena Fe. Al respecto sostiene que su representada se opuso a la solicitud de "milano-group.cl" desde el momento que cuenta con  registros marcarios en Chile para la expresión "MILANO" y dominio "MILANOGROUP". Destaca que la marca MILANO es una marca CREADA, DESARROLLADA y PUBLICITADA por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado un nombre de dominio tan similar a su marca y particularmente a su dominio que lo identifica en Internet como es "milanogroup.cl" crearía confusión entre los usuarios de Internet. Al respecto, sostiene que no existe ningún registro marcario para la expresión "MILANO", a nombre del demandado. Lo anterior reviste vital importancia ya que al momento de trabarse la litis el demandado no tenía ningún derecho sobre la expresión MILANO, por lo tanto, sostiene, el mejor derecho lo detenta su representada, con el mérito de la titularidad para la marca "MILANO" antes referida.

Concluye que a la luz de lo expuesto en su libelo y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "MILANO" tanto en Chile como en otros países del mundo, considera que es su representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos, teniendo además presente que su representado es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "MILANO" en el mercado nacional, por medio de los productos comercializados bajo dicha denominación.

Solicita que se tenga por presentada demanda en juicio arbitral en contra de Diseño y Vestuario Milano Group S.A., acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "milano-group.cl" a INMOBILIARIA E INVERSIONES TAURO S.A., con expresa condenación en costas de la contraria.

7.- Que esta parte, como prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó los siguientes documentos, no objetados de contrario:

a)       Copia del registro de nombre de dominio www.milanogroup.cl a nombre del segundo solicitante, creado con fecha 7 de agosto de 2001, como consta a fojas 45.

b)       Copia del registro marcario en donde se demuestra que Inmobiliaria e Inversiones Tauro S.A. es titular de los registros marcarios:

-          Nº 611.014 "MILANO", clase 37, registro solicitado con fecha 28 de febrero de 2001, que rola a fojas 46.

-          Nº 611.015 "MILANO", clase 36, registro solicitado con fecha 28 de febrero de 2001, que rola a fojas 47.

8.- Que de su parte el primer solicitante no se apersonó en autos ni allegó antecedentes probatorios en orden a acreditar sus pretensiones, , no evacuó contra argumentaciones ni acompañó documentos.

9.- Que a fojas 50 se citó a las partes a oír sentencia, notificándose a las partes por correo electrónico, como consta a fojas 51.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que los nombres de dominio constituyen localizadores mnemotécnicos que coadyuvan a la localización de las distintas informaciones que los sujetos que se desenvuelven en Internet ponen a disposición de los usuarios de la gran telaraña mundial. En este sentido, el sistema estructurado a partir de una gran base de datos mundial, que obedece a principios de jerarquía y distribución, en el que una determinada cadena de caracteres no puede ser idéntica a otra, registrada bajo el mismo ccTLD.

SEGUNDO: Que los nombres de dominio han alcanzado actualmente, al menos una distintividad sobrevenida que aunque no ha sido aún reconocida jurídicamente, en los hechos nos lleva a sostener que éstos pueden llegar a constituirse en un signo distintivo, sin embargo este carácter no les es connatural sino que sólo les podrá ser atribuido en la medida que se refleje en un sitio web en que su contenido busque la referida identificación. En efecto, es reconocido por los actores  de la red que no siempre un nombre de dominio es registrado con la finalidad de promover productos, servicios o personas que interactúan en la red, sino, por ejemplo, para servir de identificación de cuentas de correo electrónico, o para identificar a un servidor que hará las veces de hosting para diversas páginas web. Así, por ejemplo, si ingresamos al dominio abello.dic.uchile.cl, encontraremos sólo una lista de usuarios del servidor de correo de la Universidad de Chile.

TERCERO: Que la segunda solicitante funda su alegación de mejor derecho en que sería titular del nombre de dominio milanogroup.cl, corriéndose el riesgo de confusión de los usuarios de la Red al asignarse la cadena milano-group a la primera solicitante, por ser engañósamente similares. Sin embargo, este argumento se ve diluido, por cuanto teniendo presente lo señalado en el considerando segundo de este fallo se ha realizado la búsqueda correspondiente en Internet y al introducir la URL: http://www.milanogroup.cl en el navegador, se obtuvo como respuesta un mensaje de error en que se señala que el dominio no se encuentra operativo. Es entonces del caso que esta misma parte es la que contribuye a la dilación de su nombre de dominio en la red, al no darle un uso efectivo. Siendo así, este argumento no podrá ser considerado al momento de resolver el presente conflicto.

CUARTO: Que como otro argumento en pos de su mejor derecho la segunda solicitante invoca la propiedad marcaria sobre el signo MILANO, para las clases 36 y 37, tal y como ha acreditado en autos, lo que no ha sido impugnado por la otra parte, por lo que habrá de tenérsela como indubitada. Al respecto y en cuanto a constituir la titularidad marcaria un antecedente suficiente para acreditar el mejor Derecho a un nombre de dominio, habremos de tener presente que la distintividad sobrevenida que se reconoce a los nombres de dominio se refiere a que éstos pueden llegar a constituirse un medio indirecto de identificación en el medio virtual, en la medida que se condigan con el contenido real de la página web a la que sirve como clave o código de acceso (cual es su función principal). Es así como siendo los dominios de libre configuración por los usuarios, en la medida que éstos los formulen en términos coincidentes con el contenido de las páginas web que direccionan, podrán llegar a identificarlos o distinguirlos al punto de merecer una tutela legal, más no necesariamente por la vía de la protección marcaria, sino reconociéndoles un importante valor comercial dentro y fuera del mercado virtual y otorgándoles protección a través de las normas que resguardan la competencia leal que debe imperar en un mercado objetivo determinado, atendida la especialidad y territorialidad que inspiran el sistema marcario tanto a nivel nacional como internacional.

QUINTO: Que, en cuanto al criterio marcario, si este fuere aplicable se sustenta en dos principios fundamentales; el de registro que trata de evitar la incertidumbre causada por la prioridad en el uso, y el de especialidad que establece un límite a la protección de la marca. Estos principios nacen de la función esencial de la marca, cual es dar protección a los productos o servicios de un operador económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro, reforzando así su posición en el mercado de una parte y protegiendo a los consumidores para evitar confusiones y dudas a la hora de adquirir un determinado tipo de producto o servicio de que se trate, en cuanto a su origen y calidad. Como consecuencia de estos principios es que el Derecho entrega al titular del signo registrado como marca un derecho exclusivo, que en su faz negativa le entrega la posibilidad de oponerse a que terceros usen signos idénticos o similares al cual les es protegido. Sin embargo este ius prohibendi, al derivar del riesgo de confusión, como regla general sólo es aplicable dentro de los límites de la regla de especialidad, es decir, en la medida que los productos o servicios marcados sean idénticos o similares. En efecto sólo será posible una aplicación erga omnes cuando el signo de que se trate quepa dentro de la categoría "marca renombrada".

En el caso de autos, la segunda solicitante ha sostenido que la protección que alcanza a la marca MILANO, que detenta en forma indubitada, debe entenderse más allá de la clase para la cual fue otorgada, cuales son la clase 36 y 37. Esto en razón que como sostiene su marca sería de aquellas que nuestra legislación denomina "notorias". Sin embargo no a acreditado la notoriedad en los términos establecidos en nuestra legalidad.

SEXTO: Que de su parte, como podemos apreciar en el caso de autos, las expresiones MILANO GROUP forman parte de la denominación social de la primera solicitante. Es decir, en el caso de autos, el interés legítimo del primer solicitante ha de entenderse naturalmente en el legítimo interés de un usuario de la red de identificarse en ella por el nombre que es conocida en el mundo físico.

SEPTIMO:Siendo así y no habiéndose acreditado suficientemente por la segunda solicitante que tenga un derecho suficiente, que permita romper la igualdad de las partes en su pretensión a la titularidad del nombre de dominio en disputa, habremos de entender que habrán de aplicarse las reglas generales previstas para el evento de producirse inscripciones competitivas, en las que ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones. Es así como habremos de atender al Reglamento de NIC Chile, la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado, las cuales son unánimes en sostener que en este tipo de conflictos la solución del mismo deberá regirse por el principio "first come, first served", que impone que el que primero solicita el nombre es aquel al que ha de asignársele en definitiva. Este aforismo técnico simplemente viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", para esta materia, el que, por las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, se traduce en que "el primero que llega es el único servido", característica que diferencia a los nombres de dominio de las marcas comerciales, en las cuales, atendidos los principios de especialidad y territorialidad que las informan perfectamente pueden sobrevivir dos signos idénticos, siempre que no concurran en una misma clase y unidad territorial determinada.

Este principio no podrá ser desatendido en el caso de autos puesto que ambas partes detentan derechos sobre la expresión milano y no se ha comprobado que la acción del primer solicitante lo sea en perjuicio del segundo. Es mas, la cadena de caracteres Milano Gruop es comprensiva de la denominación social de la primera solicitante. De otra parte, no se ha acreditado la notoriedad de la marca que esta parte invoca, que permitiría inclinar la balanza en su favor. En cuanto a su interés real por identificarse a través de la cadena milanogroup.cl, este argumento se diluye desde que, aun siendo titular tranquilo de este nombre de dominio desde la fecha que señala, no lo usa.

OCTAVO:Que en estas circunstancias, el conflicto que se ha producido en la asignación del nombre de dominio es uno de aquellos que siendo así,

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "milano-group.cl" alprimer  solicitante DISENO Y VESTUARIO MILANO GROUP S.A., ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

 

Rodrigo Moya García

Actuario Abogado

 

 

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

 

Paula Jervis Ortiz	Alberto Cerda Silva
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.472.069-9