Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "mobilair.cl"

Santiago, 13 Junio 2003

 

Juicio arbitral mobilair.cl

 

VISTOS:

Que mediante OF00805 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio mobilair.cl

 

Que habiéndose aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 7 de abril 2003 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 22 de abril, a las 16  hrs. en el despacho de esta juez arbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de  8 de abril 2003   a las partes, lo que consta en autos.

 

Que con fecha 22 de Marzo, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Rafael Covarrubias, abogado, del Estudio Porzio y Cía. con poder suficiente para  representar al segundo solicitante MOBIL OIL CORPORATION; de don Raymond M. Strellnauer, por el primer solicitante KAESE COMPRESORES DE CHILE LTDA. y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes.

 

Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio.

 

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos.

 

CONSIDERANDO:

Que el primer solicitante -como se ha dicho-  no allegó su presentación ni sus argumentos en apoyo a su solicitud y

Que el segundo solicitante, por medio de su abogado don Marino Porzio B. expuso sus argumentos y adjuntó sus pruebas y

Que de conformidad a lo previsto en las normas de procedimiento la parte Mobil Oil Corporation presentó la demanda que rola a fs. 16 y siguientes, con indicación de los argumentos que fundan su pretendido mejor derecho al nombre de dominio en disputa y expuso los fundamentos de hecho y de derecho que más adelante se indican:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO

La sociedad MOBIL OIL CORPORATION, es una de las empresas de combustibles, lubricantes, energía, productos químicos, servicios etc. más famosas del mundo, gozando además de un reconocido prestigio nacional e internacional.  Esta empresa fue creada en Estados Unidos de América hace ya 2 siglos, transformándose actualmente en la empresa mundial líder en su rubro.

A fines de la década de los noventa, los señores MOBIL OIL CORPORATION se fusionaron con Exxon Corporation, naciendo así ExxonMobil Oil Corporation.

Lo anterior ha significado que pese a formar una sola gran compañía, ExxonMobil Oil Corporation, las sociedades fusionadas han seguido actuado en la vida jurídica hasta completar íntegramente la fusión. Es por esa razón que, en el ámbito de propiedad industrial y de nombres de dominio, actúan indistintamente Mobil Oil Corporation, Exxon Corporation y ExxonMobil Oil Corporation, según sea el caso, aún cuando en definitiva sean una misma empresa.

Pues bien, su representada ha dado vida a muchas marcas que gozan en la actualidad de gran fama y notoriedad, pero sin duda, la más famosa de todas es su "house mark", MOBIL.

La referida marca, que no necesita presentación, ha adquirido a través de los años tal notoriedad que hoy trasciende del ámbito de protección para la cual fue concebida en sus orígenes. De este modo, la marca MOBIL se encuentra registrada en prácticamente todo el mundo, en las más diversas clases de productos y servicios, tanto sola como acompañada de elementos adicionales.

Entre las diversas marcas MOBIL registradas a nombre de su representada en Chile se encuentran:

1. "MOBIL", solicitud en trámite ante el Departamento de Propiedad Industrial Nº597.830, denominativa, clases 1-17. Que renueva al registro de marca Nº 403.896

2. "MOBILGAS", registro Nº415.917,denominativa, clase 37-39.

3. "MOBILOIL", registro Nº415.920, denominativa, clase 4.

4. "MOBILUBE", registro Nº452.105, denominativa, clase 4.

5. "MOBIL ON THE RUN", registro Nº456.318, denominativa, Establecimiento Comercial, todas las Regiones, clases 1-34.

6. "MOBIL ATF", registro Nº473.095, denominativa, clase 4.

7. "MOBIL AERO GRAY BAND", registro Nº473.097, denominativa, clase 4.

8. "MOBIL AERO HFA", registro Nº473.100, denominativa, clase 4.

9. "MOBIL OPEN GEAR TT", registro Nº473.102, denominativa, clase 4.

10."MOBIL GARGOYLE", registro Nº473.103, denominativa, clase 4.

11."MOBILARMA", registro Nº473.104, denominativa, clase 4.

12."MOBIL TT", registro Nº473.106, denominativa, clase 4.

13."MOBILGARD", registro Nº473.107, denominativa, clase 4.

14."MOBILUX EP", registro Nº473.110, denominativa, clase 4.

15."MOBIL AERO HFE", registro Nº473.111, denominativa, clase 4.

16."MOBIL AERO RED BAND",registro Nº475.611, denominativa, clase 4.

17."MOBIL OUTBOARD", registro Nº475.619, denominativa, clase 4.

18."MOBIL JET II", registro Nº475.620, denominativa, clase 4.

19."MOBIL STERN TUBE", registro Nº475.621, denominativa, clase 4.

20."MOBIL FM 2", registro Nº475.622, denominativa, clase 4.

21."MOBIL HANDY", registro Nº475.623, denominativa, clase 4.

22."MOBIL BLOCK", registro Nº475.624, denominativa, clase 4.

23."MOBIL UPPERLUBE", registro Nº475.625, denominativa, clase 4.

24."MOBILAERO", registro Nº475.626, denominativa, clase 4.

25."MOBIL FM", registro Nº475.631, denominativa, clase 4.

26."MOBIL F.423", registro Nº475.633, denominativa, clase 4.

27."MOBIL JET", registro Nº475.634, denominativa, clases 4.

28."MOBILGEAR", registro Nº478.731, denominativa, clase 4.

29."MOBIL 1 RALLY FORMULA", registro Nº478.753, denominativa, clase 4.

30."MOBILECT", registro Nº480.809, denominativa, clase 4.

31."MOBIL", registro Nº485.379, denominativa, clases 35-39.

32."MOBILMET", registro Nº485.382, denominativa, clase 4.

33."MOBIL", registro Nº486.327, Establecimiento Comercial, todas las regiones, denominativa, clases 1 a 34.

34."MOBIL", registro Nº488.595, denominativa, clases 2 la 34, excepto 4 y 17.

35."MOBILTAC", registro Nº488.609, denominativa, clase 4.

36."MOBILWAX", registro Nº490.781, denominativa, clases 1-3-4.

37."MOBILTHERM", registro Nº490.783,denominativa, clases 1-3-4.

38."MOBILSOL", registro Nº490.785, denominativa, clases 1-3-4.

39."MOBILPAR", registro Nº490.786, denominativa, clases 1-3-4.

40."MOBILCER", registro Nº490.786, denominativa, clases 1-3-4.

41."MOBIL" registro Nº497.792, denominativa, clases 35-39.

42."MOBIL" registro Nº497.819, denominativa, clases 1-3-4.

43."MOBIL XHP" registro Nº513.624, denominativa, clase 4.

44."MOBIL SUPER XHP" registro Nº513.625, denominativa, clase 4.

45."MOBILITH" registro Nº513.626, denominativa, clase 4.

46."MOBILUBE" registro Nº513.629, denominativa, clase 4.

47."MOBILAD" registro Nº518.466, denominativa, clase 1.

48."MOBILAD" registro Nº529.888, denominativa, clase 4.

49."MOBIL" registro Nº550.891, denominativa, clases 1-4.

50."MOBILMILL" registro Nº560.747, denominativa, clases 1-19.

51."MOBIL" registro Nº561.576, denominativa, clase 4.

52."MOBILGREASE" registro Nº582.711, denominativa, clase 4.

53."MOBILGAS" registro Nº582.715, denominativa, clase 1-3-4.

54."MOBIL XHP" registro Nº592.577, denominativa, clase 4.

55."MOBIL SUPER FORMULA 1" registro Nº605.646, denominativa, clase 4.

56."MOBIL SUPER" registro Nº605.647, denominativa, clase 4.

57."MOBIL 1" registro Nº605.649, denominativa, clase 4.

58."MOBIL AGRILUBE" registro Nº614.246, denominativa, clase 4.

59."MOBIL MONITOR" registro Nº654.964, denominativa, clase 9.

60.MOBIL MONITOR" registro Nº657.443, denominativa, clase 42.

Teniendo en consideración el asunto debatido en autos, se deben  destacar las marcas MOBIL AERO, MOBIL AERO HFA, MOBIL AERO HFE, MOBIL AERO GRAY BAND, MOBIL AERO RED BAND.

Señala a continuación que, con fecha 18 de julio de 2000, los Sres Kaeser Compresores de Chile Ltda. solicitaron la inscripción del nombre de dominio "MOBILAIR.CL". De otra parte, su representada con fecha 17 de agosto del mismo año presentó una solicitud competitiva, razón por la cual se dio inicio al procedimiento de solución de conflictos de nombres de dominio.

Así, señala que cualquier expresión que contenga la palabra MOBIL, significará, sin dudas, que el consumidor la asocie inmediatamente a su representada, de modo que resulta riesgoso que un sitio web denominado MOBILAIR.CL pertenezca a un tercero ajeno a MOBIL OIL CORPORATION.

Por otro lado, la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, ajeno a su representada, no sólo constituye un riesgo para MOBIL OIL CORPORATION sino que, evidentemente, un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que se pensará que se trata de un nombre de dominio asociado a mi representada, esto es, un nombre de dominio cuyo contenido está respaldado por MOBIL OIL CORPORATION, tal como ocurre con los dominios "WWW.MOBIL.COM" y "EXXONMOBIL.COM".

En efecto, MOBIL OIL CORPORATION a través de dichas páginas promociona los diversos productos y servicios "MOBIL", los que sí cuentan con el respaldo MOBIL.

A mayor abundamiento  señala que MOBIL OIL CORPORATION es titular también de los siguientes dominios ".cl":

1.- mobil.cl

2.- mobiloil.cl

3.- lubricantesmobil.cl

De este modo, la eventual asignación del dominio "MOBILAIR.CL" a Kaeser Compresores de Chile Ltda. provocaría confusión ya que el público en general asocia o relaciona en forma directa la expresiones que contienen la palabra MOBIL con la marca y productos MOBIL, aprovechándose de esta forma el solicitante de la inversión en el desarrollo que de la marca MOBIL y de los servicios y productos que con ella se identifican, han realizado sus mandantes, ya que dicha marca posee una fama mundial.

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL señala en su artículo 20, Respecto de la Revocación de un nombre de Dominio que "toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación". En este caso, si bien aún no hay una asignación definitiva de dicho nombre de dominio,  considera que la presentación del primer solicitante vulnera sus derechos en relación a la marca de su propiedad y al prestigio internacional de que ésta goza. Lo anterior se ajusta al artículo 22 del Reglamento, el cual señala que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que se haya realizado de mala fe.

                        Se considera abusiva la inscripción de nombre de dominio que reúna las tres condiciones siguientes, todas las cuales quedan configuradas en la solicitud efectuada por Kaeser Compresores de Chile Ltda. del nombre de dominio "MOBILAIR.CL". Lo anterior por las siguientes razones:

1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido.  Esta condición se encuentra presente en el caso de autos, toda vez que el nombre "MOBILAIR.CL" corresponde en forma muy similar a la marca "MOBIL" o "MOBIL AERO" y a sus variaciones, las cuales pertenece a  Mobil Oil Corporation y que han posicionado a nivel nacional e internacional mediante importantes inversiones en publicidad. Además, el nombre de dominio en cuestión corresponde a parte de la razón social de su representada.

2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos a su respecto. En relación con este punto, queda en manos de los Sres. Kaeser Compresores de Chile Ltda. demostraralgún derecho o interés legítimo, que justifique su solicitud, ya que no tiene una marca similar registrada en Chile y tampoco un nombre comercial o razón social que siquiera se aproxime al nombre de dominio en disputa, a diferencia de nuestros representados.

3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. En este caso, y también de acuerdo a las circunstancias que de acuerdo al Reglamento demuestran mala fe, nos encontramos con todos los supuestos que configuran la letra d) del párrafo 2, en el sentido de que la solicitud presentada del nombre de dominio en disputa se ha hecho con la intención del primer solicitante de atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca y nombre comercial de mi representadar. Lo anterior se puede comprobar ya que al ingresar al nombre de dominio www.mobilair.cl, la red intenta enviar al usuario a la página kaeser.com.

De este modo, es importante destacar que el primer solicitante Sres. Kaeser Compresores de Chile Ltda, no es titular en Chile de la marca mobilair o de algún nombre de dominio similar al que se encuentra en disputa, por lo que tampoco está solicitando todo o parte de su razón social.

En efecto, los Sres. Kaeser Compresores de Chile Ltda. al solicitar el nombre de dominio MOBILAIR.CL han pretendido asemejarse a nombres de dominio, marcas y nombre comercial de su representada.

Tal hecho, considerando la historia de la marca "MOBIL" -de antiquísima data,  la fama y notoriedad no sólo de la marca sino que también de la empresa-  resulta inexcusable, sin que al respecto se pueda alegar ignorancia de la existencia de la marca "MOBIL" para distinguir variadas clases de productos y servicios, tanto en Chile como en el extranjero.

Lo anterior demuestra fehacientemente que el primer solicitante pretende aprovecharse de la fama y notoriedad de la marca comercial de MOBIL OIL CORPORATION. 

 

Por todas estas razones la pretensión de MOBIL OIL CORPORATION cumple con todos los requisitos del Reglamento y sin dudas goza de mejor derecho sobre el dominio "MOBILAIR.CL" que aquel que pudiese poseer Kaeser Compresores de Chile Ltda.

                       

 

 

Y TENIENDO PRESENTE QUE

 

1.      Obra únicamente en favor del primer solicitante el hecho de haber solicitado la asignación del nombre de dominio mobilair.cl con anterioridad al otro

2.      Que consta de los documentos acompañados por el segundo solicitante, no objetados por la contraria, que ha utilizado, en diversas partes del mundo la expresión Mobil y un sinnúmero de otras compuestas con la misma expresión mobil, y como nombre de fantasía y como marca comercial, desde muchos años.

3.      Que como marca comercial la tiene registrada en numerosos países y obviamente en nuestro país, como se acreditó.

4.      Que el primer solicitante, no obstante haber concurrido al primer comparendo en este arbitraje, no acompaño dentro del plazo acordado, sus argumentos ni pruebas en apoyo a su solicitud, y no objetó los documentos acompañados por el segundo solicitante

 

5.      Que le primer solicitante no demostró tener derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio mobilair.cl, aparte de haber presentado su solicitud ante el Nic Chile, en primer lugar

 

6.      Que la expresión Mobil corresponde a una expresión de fantasía, y como tal, una creación intelectual de su titular, en este caso, creación de Mobil Oil Corporation, quien además la ha registrado como marca comercial.

 

7.      Que los diversos registros de la marca Mobil, como marca comercial en muchos países del mundo y en varios continentes, hace presumir que se trata de una marca que goza de amplio conocimiento en diversos mercados del mundo.

 

8.      Que el segundo solicitante además y a mayor abundamiento tiene inscritos los nombres de dominio mobil.cl, mobiloil.cl y lubricantesmobiloil.cl, todos los cuales incluyen la denominación mobil, idéntica -en su inicio-  a la del nombre de dominio en disputa.

 

9.      Que el presente conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes respecto de un mismo nombre de dominio, y en virtud de lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio y no de un conflicto de revocación

 

10.Por tanto, ha quedado establecido en estos autos que la expresión Mobil, es una expresión de fantasía, que el segundo solicitante es el creador de dicha expresión, y que la tiene registrada como tal en diversas partes del mundo, y también en Chile, y ha quedado demostrado en autos que el segundo solicitante ha realizado inversiones cuantiosas para proteger este derecho marcario  en todo el orbe; que el primer solicitante no demostró en la oportunidad procesal estipulada tener interés  legítimo sobre la expresión mobilair, y que de asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante se estarían infringiendo derechos previos y legítimos del segundo solicitante, así como normas expresas nacionales sobre marcas comerciales

 

Y lo dispuesto en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

 

 

SE RESUELVE:

Asígnase el nombre de dominio "mobilair.cl"  al segundo solicitante MOBIL OIL CORPORATION  Rut 9.358.839-8 

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y  a Nic Chile por carta.

 

 

 

Janett Fuentealba R.

Juez Arbitro

 

 

Autoriza el presente fallo el Notario Público Titular de  Santiago, don Pedro Sadá Azar.