Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "mueblesdelsur.cl"

Mat.: sentencia definitiva mueblesdelsur.cl

PARTES:          SANDRA PAMELA LEYTON CANALES

                        MUEBLES DEL SUR LTDA.

 

En Santiago de Chile, a 15 de marzo de dos mil cuatro, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio mueblesdelsur.cl, suscitado entre SANDRA PAMELA LEYTON CANALES, RUT: 12.928.629-6, y MUEBLES DEL SUR LTDA. RUT.: 82.409.100-5, ya individualizados en autos, se resuelve:

VISTOS:

1.Que con fecha 27 de mayo del año en curso se recibió de NIC Chile el Oficio N° OF02890, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio.

2. Que a fs. 4 por resolución de fecha diez de junio del año dos mil tres se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día miércoles veintitrés de junio de dos mil tres curso a las 09:00 horas, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 5.

3. Que a fs 6 el tribunal fija de oficio nuevo día y hora para la de oficio audiencia de conciliación y/o determinación del procedimiento, dado el error de hecho en que se incurrió en la resolución de fs.4, la que se fija en definitiva para el día miércoles dos de julio de dos mil tres a las 9:00 hrs.

4. Que en la fecha última señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del representante del segundo solicitante don Tomás Vidal Kunstmann, tal y como consta a fojas 7. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, debido a la ausencia del primer solicitante, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose la resolución correspondiente personalmente al segundo solicitante y por correo electrónico al primer solicitante.

5. Que a fojas 21, la primera solicitante, SANDRA PAMELA LEYTON CANALES, presenta alegaciones de mejor derecho, fundadas en que, con fecha 26.07.2002 se inició actividades con el giro Confección y Comercialización de muebles, agregando posteriormente productos de diseño. Agrega que con objeto de buscar estrategias de promoción y ventas se buscó un dominio punto cl que se relacione con los productos que se deseaba comercializar, siendo mueblesdelsur.cl el dominio que estaba libre, sin inscritos y sin solicitante que se ajustaba exactamente dada la ubicación geográfica del lugar, ya que estos productos se elaboran en Puerto Varas ( Décima Región) y se piensan comercializar en el norte del país. Añade la parte que, una vez entregado el dominio por parte de NIC Chile se comenzó a confeccionar un logo y una página web publicitaria para lo cual se solicitó los servicios profesionales de una empresa externa local dedicada a ello, y cuando llegaron los correos de NIC Chile con la oposición de los segundos solicitantes se informó a la empresa Servicios computacionales y Gráficos CAM S.A., que realizaba la página web que detuviera los trabajos, de manera que se le cancelan los trabajos hasta ahí realizados (avance de un 95%). Señala además que queda claro que nunca se buscó semejanza o relación alguna con el dominio inscrito Muebles Sur Ltda., e indica que dada la oposición del segundo solicitante es que está resuelta a buscar otro dominio relacionado al tema, pero sólo si se llega a acuerdo económico de cancelar el 100% de los gastos involucrados.

6. Que a fs. 27 el segundo solicitante, MUEBLES SUR LTDA., representada por el abogado Luis Fernando Ureta Icaza, interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, solicitando se acoja a tramitación, y en definitiva se resuelva asignar el nombre de dominio "mueblesdelsur.cl" a sus mandantes, con expresa condenación en costas de la contraria, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

 

ANTECEDENTES DE HECHO:

Comienza señalando que Muebles Sur fue creada en 1944 por un dinámico equipo de personas recién llegadas de Barcelona, España, en el cual se encontraba el gran arquitecto Germán Rodríguez Arias, seguidor de la Bauhaus. Señala que a partir de sus comienzos Muebles Sur no ha dejado de innovar, ya sea a través de los artículos producidos en su propia fábrica  o de aquellos que comercializa. Agrega que Muebles Sur tiene el prestigio de una marca de calidad  y buen diseño, destacando que en su producción nacional se ha creado un estilo propio. Asimismo en sus locales se comercializan productos importados, de manera que se ofrece la más variada y completa selección de muebles de país. Añade que a través de la marca Muebles Sur se ha exportado desde 1989 a diversos países, entre los que se cuentan USA, Japón, Alemania, Francia y España.  

Indica que la primera solicitante con fecha 21 de febrero de 2003 solicitó el otorgamiento del nombre de dominio "mueblesdelsur.cl" y que posteriormente, con fecha 05 de marzo de 2003, Muebles del Sur Ltda., solicitó a su vez, el nombre de dominio "mueblesdelsur.cl"

Destaca que tanto el nombre de su contraparte como el objeto de sus negocios no tienen relación alguna con la denominación "MUEBLES DEL SUR" o "MUEBLES SUR" para la cual solicitaron el nombre de dominio de la referencia. Señala que en cambio, su representada cuenta a la fecha con más de 15 registros marcarios, registrados en Chile., para su marca "MUEBLES SUR", dado que en nuestro país la marca "MUEBLES SUR" corresponde a una marca famosa y notoria en lo relativo al mercado de muebles y accesorios para e hogar y oficinas, singularizando 5 de dichos registros marcarios.

Prosigue en el mismo orden de cosas indicando que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotara de fama y prestigio a su marca en Chile.

Indica que si el nombre de dominio "mueblesdelsur.cl" se le adjudicara a la primera solicitante, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "mueblesdelsur.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo que se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión entre los usuarios de Internet, dada la evidente similitud ente "MUEBLES SUR" y "MUEBLES DEL SUR", donde la inclusión de la expresión "DEL" no agrega ningún elemento que permita diferenciar un nombre de dominio de otro. Señala que para el público consumidor, ya se al tratar de ingresar directamente a nombre de dominio de autos o a través de los diversos buscadores o metabuscadores que operan en Internet, será en la práctica imposible distinguir entre un dominio y otro. Señala que dada la notoriedad y fama del signo de sus mandantes, la relación "mueblessur.cl" y "mueblesdelsur.cl" será evidente y producirá errores y confusiones.

Finalmente, termina señalando que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido, señala su representada ha registrado los siguientes nombres de dominio, correspondientes tanto a extensiones mundiales como locales, y que son de fecha anterior a la solicitud presentada por el demandado:

-            www.mueblessur.cl, creado con fecha 14 de octubre de 2002.

-            www.surdiseno.cl, creado con fecha 19 de octubre de 2002.

-            www.mueblesur.biz creado con fecha 7 de noviembre de 2001.

 

B. ANTECEDENTES DE DERECHO:

El segundo solicitante efectúa una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, señalando que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores INTERNET, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una " dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido y se identifica dentro de esta red para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc.

Señala el segundo solicitante que el concepto de nombre de dominio, lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Coca Cola, Nike y Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa, ya que de lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

Prosigue especificando cuáles son los criterios aplicables en los conflictos de asignación de nombres de dominio, señalando al respecto:

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con tos nombres de dominio

Indica que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el "mundo real" sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el derecho comparado, y en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, toda vez que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de lo anterior, prosigue, la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

El segundo solicitante continua su presentación señalando que cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Añade que dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, ya que, en efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Agrega que ICANN es la entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

Concluye afirmando que si se asignara en estos autos el nombre de dominio a su contraparte se estaría produciendo una dilución de la afamada marca "MUEBLES SUR" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "mueblesdelsur.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el país y se encontraran con cualquier otra información, sobre todo teniendo en cuenta que su mandante tiene dominios para su marca en extensiones .cl y .biz. El segundo solicitante cita como jurisprudencia al respecto la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001 respecto al nombre de dominio "kiwi.cl", la que señala que "Sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior."

En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido

Señala el segundo solicitante que esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Criterio que obliga a concluir que sus mandantes tienen el mejor derecho sobre el nombre de dominio "mueblesdelsur.cl", debido a que éstos le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "MUEBLES SUR", como se ha demostrado en este libelo, atendido la publicidad que se ha hecho tanto mediante afiches, páginas web, facturas, entrevistas anuncios en la prensa escrita.

Finaliza en esta parte, señalando que corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "mueblesdelsur.cl" a su representado.

C) Criterio del Mejor Derecho y Buena Fe

Indica que su representada se opuso a la solicitud de "mueblesdelsur.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión "MUEBLES SUR".

Destaca que la marca MUEBLES SUR es una marca CREADA, DESARROLLADA y PUBLICITADA por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

Al respecto, agrega que no existe ningún registro marcario para la expresión "MUEBLES DEL SUR" o "MUEBLES SUR", a nombre del demandado. Lo anterior reviste vital importancia ya que al momento de trabarse la litis el demandado no tenía ningún derecho sobre la expresión MUEBLES SUR, por lo tanto el mejor derecho lo detenta mi representada.

Finalizada la presentación en lo relativo  a los antecedentes de hecho y de derecho que fundan su petición, continúa el segundo solicitante abocándose al estudio y examen de los registros marcarios que las partes de autos pueden invocar en su favor, con el objeto de determinar si el nombre de dominio "mueblesdelsur.cl" debe ser asignado a su representada, o bien al demandado de autos, Sandra Pamela Leyton Canales.

Señala que Muebles Sur Ltda., es titular de una serie de registros marcarios en Chile para el signo "MUEBLES SUR", señalados anteriormente en la exposición de antecedentes de hecho. Por otra parte, el demandado de autos no es titular de ningún registro marcario para el signo "MUEBLES DEL SUR" o "MUEBLES SUR", afirmando que en dichas circunstancias, resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio "mueblesdelsur.cl" corresponde a su representada, con el mérito de la titularidad para la marca "MUEBLES SUR" antes referida.

Concluye señalando que a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "MUEBLES SUR" tanto en Chile como en otros países del mundo y el evidente riesgo de confusión que se producirá entre "mueblessur.cl" y "mueblesdelsur.cl", considera que es su representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos. Hace presente que su representado es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "MUEBLES SUR" en el mercado nacional e internacional por medio de los productos comercializados bajo dicha denominación.

Señala que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el derecho prioritario de sus mandantes sobre el signo en disputa.

Finalmente, reiterara que aún prescindiendo de las consideraciones relativas a una eventual infracción marcaria descritas, la sola aplicación de los criterios de resolución de conflicto reflejados en la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio de ICANN y reflejada en los artículos 20 21 y 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio en .cl debe concluirse que es su representada Muebles Sur Ltda. la llamada a la titularidad del dominio "mueblesdelsur.cl".

7.-Que a fs. 105 se tienen por interpuestas las alegaciones de mejor derecho de parte del primer y segundo solicitante. Se da traslado de ellas y se tienen por acompañados los documentos, ordenándose que se agreguen a los autos.

8.- Que a fs. 106 se citó a las partes a oír sentencia.

9.- Que a fs. 107 se fijan los honorarios arbitrales definitivos.

 

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme consta en autos, con fecha 21 de febrero de 2003, siendo las 22:44:49 GMT, Sandra Pamela Leyton Canales, formuló solicitud de inscripción de nombre de dominio mueblesdelsur.cl constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 5 de marzo de ese mismo año, siendo las 16:06:48 GMT, Muebles Sur Ltda.. formuló la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio, constituyéndose de esta manera en el segundo solicitante. Respecto de este punto no existe controversia entre las partes.

SEGUNDO: Que siendo Sandra Pamela Leyton Canales el primer solicitante, le corresponde -siguiendo los parámetros doctrinarios y los establecidos en la tanto en la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"),como en el Reglamento de Nic Chile- al segundo solicitante acreditar alguna de las siguientes circunstancias: Que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca sobre la cual el demandante tiene derechos; que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio o que el demandante tiene un mejor derecho sobre éste; ó, finalmente que el nombre de dominio ha sido registrado y/o usado de mala fe por el primer solicitante.

TERCERO: Que el debate suscitado en la etapa de discusión de estos autos gira en torno a dos derroteros, el primero de ellos se refiere al ámbito marcario y el segundo, al mejor derecho que le correspondería a las partes sobre el nombre de dominio mueblesdelsur.cl, constituyéndose éstos en los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

CUARTO: Que respecto al ámbito marcario, se encuentra acreditado en autos que el segundo solicitante es titular de diversos registros marcarios de las marcas "Sur", "Muebles Sur" y "Muebles Sur Contract" en varias clases, todos anteriores a la fecha de las solicitudes materia de estos autos.

QUINTO:Que, la marca "Muebles Sur" goza de un posicionamiento en el mercado nacional, como se desprende tanto de los documentos acompañados por la segunda solicitante en autos como del conocimiento personal del árbitro.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la segunda solicitante tiene registrado -también con anterioridad a la solicitud materia de autos- el nombre de dominio "mueblessur.cl", el que, como consta a este árbitro, se encuentra actualmente en uso, no siendo ese el caso de "mueblesdelsur.cl", ya que como ha constatado este árbitro, este dominio a esta fecha aún no ha sido activado.

SEPTIMO:Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio mueblesdelsur.cl, es preciso señalar -en primer lugar- que, si bien la primera solicitante hizo hincapié en que dicho dominio estaba libre al momento de solicitarlo, no acreditó que se haya utilizado la expresión "muebles del sur" en la realización de actividad alguna.  Más aún, en su presentación, la primera solicitante manifiesta su resolución de buscar otro dominio relacionado al tema, condicionando lo anterior a que se le reintegraran los gastos involucrados, sin hacer mención alguna a un mejor derecho respecto al nombre de dominio de autos.

OCTAVO:. Que en relación a lo expuesto en el párrafo anterior, la primera solicitante acompañó facturas extendidas a su nombre por la Universidad de Chile, con motivo de la inscripción del nombre de dominio materia de autos, y por la empresa Servicios Computacionales y Gráficos CAM S.A., por el desarrollo de una página web publicitaria y un logo para papelería corporativa. Sin embargo, cabe señalar que en esta última factura no consta de ningún modo la identidad del logo o signo de los productos a desarrollar.

NUEVE: Que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, la similitud entre los nombres de dominio "mueblessur.cl" y "mueblesdelsur.cl" puede ocasionar errores en dicha comunicación, toda vez que ambos nombres sólo se diferencian en el uso de la conjunción "del" entre los sustantivos "muebles" y "sur", siendo, por tanto, confusamente similares.

Con lo considerado, y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "mueblesdelsur.cl" al segundo solicitante, "Muebles del Sur Limitada", ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a NIC Chile para su ejecución.

 

 

Resolvió: Alejandra Moya Bruzzone, Arbitro arbitrador.

 

Autorizó: Paula Jervis Ortiz, Actuaria.

 

Actúan como testigos los abogados

 

Rodrigo Moya García	Alberto Cerda Silva
RUT:  12.852.228-K	RUT: 12.472.069-9