Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "naturista.cl"

JUICIO ARBITRAL

"JEAN PIERRE FOUERE BONETT con SOCIEDAD RESTAURANT Y SALON DE TE EL NATURISTA LTDA.

 

Santiago, a 13 de Junio de 2003.

 

MAT: Asignación de nombre de dominio "naturista.cl".

 

Antecedentes:

 

1)                  El día 13 de Agosto de 2001 se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF01021 denominada "Arbitraje dominio "NATURISTA.CL", con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio "NATURISTA.cl" presentadas por 1) don JEAN PIERRE FOUERE BONETT; y 2)  SOCIEDAD RESTAURANT Y SALON DE TE EL NATURISTA LTDA.

 

2)                  Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

 

3)                  El día 27 de Septiembre de 2001 se verificó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de SOCIEDAD RESTAURANT Y SALON DE TE EL NATURISTA LTDA., apoderada con poder suficiente; y de doña Pilar Sánchez Galleguillos, en representación de don JEAN PIERRE FOUERE BONETT, apoderada con poder suficiente. La conciliación no se llevó a efecto y se fijó el procedimiento a seguir.

 

4)                  Con fecha 26 de Octubre de 2001 cada parte presentó su respectiva demanda y con fecha 22 de Julio de 2002 cada parte fue notificada de la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por la contraparte, concediéndose traslado por el término de 20 días hábiles.

 

5)                  Con fecha 25 de Julio de 2002 SOCIEDAD RESTAURANT Y SALON DE TE EL NATURISTA LTDA. contestó la demanda presentada por la contraparte y acompañó documentos.

 

6)                  Con fecha 20 de Agosto de 2002, don JEAN PIERRE FOUERE BONETT contestó la demanda de la contraparte, acompañó y observó documentos.

 

7)                  Con fecha 24 de Octubre de 2002se citó a las partes a oír sentencia.

 

Peticiones y Fundamentos de las partes:

 

1.                  Don JEAN PIERRE FOUERE BONETT, en su escrito de demanda, expone como fundamentos los siguientes: a) Se trata de un término genérico y natural, b) Se piensa desarrollar una página web dedicada a lo natural, c) Se piensa representar productos naturales, producidos por Nutrilife, d) Se pidió primero el nombre de dominio.

 

2.                  SOCIEDAD RESTAURANT Y SALON DE TE EL NATURISTA LTDA., en su escrito de demanda, exponde como fundamentos los siguientes: a) El restaurant El Naturista existe desde 1927, b) Posee la marca EL NATURISTA en la clase 42, c) ha invertido importantes recursos en el posicionamiento del nombre, d) Posee el nombre de dominio elnaturista.cl.

 

3.                  Al evacuar el traslado, don JEAN PIERRE FOUERE BONETT señala que: a) Reitera los argumentos contenidos en la demanda, b) Debe regir el principio "first come first served", c) El registro de la contraparte sólo abarca una clase, d) La marca registrada por la contraparte incluye el artículo "EL", e) el nombre de dominio elnaturista es posterior al dominio en disputa, f) Se ha obrado de buena fe, g) El restaurant de la contraparte es conocido, pero no famoso, h) No se produce engaño entre la marca de la contraparte y el nombre de dominio pedido.

 

4.                  Al evacuar el traslado, SOCIEDAD RESTAURANT Y SALON DE TE EL NATURISTA LTDA. argumenta que: a) El uso que la contraparte hace de la página web naturista.cl le causa perjuicio, ya que sólo promociona a restaurantes competidores, b) La contraparte pudo haber elegido otros nombres para su proyecto y no éste que cuenta con registro marcario, c) No se ha probado la relación de la contraparte con Nutrilife.

 

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

 

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

 

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

 

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (don JEAN PIERRE FOUERE BONETT), que solicitó primero el nombre de dominio "NATURISTA.cl", y un segundo solicitante (SOCIEDAD RESTAURANT Y SALON DE TE EL NATURISTA LTDA.), que solicitó el mismo nombre con posterioridad, pero que alega tener un mejor derecho sobre el nombre.

 

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.

 

Sin entrar a considerar si la marca registrada NATURISTA es notoria o no, este árbitro ha constatado que en la página web naturista.cl don JEAN PIERRE FOUERE BONETT distingue un portal de negocios donde promociona numerosos restaurantes de la clase 42, competidores de la contraparte, a los cuales se accede a través del nombre naturista.cl., lo que entra en directo conflicto con los derechos de propiedad intelectual del segundo solicitante, titular de la marca registrada EL NATURISTA en la misma clase 42.

 

Ambas partes pretenden usar en el comercio el término NATURISTA como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP. La única diferencia entre el signo distintivo NATURISTA de una parte y el de la otra es que en un caso tal signo se encuentra respaldado por la existencia de una marca registrada y en el otro caso no.

 

En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada previamente, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo hayan estado usando simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca EL NATURISTA ha sido previo a la presentación de la solicitud del nombre de dominio en disputa.

 

Es innegable el carácter de signo distintivo que cumple el nombre de dominio naturista.cl, ya que si no cumpliera tal función, bastaría con usarse como "url" el número IP del servidor al cual apunta ese nombre de dominio. Sin embargo, es sabido que los números IP no son útiles desde un punto de vista comercial, ya que su recordación por parte del usuario es cercana a cero.

 

No es aceptable que al momento de ingresarse a la página naturista.cl se vaya a dar a numerosos restaurantes de comida sana de la clase 42, salvo al restaurant EL NATURISTA, por lo que corresponde reestablecer la correcta identificación de los restaurantes de comida sana y redireccionar el nombre de dominio naturista.cl hacia el restaurant EL NATURISTA.

 

Decisión del Asunto Controvertido:

 

• No le asiste un "mejor derecho" al primer solicitante por el solo hecho de haber presentado la solicitud del nombre de dominio "naturista.cl" en primer lugar -pero posterior al registro de la marca NATURISTA del segundo solicitante-, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.
• Sí le asiste un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre NATURISTA, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior.
• Acéptase a registro la solicitud presentada en segundo lugar para el nombre de dominio "NATURISTA.cl", por SOCIEDAD RESTAURANT Y SALON DE TE EL NATURISTA LTDA., y asígnase a ésta el nombre de dominio pedido.
• Recházase la solicitud presentada por el primer solicitante, don JEAN PIERRE FOUERE BONETT.
• Cada parte pagará sus costas.

 

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Luis Felipe Claro Swinburn.