Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "ninewest.cl"

JUICIO ARBITRAL

“ANDRES MORALES BLASCHKOWSKY vs. FORUS S.A.”

Santiago, a 9 de Mayo de 2002.

MAT: Asignación de nombre de dominio “ninewest.cl”.

Antecedentes:

Se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio nic330/2000 denominada “Arbitraje dominio NINEWEST.CL”, con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio “ninewest.cl” presentadas por: 1) don ANDRES MORALES BLASCHKOWSKY, RUT 7.717.771-K, con fecha 10 de Febrero de 2000; y 2) FORUS S.A., RUT 86.963.200-7, con fecha 8 de Marzo de 2000.

Con fecha 13 de Septiembre de 2000 se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

El día 2 de Octubre de 2000 se verificó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de doña Paula Alejandra Henríquez Míguez, en representación de don ANDRES MORALES BLASCHKOWSKY, apoderada con poder suficiente; y de don Nicolás Robeson Serrano, en representación de FORUS S.A., según poder que se ofreció acompañar y que se acompañó efectivamente con fecha 13 de Octubre de 2000, ocasión en que se ratificó lo obrado en autos. La conciliación no se produjo y se fijó procedimiento.

Con fecha 31 de Octubre de 2001 don ANDRES MORALES BLASCHKOWSKY presentó su demanda y con la misma fecha FORUS S.A. presentó la suya.

Con fecha 11 de Diciembre de 2000 FORUS S.A. acompañó antecedentes adicionales a los acompañados originalmente con fecha 31 de Octubre de 2000.

Con fecha 29 de Octubre de 2001 FORUS S.A. hizo presente que su calidad de interesado en el juicio constaba del contrato acompañado con fecha 11 de Diciembre de 2000.

De acuerdo al procedimiento fijado, la causa quedó en estado de ser fallada al momento de recibirse las presentaciones indicadas en el punto 4) anterior. A tal efecto, con fecha 9 de Mayo de 2002 se citó a las partes a oír sentencia.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

En su escrito de demanda don ANDRES MORALES BLASCHKOWSKY expone como fundamentos los siguientes: a) Había pensado darle un uso legítimo al nombre; b) Tiene en proyecto una página web y proyectos en Internet que no tienen que ver con el rubro zapatos; c) Se actuó de buena fe, de acuerdo al Reglamento de Nic Chile y no se ha pretendido confundir al público.

En su escrito de demanda FORUS S.A. expone como fundamentos los siguientes: a) Se ha actuado como agente oficioso y licenciatario de Nine West Group, Inc.; b) No se ha podido ceder aún la solicitud a Nine West Group, Inc. por una limitación técnica del sistema de registro de Nic Chile; c) Nine West Group, Inc. es una empresa líder a nivel mundial en el rubro zapatos y otros productos femeninos; d) Nine West Group, Inc. tiene registrada la marca NINE WEST en Chile y en el extranjero; e) El nombre de dominio pedido por la contraparte causará confusión y ha sido pedido de mala fe. Acompaña documentación fundante, que se da por reproducida.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (don ANDRES MORALES BLASCHKOWSKY), que solicitó primero el nombre de dominio “ninewest.cl”, y un segundo solicitante (FORUS S.A.), que solicitó el mismo nombre con posterioridad, actuando como agente oficioso y licenciatario de Nine West Group, Inc., que alega tener un mejor derecho sobre el nombre por las razones expuestas anteriormente.

Como aspecto fundamental en temas de Internet, cabe hacer presente que la regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.

Por la documentación aportada por FORUS S.A. y por el conocimiento que este árbitro tiene del término NINEWEST, éste constituye una expresión notoria a nivel mundial y nacional en la clase 25 y se encuentra registrado a nombre de Nine West Group, Inc. en dicha clase. Pretender registrarlo con fines comerciales, en cualquier rubro, constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o licencia concedida por Nine West Group, Inc.

Ambas partes pretenden usar el término NINEWEST como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP en relación con productos de la clase 25.

En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que muestra el sustento de una marca o licencia de marca comercial, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

En el presente caso, sólo una parte exhibe marca o licencia de marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales.

Decisión del Asunto Controvertido:

No le asistiría un “mejor derecho” al primer solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

Sí le asistiría un “mejor derecho” al segundo solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

Acéptase a registro la solicitud presentada en segundo lugar para el nombre de dominio “ninewest.cl”, por FORUS S.A., y asígnase a éste el nombre de dominio pedido. Recházase la solicitud presentada por el primer solicitante, don ANDRES MORALES BLASCHKOWSKY. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.