Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "nitro.cl"

En Santiago de Chile, a dieciocho de octubre de dos mil cuatro, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio nitro.cl, suscitado entreTRAVELLER S.A., representada por Juan Enrique Puga y Cía Ltda., RUT: 77.684.340-7, y ALPHARMA INC. REP SARGENT & KRAHN, RUT: 79.713.300-0, ya individualizados en autos, se resuelve:

VISTOS:

1.- Que con fecha 16 de marzo del año 2004 se recibió de NIC Chile el Oficio N° OF03569, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio nitro.cl.

2.- Que a fs. 4, por resolución de fecha 01 de abril del año 2004, se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día miércoles 14 de abril del año 2004 a las 08:30 horas, en Bandera N° 341, oficina N° 757, Santiago, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 5.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del apoderado de la segundo solicitante ALPHARMA INC., don Eduardo Lobos Vajavic, quien acompaña escrito de patrocinio y poder, delega poder y acompaña documentos, que el tribunal provee, a lo principal y primer otrosí; téngase presente y al segundo otrosí, téngase por acompañados, agréguense a los autos, tal y como consta a fs. 06. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes por la no concurrencia de una de ellas, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose la resolución correspondiente personalmente al segundo solicitante y por correo electrónico al primer solicitante.

4.- Que a fs. 51, el abogado Luis Fernando Ureta Icaza, presenta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, solicitando se le asigne el nombre de dominio en disputa a la solicitante, ALPHARMA INC. con expresa condenación en costas de la contraria, siendo apercibido por el tribunal a fs. 58 para acreditar la personería o representación del segundo solicitante con que comparece en autos dentro de tercero día, dándose cumplimiento a lo ordenado a fs. 59 de autos, acompañando escrito en que asume patrocinio y poder, delega poder y acompaña documentos, y consecuentemente, a fs. 75 el tribunal tiene por cumplido lo ordenado a fs. 58, proveyendo el escrito presentado por el segundo solicitante a fs. 60, teniendo presente el patrocinio y poder de don Jorge Caro Cordero, y la delegación de tal poder a don Luis Fernando Ureta Icaza, teniendo, asimismo, por acompañados los documentos que acreditan los patrocinios y poderes referidos y que rolan de fs. 61 a 74. Asimismo, se provee la presentación de fs. 51, teniéndose por presentadas alegaciones de mejor derecho de parte del segundo solicitante, y dándose traslado de éstas al primer solicitante, no habiendo éste evacuado ninguna de dichas diligencias.

5.- Que a fs. 56 el segundo solicitante acompaña a los autos comprobante de depósito bancario de de los honorarios provisionales del árbitro, el cual se tiene por agregado a los autos a fs. 57.

6.- Que la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, se funda en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho invocados por su representante:

A)                LOS HECHOS:

Señala que su representada es una compañía farmacéutica especializada en la producción de productos para seres humanos y animales, que produce diversos productos desde hace más de 100 años y que en la actualidad se encuentra presente en más de 60 países, entre ellos, en Chile.

A continuación indica que dentro de la gama de productos que su mandante produce y ofrece en la actualidad, se encuentra el producto 3-NITRO, que corresponde a un preparado para aumentar el alimento y mejorar el crecimiento de pollos, pavos y cerdos y que adicionalmente mejora la acción de ciertos antibióticos y refuerza la pigmentación de los pollos.

Señala que en el caso de autos, con fecha 15 de diciembre de 2003, el demandado Traveller S.A., solicitó el otorgamiento del nombre de dominio "nitro.cl" y que posteriormente con fecha 05 de enero de 2004, su representada, solicitó, a su vez, el nombre de dominio "nitro.cl".

Destaca que tanto la razón social de su contraparte como el objeto de sus negocios no tiene relación alguna con la denominación "NITRO", para la cual solicitaron el nombre de dominio de la referencia. En cambio, señala, su representada cuenta a la fecha con un registro marcario, registrado en Chile, para su marca "3-NITRO", que se corresponde al registro marcario N° 517.512 "3-NITRO", para distinguir "Productos y granos agrícolas y forestales (no incluidos en otras clases), Animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta, con exclusión de variedades vegetales", registro solicitado con fecha 24 de julio de 1998.

A lo anterior, agrega que la marca "3-NITRO" se encuentra registrada en la mayoría de los países del mundo, contando con la debida protección marcaria. Prosigue indicando que su representada ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en Chile y en le extranjero y que prueba lo anterior, los registros marcarios, información sobre el producto, además de publicaciones que se acompañan y que no admiten debate alguno, y que dan cuenta del uso y fama de la marca "NITRO".

Agrega que si el nombre de dominio "nitro.cl" se le adjudicara a Traveller S.A., sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "nitro.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, indica que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En ese sentido indica que su representado, ha registrado los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones mundiales como locales y que son de fecha anterior a la solicitud presentada por el demandado: www.alpharma.cl, www.alpharma.com, www.alpharma.org y www.alpharma.com.au.

 

 B)       EL DERECHO

1. Como primer argumento o antecedente de derecho el representante del segundo solicitante efectúa una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, respecto a este punto señala que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica de esa red, para de esta forma, poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece talas como: páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc. Indica que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa, de lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

2. Como segundo argumento o antecedente de derecho el representante del segundo solicitante se refiere a los criterios aplicables a los conflictos por asignación de nombres de dominio.

Respecto del criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, indica que en el derecho comparado, y en los últimos años en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales y que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

En razón de lo anterior, sostiene que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Agrega que la UDRP reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Indica que en el título preliminar de dicha normativa se señala que: se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

Indica que dicho criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

Agrega que si en el caso de autos se asignara el nombre de dominio en disputa a su contraparte, se estaría produciendo una dilución de la afamada marca"3-NITRO" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearen ingresa al nombre de domino "nitro.cl", con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el mundo ya que se encontrarán con cualquier otra información, sobre todo teniendo en cuenta que su mandante tiene dominios para su marca en extensiones .cl ,.com y .org, entre otras.

Reproduce asimismo un considerando de la sentencia de fecha 09 de julio de 2001, respecto al nombre de dominio "kiwi.cl", el que señala que "sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior".

Termina en este argumento, el representante del segundo solicitante, indicando que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

Como segundo criterio se refiere al de la notoriedad del signo pedido, indicando que esta teoría, postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Señala que es evidente, que este criterio, obliga a concluir que sus mandantes tienen el mejor derecho sobre el nombre de dominio "nitro.cl", debido a que su mandante es el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel internacional y nacional a la denominación "3-NITRO" lo que se demostraría con la publicidad que se ha hecho mediante afiches y páginas web, entre otros.

 

Por último, indica como tercer criterio el del mejor derecho y buena fe, indicando al respecto, que su representada se opuso a la solicitud de "nitro.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile y en el extranjero para la expresión "3-NITRO". Destaca que la marca "3-NITRO" es una marca creada, desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad, de manera, que si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet. Al respecto agrega que no existe ningún registro marcario para la expresión "NITRO", a nombre del demandado y que lo anterior reviste vital importancia ya que al momento de trabarse la litis, Traveller S.A., no tenía ningún derecho sobre la expresión NITRO y que, por lo tanto, el mejor derecho lo detenta su representada.

3. El tercer argumento o antecedente de derecho expuesto por el mandatario del segundo solicitante dice relación con la titularidad de los registros marcarios para el signo "NITRO", al respecto indica que su mandante es titular de una serie de registros marcarios en Chile y el mundo para el signo "3-NITRO" y que por otra parte, el demandado de autos no es tituar de ningún registro marcario para el signo "NITRO". En esas circunstancias, agrega, resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio "nitro.cl" le corresponde a su representada, con el mérito de la titularidad de la marca "3-NITRO".

Concluye su argumentación indicando que teniendo presentes todos los fundamentos expresados a lo largo de su presentación, es su representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio de disputa en autos, destacando que es su representada s quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "3-NITRO", en el mercado nacional e internacional, por medio de los productos comercializados bajo esa denominación.

Indica que existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el derecho prioritario de sus mandantes sobre el signo en disputa.

Agrega que la asignación del nombre de dominio en disputa a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables a la materia. Indica que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su representada.

Por último, señala que aún prescindiendo de las consideraciones relativas a una eventual infracción marcaria descritas, la sola aplicación de los criterios de resolución de conflictos reflejados en la UDRP y en los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento de Nombres de Dominio en cl., debe concluirse que es su representada la llamada a la titularidad del dominio "nitro.cl".

En el petitorio solicita que se tenga por presentada demanda en juicio arbitral en contra de Traveller S.A., acogerla a tramitación y en definitiva, resolver asignando el nombre de dominio "nitro.cl" a sus mandantes.

Como medios de prueba de sus alegaciones, esta parte acompaña, con citación:

A.-       Copia de los siguientes registros de nombres de dominio de fs. 22 a fs. 27

www.alpharma.cl,

www.alpharma.com,

www.alpharma.org y

www.alpharma.com.au.

B.-       Registro marcario N° 517.512 "3-NITRO", para distinguir "Productos y granos agrícolas y forestales (no incluidos en otras clases), Animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta, con exclusión de variedades vegetales", registro solicitado con fecha 24 de julio de 1998, de fs. 29 a 30.

C.- Material promocional y facturas del producto 3 Nitro, de fs. 31 a 50.

 

7.- Que a fs. 76 se citó a las partes a oír sentencia y se fijaron los honorarios definitivos.

8.- Que a fs. 77 se acompaña copia de boleta de depósito de los honorarios definitivos por parte del segundo solicitante, la que se tiene por acompañada y agregada a los autos a fs. 78 por el tribunal.

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos nos lleva a discurrir en torno a si la segunda solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio nitro.cl, disputado en estos autos, al punto que permita romper el principio "first come first served" que, como actualización tecnológica del viejo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure" inspira la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio en Internet.

SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios para el signo 3-NITRO, producto que se promociona a través de la página web signada con el nombre de dominio www.alpharma.cl, la cual está actualmente en operaciones y que es utilizado para identificar y promocionar dicho producto en la Red.

SEXTO: Que, sólo esta parte se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y antecedentes al mismo que llevan a concluir su derecho sobre el signo en disputa, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado. En efecto, el primer solicitante gozó de un plazo de 20 días hábiles para efectuar sus presentaciones, sin que las haya practicado, y oportunamente este tribunal dio traslado al primer solicitante de la presentación realizada por el segundo, no habiendo éste evacuado ninguna de dichas diligencias ni objetado los documentos acompañados en tiempo y forma por el segundo solicitante por lo que se tienen por reconocidos y válidos para todos los efectos del presente pleito.

SEPTIMO: Que la situación descrita en el considerando anterior ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radica el interés legítimo del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, así como que eventuales derechos o pretensiones podrían verse afectados por la asignación de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

OCTAVO:Que, estas consideraciones inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio nitro.cl, en disputa, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

NOVENO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que la primera solicitante haya inscrito el dominio en abuso de sus derechos o de mala fe, por lo que no podrá acogerse la petición del segundo solicitante en orden a condenar en costas al primer solicitante.

 

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "nitro.cl" al segundo solicitante ALPHARMA INC. REP SARGENT & KRAHN, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Alejandra Moya Bruzzone

Árbitro Arbitrador

 

 

 Firman como testigos de actuación los abogados:

 

 

 

Paula Jervis Ortiz,	Alberto Cerda Silva
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.472.069-9